周瑞瑞 张博

摘  要：专利法第二十二条第三款规定：授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性。创造性是发明被授予专利权的必要条件之一。文章从创造性的概念出发，对权利要求中技术方案的理解方式进行了全面的解读，同时，为了帮助判断，从发明构思、最接近现有技术的技术教导、其他现有技术的结合启示等多个方面分析了创造性判断过程中技术方案的整体把握原则。

关键词：发明专利;创造性;三步法;技术方案;整体把握

中图分类号：T-18          文献标志码：A 文章编号：2095-2945（2019）28-0012-03

Abstract： Article 22 （3） of the Patent Law stipulates that inventions and utility models for which patent rights are granted shall be novel， creative and practical. Creativity is one of the necessary conditions for invention to be patented. Starting from the concept of creativity， this paper makes a comprehensive interpretation of the understanding of the technical scheme in the claims， and at the same time， in order to help judge， this paper analyzes the overall grasp principles of the technical scheme in the process of creative judgment from many aspects， such as the invention conception， the technical teaching closest to the existing technology， the combination of other existing technologies and so on.

Keywords： invention patent; creativity; three-step method; technical scheme; overall grasp

1 概述

在发明专利的实质审查过程中，创造性判断是极其重要的一个环节。《审查指南》[1]定义创造性的概念为：发明的创造性，是指与现有技術相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。发明的突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的;可见，非显而易见性的判断是创造性判断中的重要环节。

在采用“三步法”进行创造性判断时，第三步为“判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见”，与前两步相比，第三步是影响审查结论的关键，也是最容易受主观因素影响的部分[2]。为了准确的得出是否具有非显而易见性的结论，在实际审查过程中，应当在精确把握本申请和现有技术的技术方案的基础上，尽量真实准确地确定现有技术与发明之间的区别，只有以此为基础，才能够找到申请人真正的贡献点，并使得其智慧贡献得到专利权的保护。

2 技术方案的整体把握

确定最接近的现有技术之前，要准确理解和正确把握发明申请的技术方案，以此为基础，才能够理清申请人的技术基础和改进路径，从根本上还原申请的发明过程。

在实际审查过程中，技术方案的理解要始终贯穿“整体把握”的概念。一方面，要基于整体来考量发明构思，只有通过多角度全方位的了解进行整体考量，确定申请人的发明路径，才能正确理解申请人的意图。另外，在技术方案的理解过程中，也不应脱离技术方案对其中某一技术特征或技术手段进行单独考量，应考虑该技术特征在整体技术方案中所起的作用及其与其他特征之间的关系，综合判断它在发明的整体技术方案中所起的作用，整体上考虑申请所解决的技术问题、做出的智慧贡献。

再具体到本申请及现有技术（包括最接近现有技术和其他现有技术）的技术方案的整体把握，首先，要判断最接近的现有技术整体上是否客观存在与本申请同样的技术缺陷， 如果存在，则最接近现有技术具有合理的改进动机，如果不存在，甚至最接近现有技术明示其不能解决本申请相对于最接近现有技术所实际要解决的技术问题，则存在相反技术教导使得本领域技术人员不会将最接近现有技术朝向本申请的方向进行改进;其次，要判断其他现有技术判断最接近的现有技术之外的其他现有技术是否给出了克服最接近现有技术的技术缺陷的技术启示，这需要从区别技术特征在其他对比文件整体上的可分割性、其他现有技术和本申请的相关性、其他现有技术与最接近的现有技术的结合难度等各方面进行考量，而不能仅仅以“是否披露了与本发明的区别技术特征相同或非常相近的技术手段”作为判断标准。

3 案例分析

以下将结合两个实际案例来进一步分析如何进行技术方案的整体把握从而确定发明是否显而易见。

3.1 最接近现有技术的整体把握

在技术启示的判断过程中，要始终秉承“整体判断”的原则，确定现有技术整体上是否给出将区别技术特征应用于最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示。

首先，要判断最接近的现有技术是否有合理的改进动机，即整体上是否客观存在与本申请同样的技术缺陷。

（1）具有改进动机

【案例1】一种文件过滤驱动的USB存储设备的限制方法

本申请解决的技术问题为：现有技术中，常通过使用固体胶对USB接口进行封堵或拆除计算机的USB接口的方式实现避免USB存储设备对涉密主机的非法访问，在安全性和便利性方面得不到灵活发挥。

该申请的发明点为：借助文件过滤驱动模块来给予USB存储设备不同的使用权限，具有较强的通用性、灵活性和可操作性，安全且可靠。

权利要求1的内容为：

1.一种文件过滤驱动的USB存储设备的限制方法，其特征在于，包括以下步骤：

S01：对策略配置进行保存，当计算机上插入USB存储设备时，检测到当前挂载的USB存储设备的序列号;

S02：获取保存的策略配置信息;

S03：根据该策略配置判断该USB存储设备序列号是否合法使用，并给以该USB存储设备使用权限。

最接近的现有技术（对比文件1）公开了一种对即插即用存储设备进行读写访问控制的方法，通过文件过滤驱动设置策略配置并保存，当外围存储设备插入计算机时，根据策略配置判断读写访问是否允许，并在允许时给予相应的外围存储设备使用权限。

其他现有技术（对比文件2）公开了一种USB存储外设的管控方法，在接入USB存储外设时，获取USB存储外设的产品序列号，认证模块根据序列号获取USB外设的访问权限信息，并根据访问权限信息对USB存储外设进行控制。

对一项现有技术进行改进，首先需要有合理的改进动机，即判断最接近的现有技术是否存在与本申请实际要解决的技术问题同样的技术缺陷，如果没有，则本领域技术人员就不会产生对其进行相应改进的动机，进而也就不会在最接近现有技术的基础上与其他对比文件进行结合。本申请中，根据USB存储设备的序列号进行权限设置能够将不同的USB设备的权限区分开来，满足不同设备具有不同访问权限的细粒度的管控需求，因此区别技术特征在本申请中实际解决的技术问题为：实现设备级的管控粒度;对比文件1作为最接近的现有技术，其也是通过文件过滤驱动实现了对USB存储外设的管控，且通过配置策略保证了管控的灵活性，由于对比文件1中没有对配置策略作具体的下位限定，因此其管控粒度是宽泛的，客观上也存在着管控粒度不够细的缺陷，无法对每个USB存储设备进行针对性的访问管控。即，最接近的现有技术整体上存在与本申请同样的技术缺陷，存在合理的改进动机。

（2）相反技术教导

如果最接近的现有技术不存在合理的改进动机，甚至给出了相对于申请文件的反向教导，该反向启示或反向教导会阻碍本领域技术人员将现有技术与最接近现有技术相结合，则不能由此否定要保护的发明的“非显而易见性”。

【案例2】一种远程下载方法

本申请所解决的技术问题为：避免用户终端和远端设备之间的数据拷贝。

该申请的发明点为：用户终端将下载链接通过云端传送给远端设备，远端设备根据下载链接进行下载。

权利要求1的内容为：

1.一种远程下载方法，其特征在于，包括：

用户端设备A将下载链接保存在云端，下载链接以远端设备B的设备標识为索引。

远端设备B定期在云端查询下载链接，获取其设备标识对应的下载链接，并执行相应的下载任务。

所述远端设备包括PC、路由器、手机、平板电脑。

对比文件1涉及一种文件下载方法，针对用户通过PC进行文件下载时，即使不作任何操作也必须处于运行状态造成功耗过高这一现象，提出了一种网络下载方法，用户端设备A需要下载某一文件时，将下载链接保存在云端对应的低功耗下载终端的任务列表中;低功耗下载终端定期获取任务列表，根据下载链接执行相应的下载任务，下载完成后将文件拷贝到用户端设备。

一种观点认为，从结构特征上看，对比文件1公开了涉案申请的大部分技术特征：用户端设备A将下载链接保存在云端，下载链接以远端设备B的设备标识为索引;远端设备B定期在云端查询下载链接，获取其设备标识对应的下载链接，并执行相应的下载任务;虽然对比文件1中下载终端和本申请中不同，但指定相应类型的设备作为下载终端也是本领域公知常识（即现有技术中不存在反向启示），因此可以得出涉案申请相对于本领域的技术人员来说是显而易见的结论。这种观点在审查实践中经常见到，具有一定的代表性。

本文观点认为，在判断现有技术是否存在反向教导时，可将“现有技术明示其不能解决本申请相对于最接近现有技术所实际要解决的技术问题”作为判断标准。

从技术启示来说，对比文件1整体上解决的技术问题是节省下载时的能耗，为满足节省能耗的要求，设备B的类型必须为低功耗设备;此时，从对比文件的发明目的来看，对比文件给出了设备B不能是高功耗设备的启示，且由于低功耗设备B是代替高功耗设备A进行下载的，其下载完成后仍需将文件拷贝至设备A，因此其不可能解决本申请实际要解决的“避免设备间拷贝”的技术问题，对比文件1整体上属于相对于本申请的反向教导，该反向教导给出了与本申请实际解决的技术问题相反的指引，按照该指引，本领域技术人员无法获得本申请的技术方案，此时，从对比文件1和发明实际解决的技术问题出发，本申请对本领域的技术人员来说是非显而易见的。

反观第一种观点，其忽略了发明构思的整体考量以及区别技术特征在对比文件中的可分割性;关于涉案申请的发明构思，其技术问题是避免用户端设备A和远端设备B之间进行数据拷贝，因此，不应当将本申请的发明构思单独考量为所采用的技术手段“设备A提供链接供设备B进行下载”，而要兼顾本申请所解决的技术问题“避免设备间的数据拷贝”，进而整体考量出完整的发明构思：当设备A需要将文件保存到远端设备时，由设备A提供链接供设备B下载以避免数据拷贝。如果对比文件1中仅仅是公开一种远程下载的方法，未提及所下载的文件为高功耗设备所需要的，也未明示低功耗设备是代替高功耗设备进行下载的，则可以认为对比文件1客观上也解决了本申请所要解决实现远程下载的技术问题，区别技术特征仅仅是远程设备类型的不同，此时区别技术特征在对比文件1的整体方案中就是可分割的，换做是其他类型的设备也能够实现远程下载;正是由于对比文件1中明确了其技术问题是“节省功耗”，且整体上要求“低功耗设备下载完成后将文件拷贝至高功耗设备”才能实现完整的方案，因此，“远程设备为低功耗设备”和“低功耗设备下载完成后将文件拷贝至高功耗设备”在对比文件1的方案中是相互配合的，必须作为一个整体进行技术启示的判断，而不能将其分割出来。

3.2 其他现有技术的整体把握

当最接近的现有技术客观上也存在着和本申请同样的技术问题时，还要从整体上判断最接近的现有技术之外的其他现有技术是否给出了克服最接近现有技术的技术缺陷的技术启示。

一方面，要判断区别技术特征在对比文件中整体上的可分割性;如果对于对比文件的发明目的而言，相应的特征必须和其他技术特征相互配合才能解决技术问题，或者由于其他技术特征的存在，导致该部分特征在对比文件中无法起到和本申请相同的作用，则必须将该部分特征及其密切相关的特征作为一个整体进行技术启示的判断。以下仍以案例1为例：

案例1中，本申请相较于对比文件1的区别技术特征为：获取当前挂载的USB存储设备的序列号并根据序列号判断是否为合法使用;该部分特征在对比文件2的整体技术方案中作为管控规则而存在，不同的管控规则用于实现不同的管控效果，对于对比文件2的发明目的而言，管控规则可从其整体技术方案中单独分割出来作为独立的技术手段而存在，用于实现不同级别的管控粒度，因此区别技术特征在对比文件2整体上是可分割的，可将该部分特征分割出来进行技术启示的判断。

另外，还要判断所使用的对比文件的技术领域和本申请技术领域整体上的相关性，如果对比文件和本申请不属于相同或相近的技术领域，例如，针对的背景技术不同、应用领域不同或分属于不同的技术分支，则由于技术方案在不同领域间可能有不同的技术原理，跨领域的运用通常需要克服许多技术上的困难，因此本领域技术人员可能不会想到从中获得启示;案例1中，对比文件2和本申请同属于USB存储设备管控的技术领域，均为了实现主机对USB存储外设的管控，从管控策略来说，都是通过设备序列号和权限对应设置的方式实现设备级的灵活管控，技术原理类似，因此对比文件2整体上和本申请的技术相关性较强。

此外，还要考虑其他现有技术和最接近的现有技术的结合难度，如果其他现有技术和最接近的现有技术在技术领域上的跨度较大、或在最接近现有技术的现有框架上实现起来技术难度较大，则通常认为不存在结合启示;案例1中，对比文件2公开了“在进行USB外设管控时，根据USB外设的序列号设置对应的访问权限，在USB外设接入计算机时，获取USB外设的序列号进行访问控制”，该部分特征和区别技术特征在本申请中所解决的技术问题相同，均用于实现对USB外设的灵活管控，满足设备级别的管控需求，且对比文件2和对比文件1同属于USB外设访问管控的技术领域;在对比文件1的管控框架中，配置策略作为管控规则而存在，用以定义访问控制的具体规则，而本领域技术人员可知，管控规则是可以根据控制需求进行相应的设置，将对比文件2中的管控规则应用到对比文件1的管控框架中也不存在较大的技术难度。

因此，本领域技术人员能够从对比文件2中获得技术启示，对对比文件1进行改进，以实现设备级的灵活管控。

通过以上案例分析可以看出来，在非显而易见性的判断过程中，技术方案的整体把握是一个贯穿始终的前提。无论是最接近现有技术的确定、区别技术特征及其实际解决的技术问题，还是对比文件的结合启示，都应当从整体上把握技术方案，将发明与现有技术进行整体对比。如果在确定区别技术特征及技术问题时未考虑方案的整体性，孤立看待技术特征，则容易因技术特征本身为公知常识或被其他对比文件公开而得出不具备创造性的结论，忽略了申请人在将现有技术或公知常识结合起来解决某一技术问题可能做出的智慧贡献。

4 结束语

简而言之，运用“三步法”的过程就是重塑发明的过程，其实质在于判斷发明的技术方案相对于现有技术是否有技术贡献。在进行创造性判断的过程中，每一步都要秉承“整体把握”的概念，基于整体考量的原则确定最接近的现有技术，全方面多方位的分析现有技术中是否存在相应的技术启示，避免将三步法简单理解为特征的叠加拼凑，以实现客观、公正的创造性审查。

参考文献：

[1]中华人民共和国国家知识产权局.《专利审查指南2010（修订版）》[M].北京：知识产权出版社，2017：141-152.

[2]鲜林.发明专利审查中创造性的评判标准分析[J].甘肃科技，2011（19）：17-18.