邵亚丽

*作者单位：北京市柳沈律师事务所。

三、中国申请人在其他国家进行申请时值得注意的要点介绍

对于中国申请人来讲，以中国专利申请为基础在其他国家提交申请时，如果不了解其他国家和地区的专利制度以及实践层面上其他国家和地区与中国专利制度的不同，往往会造成一些无法挽回的损失。笔者下面从中国专利从业人员的角度，介绍在美国、韩国、日本、欧洲、印度、俄罗斯和欧亚地区进行申请时值得关注的一些制度要点。

鉴于篇幅限制，本文仅仅介绍这些国家的专利制度中的一些具体而典型的地方，以此提醒申请人“举一反三、顺藤摸瓜”地了解相应国家的专利制度的其他方面。

（一）美国

美国是中国申请人优先考虑提交申请的国家之一，但美国也是有着与其他国家区别较大的专利制度的国家。笔者认为，以下几点值得中国申请人关注。

首先，美国专利制度没有对于发明专利的“技术性”的要求。由此，对于在中国和欧洲等国家/地区担心因不满足技术性要求而被驳回申请的申请人来讲，在美国则不需要这样的担心。但是，这并不意味着美国获得授权的容易。举例来讲，在人工智能领域，一些在美国可能被驳回的与算法相关的发明专利申请在中国可能更容易获得授权。这是因为，在美国，抽象概念（Abstract Ideas）是不能被授予专利权的，而数学算法经常会被归入抽象概念而被拒绝授权。然而在中国，如果将算法用于解决实际技术问题时，则有可能获得授权。

其次，对于权利要求中的功能性语句，如果没有限定执行该功能的结构，就会触发35 U.S.C. §112（f）（AIA前为§112的第六段）的适用从而根据说明书公开的结构或行为来解释权利要求的范围，也就是说，权利要求的范围取决于说明书的公开。如果说明书没有充分公开相应的结构或行为，则这样的权利要求可能会被认为是无效的（invalid）或者是不确定的（indefinite）。一些申请人试图用不同的词语以期获得功能性语句的优势而不需要承担§112（f）的惩罚，这些尝试通常是没有用的①关于在美国功能性限定的更多解释可参见链接文章《功能性权利要求语句：不清楚陷阱》：https://oshaliang.com/wp-content/uploads/2017/05/Functional-Claim-Language-The-Indefiniteness-Trap-SCN.pdf。。一些常见的容易触发35 U.S.C. §112（f）的用词例如为“mechanism for（用于……的机构）” ，“module for（用于……的模块）” ，“device for（用于……的装置）” ，“unit for（用于……的单元）”。相比之下，在中国，权利要求中的功能性功能并不总是适用说明书的解释。对于功能性语言限定的权利要求，特别是用“装置+功能”类的语言限定的权利要求，在中国授权后，专利权人仍可以根据《专利审查指南》（2010版）争辩功能性限定涵盖了能够实现该功能的所有实施方式②《专利法审查指南》（2010版）第二部分第二章第3.2.1节“以说明书为依据”部分（第145页）规定：“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”。但值得注意的是，《审查指南》的该解释与最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（2009）的规定并不一致，该最高院解释第四条规定：“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容”。，但在美国则有可能导致这样的权利要求被无效（除非得到说明书的支持）。

特别是，对于涉及计算机程序的发明，由于权利要求中的功能性语言是不可避免的，而通用的计算机组件会被认为是“黑匣子（black box）”而导致不清楚，因此对说明书的撰写提出了更高的挑战。通常，说明书中应当描述适用于通用计算机的具体算法、流程等，从而使得通用目的的计算机变为专用目的的计算机。例如，如果权利要求中采用了“分布式学习控制模块”这样的措辞，通用说明书中应当具体描述该模块与其他组件的互动操作，而不仅仅是将通用计算机作为结构公开。

由此，中国申请人在撰写将来要提交到美国的申请时，应当格外注意权利要求和说明书的撰写，不要脱离说明书的支持而盲目追求权利要求的范围。

另外，在中国，只要申请符合相应的分案申请提交时机，申请人就可以自愿提交分案申请。然而，在美国，申请人并不能主动提交分案申请，除非收到了关于单一性的审查意见通知书。虽然没有自愿分案制度，但是美国有着可替代的“继续申请”制度，甚至有着中国没有的“部分继续申请”制度。对于重要的技术领域，这些制度都值得申请人考虑使用。

（二）韩国

在韩国，除了可以利用PPH制度进行加快外，韩国还有其他途径的加快程序。例如，在韩国，申请人可以通过自己提交现有技术资料来加快申请。另外，对于一些高科技的领域，即与第四代工业革命相关的技术领域，比如人工智能（AI）、物联网（IoT）、3D打印、无人驾驶汽车、大数据、智能机器人、云计算等领域可以申请加快审查。这与中国国家知识产权局第76号令可以针对“涉及互联网、大数据、云计算等领域且技术或者产品更新速度快”的技术领域的申请进行优先审查的制度类似。

从加快程序的效果上讲，韩国加快审查的时间力度比中国更加具有吸引力。在韩国，从请求之日起2～3个月就能够发出第一次审查意见通知书，并且6个月就有可能获得授权。

在韩国，申请人与审查员会晤是比较方便的，有利于缩短审查进程并且有利于增大授权的可能性。相比之下，在中国与审查员会晤是比较困难的。在审查实践中，中国代理和中国审查员经常通过电话进行讨论，但是如果申请人（或专利代理师）想要申请与审查员的面对面会晤，则非常困难，需要履行的会晤手续也比较严格。

在提交之后的允许修改方面，韩国允许基于说明书附图而修改说明书和权利要求书。而在中国，基于说明书附图修改说明书和权利要求书是受到严格限制的，除非是直接地、毫无疑义地从附图中确定的内容，否则是很难允许基于附图的内容进行修改的。

在韩国，对于2015年1月1日之后提交的申请，如果是以外国语言（例如英语）提交的申请，记载在外国语言中的原始说明书可以成为修改/修正的基础。而在中国，由于不允许以其他语言提交申请文件，因此也就不可能以其他语言为基础进行修改。值得注意的是，对于以PCT国际申请进入中国的申请，进入中国的时候必须以中文文本进入，但是PCT原始公开文本是修改的基础。

在韩国，功能性权利要求并不会造成特别大的问题，但在中国则可能是大问题，在美国的问题似乎更大。

韩国对于分案申请的提交比较宽松，可以基于分案申请提交进一步的分案，而不用管母案的法律状态情况。然而在中国，是否能提交分案的分案实质上取决于母案的法律状态。如果母案已经授权并且办理授权登记的期限已过期，或者是母案已经因各种原因不再有效了，通常就不能再提交分案申请③在中国，提交分案申请的时机一般为：相应的母案申请尚未授权、或者在收到授权通知书后的2个月期限内、或者在申请被驳回后的三个月期限内、或者在复审阶段、或者在收到维持驳回决定的复审决定后的3个月期限内、或者在收到维持驳回决定的复审决定后向北京知识产权法院提起了行政诉讼的行政诉讼期间内。如果错过这些期限，在中国提交分案只有一种可能性：即之前针对母案已经提交的分案申请收到了有关于单一性的审查意见通知书。。

另外值得注意的一点是，实用新型在韩国是需要经过实质审查的，而在中国则不需要。并且，在发明的审查过程中，为了克服创造性的拒绝理由，在韩国可以将与装置相关的发明转换为实用新型。

（三）日本

首先需要注意的是日本专利制度中针对专利申请被驳回之后的上诉制度。与中国的复审制度相比，日本驳回后的上诉制度有几点不同。

1. 日本的上诉主要是检查审查员是否有错，如果上诉委员会没有新的驳回理由，可能申请人就没有机会再答复了。但在中国，如果申请人在专利申请被驳回之后提交了复审请求，专利复审委员会如果经审查后不同意请求人的理由或修改从而打算维持驳回决定，通常会给请求人发一次复审通知书。请求人在收到复审通知书的时候，仍然可以陈述理由或者进一步修改申请文件。

2. 当然，如果日本的上诉委员会发现了新的驳回理由，也会发出通知。在中国，复审委有时候也会改变拒绝理由，例如，申请人（请求人）针对实审审查员以创造性为由做出的“驳回决定”而提起复审请求，复审委经审查后，可能会以改变的理由（如修改超范围等理由）发出复审通知书。

3. 日本的上诉委员会有时候会进行现有技术的检索。而在中国，复审委极少会在复审过程中进行新的检索，比如通过检索补充公知常识性证据以提供更加有说服力的意见。

因此，在日本，在申请被驳回之后，申请人在提交上诉请求的时候，最好也提交一个备份的分案申请，以防止在上诉申请得不到上诉委员会的支持时无法针对该申请寻求获得授权的其他可能性。关于分案申请，日本有着与韩国类似的比较宽松的制度，可以在申请被驳回或撤回之后提交分案申请，而不用管母案的法律状态情况。

在日本，即使指定的答复期限已过，也可以提交主动的意见陈述。这在中国通常是不被允许的。在中国的审查实践中，有时候也可以通过提交补正书的形式，提交进一步的意见，但最好是事先与审查员进行电话沟通，以免审查员已经发出进一步的审查意见通知书甚至是授权通知。

关于与审查员会晤的规定，日本的规定也非常宽松，申请人至少可以请求一次与审查员的面对面会晤。另外，申请人也可以请求多方会谈，通过电话进行交谈，甚至是视频会晤。

（四）欧洲

由于中国专利制度最早借鉴于欧洲的专利制度，特别是德国的专利制度，因此，欧洲的专利制度对于中国申请人来讲更容易理解，也更容易接受。比如说有关于修改的规定，与中国非常相似。

在加快审查方面，欧洲专利局（EPO）有一些政策性的加快，比如目前EPO在6个月内就可以出具带书面意见的检索报告。另外，EPO正在致力于效率的改进，甚至想在12个月内完成审查（当前平均审查周期为22.6个月）。

欧洲专利申请加快处理程序PACE（Programme for Accelerated Prosecution of European Patent Applications）始于1996年，于2001年进行了第一次修订，于2015年进行了第二次修订，新修订的程序从2016年1月1日起正式生效实施。EPO的PACE制度旨在缩短申请人收到EPO检索报告、审查意见通知书和授权意向通知书所需的等待时间，从而加快欧洲发明专利申请进程。根据2015年的修订后的PACE程序，申请人需要使用EPO Form 1005表格在线提交PACE加快申请，并且只能在申请已经转移到审查部门负责之后请求加快，而不能针对EESR（扩展的欧洲检索报告）进行加快。并且，不能再针对检索请求加快。另外，提交PACE申请不需要缴纳官费。

与中国国家知识产权局第76号令规定类似，利用PACE的加快审查需要申请人的“配合”，例如，申请人不能请求延期答复审查意见通知书（在中国国家知识产权局第76号令的制度下甚至规定了法定答复日期更短的答复审查意见通知书的期限，例如答复第一次审查意见通知书的期限从4个月缩短为2个月），否则会导致停止适用加快程序。另外，申请人最好在答复审查意见通知书时针对所有拒绝理由进行答复，以有效使用PACE制度。

需要注意的是，同一申请人不能对其所有申请或大部分申请均提出PACE请求要求加速审查，否则EPO会要求申请人进行选择，以限制其提出PACE请求的申请数量，这样反而会拖慢审查进程。

（五）印度

印度专利制度首先值得注意的一点是，PCT申请在31个月的时候进入印度是不能延期的，亦即，延迟进入在任何情况下都是不允许的。相比之下，PCT申请进入中国的时候，正常进入是30个月，但申请人可以有2个月的延迟进入。延迟进入不需要提前申请，只要在进入的时候缴纳相应的费用。但是，对于PCT申请延迟到32个月进入中国的情况，特别需要注意的是，费用缴纳和提交申请都必须在32个月之前完成。如果没有缴费或者缴费不成功，就相当于PCT没有进入中国，并且一旦错过32个月的期限，就不可能再进入了。因此，对于PCT申请进入中国国家阶段的申请，如果申请人要延迟进入，最好不到等到32个月届满才提交申请和缴纳费用，而是早一点进入，例如在31个月的时候就提交申请并同时缴纳费用。这样，万一申请文件的提交或费用的缴纳不成功，还可以在32个月之前再操作进入。

在印度，申请人需要自申请日起（有优先权的，自优先权日起）48个月内提出实质审查请求。该日期在任何情况下都是不能延期的，没有恢复的可能。

在印度，答复第一次审查意见通知书的期限为6个月，可以有为期3个月的一次延期答复。在6个月期满前，必须提交针对第一次审查意见通知书的全文答复或者延期请求，否则会导致申请被“视为放弃”，并且该后果也是无法弥补的。相比之下，在中国，错过答复审查意见通知书的期限并不会导致无法弥补的后果，而是可以在收到国家知识产权局发出的“视为撤回通知书”之日起两个月内，说明理由（必要时附具有关证明文件）并缴纳恢复权利请求费，向国家知识产权局请求恢复权利。

印度有4个专利局，分别位于德里（Delhi）、孟 买（Mumbai）、 钦 奈（Chennai） 和 加 尔 各 答（Kolkata），分别管辖印度不同地区的申请人提交的申请。对于非印度居民或在印度没有住所或营业地的申请人，其在印度的服务地址或其专利代理师的营业地点决定了可以提交专利申请的相应专利局。也就是说，对于中国申请人来讲，如果想在印度提交专利申请，可以根据所在地址选择印度不同地区的专利局来处理相关申请。

（六）俄罗斯和欧亚地区

《欧亚专利公约》签署于1994年，并于1995年生效。该公约的主要目标是建立一个保护发明的国际地区系统．即根据在公约各成员国国土上生效的统一的欧亚专利对发明实行法律保护。基于该公约，欧亚专利组织于1996年初成立。欧亚专利组织目前有9个成员国，即俄罗斯（Russia）、亚美尼亚（Armenia）、阿塞拜疆（Azerbaijan）、白俄罗斯（Belarus）、哈萨克斯坦（Kazakhstan）、吉尔吉斯斯坦（Kyrgyzstan）、摩尔多瓦（Moldova）（于2012年退出，但之前授权的欧亚专利仍在摩尔多瓦有效）、土库曼斯坦（Turkmenistan）和塔吉克斯坦（Tajikistan）。此外，格鲁吉亚（Georgia）和乌克兰（Ukraine）虽然也签署了《欧亚专利公约》，但目前尚未加入欧亚专利组织。

由于俄罗斯属于《欧亚专利公约》的成员国，因此，具有相同优先权日的同样的发明、或发明和实用新型的俄罗斯专利和欧亚专利可以共存。如果共存的专利属于不同的受让人，则需要兼顾所有当事方的利益使用专利；而如果共存的专利属于同一个受让人，则在转让的时候需要一起转让。

俄罗斯专利和欧亚专利类似，对于PCT申请，采用31个月进入国家或地区的制度。

在俄罗斯，与韩国类似，实用新型也需要经过实质审查，并且可以在审查过程中为了克服创造性的拒绝理由而可以将发明转换为实用新型。在俄罗斯，甚至在授权之后，包括在无效中，也可以为了克服创造性问题而可以将与装置相关的发明转换为实用新型。这一点与中国专利制度有很大不同。在中国，申请人需要在提交申请的时候（或者在PCT进入中国的时候）选择发明和实用新型中的一种申请类型进行提交或进入。在提交中国申请（或PCT进入中国）之后就不能改变申请类型了，即使提交分案申请，其申请类型也必须与母案保持一致。在中国有特殊的双轨制度，允许针对同样的发明创造同时提交一个发明和一个实用新型，但最终针对同样的发明创造只能保留其中一个授权的专利④在审查实践中，如果后面授权的发明与前面授权的实用新型的权利要求保护范围不同，有时候可以争辩两者属于不同的发明创造，从而可以保留2个授权的专利。。

四、结 论

尽管各个国家的专利制度非常不同，但从说明书和权利要求书的撰写上讲，对于说明书应当充分公开、权利要求应当得到说明书的支持、以及说明书和权利要求书应当清楚等方面的要求实质上是相同的。中国申请人应当致力于撰写语句描述清楚、说明书公开充分、权利要求保护主体和撰写范围适当的申请文件，由此在任何国家都不至于因为撰写问题而导致审查程序变得冗长甚至不能授权。在此基础上，考虑将来想要申请的国家而选择相应的提交策略，有效利用各个国家的加快审查制度和其他有助于获得实体权利的制度，并且时刻关注其他国家的审查动向。由此，即可基于中国专利而获得全球高价值的专利组合，从而让专利成为申请人商业竞争中的核心资产。