摘 要 国家知识产权局于2015年4月公布了《专利法修改草案（征求意见稿）》（以下简称“《草案》”），该《草案》就如何判定职务发明、职务发明的专利申请权和专利权归属已及职务发明人的奖励与报酬等内容，做了如下修改：其一，明确了“利用单位物质技术条件完成的发明创造”权利归属；其二，重新明确“职务发明创造”的范围。针对上述两方面的修订，本文将分别从“利用单位物质技术条件完成的发明创造”与“职务发明创造”的判定与权利归属规则两个方面，讨论《草案》对于现行《专利法》第六条的修改所产生的影响及可能产生的重要作用。

关键词 职位发明 发明创造 权利归属

作者简介：曹岚，上海交通大学法学院研究生。

中图分类号：D923.4 文献标识码：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2019.01.021

依据现行《专利法》第六条规定，职务发明创造的专利申请权以及获得专利权归属于企业单位。职务发明创造的判断标准主要包括：其一，是否为执行企业单位任务完成的成果；其二，是否主要利用单位物质技术条件完成的成果。如满足上述标准的，即为职务发明。 《专利法实施细则》进一步将职务发明明确为如下三种类型：一是因执行本职工作而产生发明创造；二是因履行本职工作之外单位交付的其他任务而产出的发明创造；三是与本职工作或单位交付的其他任务有关的发明创造，且在退休、调离原单位或劳动关系终止后一年之内作出的。

2015年4月，国家知识产权局公布的《专利法修改草案（征求意见稿）》（以下简称为“《草案》”），《草案》试图就《专利法》第六条做如下修改：首先，不再将“主要利用单位物质技术条件所完成的发明创造”认定职务发明，仅规定“执行本单位任务所完成的发明创造”为职务发明；其次，就“利用单位物质技术条件所完成的发明创造”，双方就权利归属有约定的，从约定。没有约定的，专利申请权属于发明人或设计人。 《草案》提出上述修改建议的原因主要包括：希望能在利用单位物质技术条件完成发明创造的权利归属方面给予单位和发明人之间更大的自主空间，当双方之间没有约定时，专利申请权归属于发明人或设计人；司法实践中对于“利用”和“主要利用”情形存有较大争议，为了消除争议，《草案》试图通过修法将其明确；对企业单位完善内部知识产权管理制度提出要求，必须与雇员约定好利用单位物质技术条件完成发明创造的权利归属，否则专利申请权归属于发明人和设计人，有利于纠纷的预防。 综合上述，《草案》对现行《专利法》第六條提出的修改建议，将实质的解决司法实践中的疑难问题，进一步明确职务发明和利用单位物质技术条件所完成的发明创造的判定与权利归属规则，值得我们深入分析。

一、 职务发明的判定

依据《草案》第六条之规定，执行单位任务完成的发明创造专利申请权、专利权归属于单位，该发明创造即为职务发明创造。 从职务发明创造的定义可以看出，职务发明的前提是发明人和单位之间的雇佣关系，同时发明人是为了执行本单位任务而完成。《专利法实施细则》则进一步强调“临时工作单位”的雇员在职期间的发明创造也可以归属于“职务发明”，从而增加了职务发明的范围。

（一）美国职务发明的判定标准

美国职务发明判定及其权属规定基本与我国“任务标准”相同，但并没有在专利法中明文规定，只是在司法判例中将职务发明的范围认定为“合同约定有发明任务，仅与雇主业务相关联所产生的发明创造”。回顾1840年至今，美国法院就职务发明的态度曾经历过“强调个人创意时期”、“按照贡献分配专利权时期”和“强调契约合同时期”三个时期，期间美国法院一般都是通过雇佣合同来判定职务发明以及确认归属。如双方就特定研发任务或解决特殊问题签署雇佣合同的，雇员因此产生的发明创造自然归属于雇主。1933年“United States v. Dubilier Condenser Corp.”一案中，联邦最高院认为虽然雇员利用了实验室设备，但发明创造并不属于雇主指派的工作，因此专利权归属于雇员。 后续案件中，发明是否属于雇主指派工作任务成为了职务发明认定一个重要因素，如在“Houghton v. United States”一案中，法院明确“如发明是雇主当时指派员工的工作内容，则该发明属于职务发明”，该定义基本为美国司法界所认可。 在“Cubic Corp. v. Marty”一案件中，雇主与职员签订聘用协议，约定员工在职期间的发明创造为用人单位所有。职员发明了一项专利，认为不属于用人单位财产。法院在雇主与雇员的劳动合同查到关于发明创造归属之规定，且查明员工的工作职责也包含于劳动合同之中，最终认定用人单位拥有专利专有权。 在“GE v. Wilkins” 一案中，上述观点也得到了同样的体现，法院认为雇员Wilkins的工作职责包括“被雇佣来发明”，故有责任将发明专利权转让给用人单位。

综合上述，美国法院认定是否构成职务发明，一般需明确劳动合同中是否包含“被雇佣来发明”的责任和义务。换言之，如果劳动合同中明确规定，员工的职责包括“被雇佣来发明”，则由其完成的发明属于职务发明；否则，发明创造的权利归属于员工。

（二）中国职务发明的判定标准

如上述，美国并未就职务发明有明文规定，只是通过判例就职务发明的范围做出了限定，为“合同约定发明任务而产出的发明创造”。中国职务发明定义涵盖的范围更广，指的是 “执行本单位的任务所完成的发明创造”，并在《专利法》中明文规定。按此规定，纯粹职务发明创造一经产生，专有权即归属于用人单位。

从司法实践来看，我国地方法院在确认发明人与用人单位已签署劳动合同之后，一般情况下，发明人的发明创造都会被认定为“执行本单位任务而完成的发明创造”。在“林声雁诉九牧集团有限公司专利权权属纠纷上诉案”中，林声雁为九牧集团执行董事、法定代表人，主要负责销售业务。在职期间申请了一项外观设计并由其个人承担专利年费，但用人单位认为外观设计专有权归属于公司。 福建省高院审理认为，涉案专利系是根据公司的管理规定和领导指令，由公司支付费用，利用了公司物质技术条件，由设计人员接受工作任务进行企划和设计，故该涉案专利属于执行单位任务的行为。

同时，中国法院对于“执行本单位任务所完成的发明创造”的解释也是非常之广泛的。在“陈军诉华为技术有限公司专利权属纠纷上诉一案”中，原告认为涉案专利系在加入华为之前已产生的创意，入职华为之后利用了公司电脑软件进行了模拟设计，并没有实质制作产品，涉案专利不属于职务发明。但广东省高级人民法院最终的判决结果还是认定该涉案专利属于职务发明，因为专利技术属于华为的营业范围。

职务发明在我国还包括，为执行本单位任务在离职后一年之内完成的发明创造。在“上海锦农机械设备有限公司诉上海鑫百勤专用车辆有限公司专利权权属纠纷上诉案”中，胡松磊曾是鑫百勤的副总经理，离职后担任锦农法定代表人，并在锦农申请了一项专利。鑫百勤认为该专利系胡松磊离职后一年之内提出，为职务发明。上海市高级人民法院经审理认为，涉案专利技术属于鑫百勤的营业范围，且胡松磊在鑫百勤任职时，管理的范围包含技术部门，涉案专利属于职务发明。

综上所述，在美国职务发明原则上属于发明人，企业无法原始取得，必须通过双方之间达成特定约定或其他方式转让。雇主需在劳动合同中与职员特别是研发人员明确约定职责范围，如果还有其他特定研发任务的，雇主也需在劳动合同中注明。中国专利法则将职务发明的权利原则上赋予企业，并没有采取“发明权天然归属”的原则。但值得注意的是，现行司法实践中，“执行本单位任务所完成的发明创造”暂无具体标准，法院拥有较大的解释权，这就使得许多类似案件可能会有差异较大的判决结果。如前文案例所述，中国法院在确认雇员与雇主之间签署了劳动合同之后，雇员发明人所产生的专利基本都会被认定为职务发明，专利权归属于企业。

二、利用单位物质技术条件所完成的发明创造权利归属

《草案》于第六条明确了“利用单位物质技术条件所完成的发明创造”权利归属，双方之间有约定，从该约定；双方之间没有或无法达成合意的，专利申请权归属于发明人。 我们暂且可以将“利用本单位物质技术条件”完成的发明创造认为是一种“非纯粹的职务发明”，区别于职务发明归属于用人单位，这种“非纯粹的职务发明”的权利归属可以由单位与发明人通过协商来确定，可以是共同拥有，也可以约定各自拥有该。但是如果单位与发明人没有约定的，职务发明的权利归属于发明人。

（一）美国权利归属原则

各国就利用单位物资技术条件完成发明创造的权利归属规则不尽相同，美国就雇员在职期间发明创造权利归属问题上，在1921年“Wireless Specialty Apparatus Co. v. Mica Condenser Co.”案件中，通过判例的形式，确定了专利权利分配的基本规则：双方在没有明确约定的情况下，雇员利用雇主资源完成的发明创造，专利权归属于雇员，但雇主享有专利实施权。 此后，在美国联邦法、各州法层面达成共识，原则上雇员发明创造归属于发明人，但双方可以在劳动合同中约定所有权归属；针对被雇佣来从事发明创造特定岗位的员工，其发明创造归属于雇主；当专利权归属于雇员的，雇主可就该专利享有无偿非独占许可，在实践中也被称之为“业务使用权”（Shop Right）。 业务使用权的合理性不难理解，雇员在研发过程中使用了雇主的机器设备、资料，专有权已经归属于发明人，雇主应就发明享有“一种不可撤销的许可”，以实现两者之间的利益平衡。

在“Cahill v. Regan”一案中，员工离职前私自申请了专利，雇主获悉后認为员工系利用公司物质技术条件完成的发明创造，应为公司财产。法院审理认为，虽然雇主提供了工具、材料和其他设备的便利，但是员工的岗位职责并不包含发明，专利权归属于员工，但雇主可无偿获得利用该专利制造和出售产品的许可。 所以，美国“业务使用权”的设立目的，是旨在明确包含如下三方面之内容：利益平衡，雇主应提供了设备、材料，享有专利使用权；默示许可，员工与雇主的行为，可视为一种默示许可，雇主提供物资条件以换取免费许可权利；禁止反悔，一旦员工容许公司使用其发明创造后，就不可再要求雇主支付使用费或停止使用了。

（二）中国权利归属原则

依据《草案》，修法之后将不再区分“主要利用本单位物质技术条件”和“非主要利用本单位物质技术条件”，就“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”，允许发明人与用人单位通过合同约定权利归属。双方之间没有约定的，专利申请权属于发明人。按《草案》规定的修订，尊重了发明人与用人单位就专利权归属的意思自治，但笔者认为可以借鉴美国“业务使用权”之制度设置，同过法律的明文规定，赋予用人单位对于员工利用单位物质技术条件享有非独占的免费许可使用权。这样，即使在双方无明确约定的情况下，也可以通过立法平衡雇员、雇主就发明创造的法益平衡。

三、非职务发明创造的判定及权利归属

在“McNamara v. Powell”一案中，美国法院对“非职务发明创造”做出了定义。 州法层面，加州《劳动法典》第2870条也包含“非职务发明创造”相关规定。如为“非职务发明创造”，即使双方之间已经签署了劳动合同，用人单位也无权享有发明创造之专有权，具体包括如下几种情况：其一，员工并未使用雇主的设施、设备或商密信息；其二，发明创造系员工利用自己的时间完成的；其三，发明并不在用人单位营业范围之内，不属于对雇主业务“可实际或明显预期的研究和发展”，不属于“员工从工作中可以得到结果”。

根据《草案》规定，中国非职务发明的专利申请权、专利权归属于发明人。 在“上海气动成套公司三分厂诉吴登奎、陆丕贤专利权权属纠纷上诉案”中，上海高院经审理认为，被告与原告不属于雇佣关系，涉案专利不属于执行原告工作任务而完成的发明创造，为非职务发明创造。同时，原告无法证明被告系利用原告物质技术条件，包括但不限于设备、零部件、原材料或技术资料等，完成涉案专利，原告对涉案专利无权享有法益。 所以，在我国认定非职务发明创造的关键因素之一是当事人之间是否签署了劳动合同。一旦存有劳动合同关系，将很难被认定为非职务发明。

四、结语

如上述，按《草案》第六条规定，“执行本单位任务所完成的发明创造”为职务发明创造，职务发明创造及“利用单位物质技术条件所完成的发明创造”的权属可由雇主和雇员双方之间约定。该解决方式似乎兼顾了企业及发明人个人的合法权益，看似同时保护了企业及发明人个人利益，一旦法院认定双方之间存在劳动关系，涉案专利将被认定为职务发明创造，所以实质上将“利用单位物质技术条件所完成的发明创造”约定的归属依附于职务发明创造，从而丧失了“利用单位物质技术条件所完成的发明创造”权属的独特性。同时，《草案》之修改建议看似尊重了发明人与用人单位之间的意思自治，可以通过签署书面合同约定专利权的归属，但将很难实现修订目的，原因如下：只有法院将是否存有雇佣劳动关系作为判定职务发明创造的第一要素时，才可能关注到劳动合同签署目的，从而认定只有为研发任务或解决特殊问题的前提下，雇主才能拥有职务发明创造的权利归属。而非劳动合同涵盖范围之外的专利发明，只要是通過利用单位物质技术条件所完成的，雇员雇主之间可协商解决。按现有规定，虽然理论上设定了解决方式，但并无法有效得到执行，很难实现雇员发明人和用人单位之间的双方意思自治。

在政府决定鼓励发明创造个人化的前提下，法院才会区分雇佣劳动关系是否是职务发明创造的第一要素，因而才会进一步关注其劳动关系的目的-在从事特定的研发任务或解决特殊问题时，雇主才能拥有职务发明创造的权利归属。如不在劳动关系工作范围内的专利发明，但通过“利用单位物质技术条件所完成的发明创造”行为而产生的权利和利益关系，雇主与雇员之间可由契约解决。所以，看似《专利法修改草案》的专利归属尊重了发明人与其单位的自治意思，发明人可通过契约的方式拥有其专利权，实际是遥不可及的美好愿望。

注释：

《专利法》第6条。

《专利法实施细则》第12条。

《中华人民共和国专利法修改草案（征求意见稿）》。

关于《中华人民共和国专利法修改草案（征求意见稿）》的说明。

《专利法修改草案》第六条。

《专利法实施细则》（2010）第12条第2款。

United States v. Dubilier Condenser Corp.， Supreme Court of the United States， April 10， 1933.

Houghton v. United States， 23 F. 2d 386， 390.

Cubic Corp. v. Marty， Court of Appeal of California， Fourth Appellate district， Division One， August 27， 1986.

GE v. Wilkins， United States District Court for the Eastern District of California， August 31， 2012.

福建省高级人民法院（2013）闽民终字391号判决。

广东省高级人民法院（2010）粤高法民三终字第510号。

上海市高级人民法院（2014）沪高民三（知）终字第112号。

关于《中华人民共和国专利法修改草案（征求意见稿）》的说明。

Wireless Specialty Apparatus Co. v. Mica Condenser Co.， 131 NE 307 （1921）.

United States v. Dubilier Condenser Corp.， Supreme Court of the United States， April 10， 1933.

Cahill v. Regan， 4 A.D.2d 328， Supreme Court of New York， Second Department， July 15， 1957.

McNamara v. Powell. Appellate Division of the Supreme Court of New York， Fourth Department. 256 App. Div. 554 （N.Y. App. Div. 1939）.

California Labor Code sections 2870 to 2872.

（2015）沪高民三（知）终字第19号。