刘佳秋 李 鹏

（1.100086 专利局电学部节能器件处 北京 2.100024 北京第二外国语学院 北京）

一、引言

《审查指南》规定：发明或者实用新型专利申请是否具备实用性，应当在新颖性和创造性审查之前首先进行判断。由此可见实用性的审级高于新颖性和创造性，实用性实际上是能够形成一项专利权的最为基本的要件，是专利权的本质属性。因此在审查实践中对实用性的正确判断尤为重要。

近日，笔者在参加专利局审查员入职培训题库建设中遇到了有关实用性的两个问题，引起了题库建设组内人员的热烈讨论，同时也引起了笔者对《专利法》第二十二条第四款的思考。

二、实用性问题的讨论

（一）独立权利要求和从属权利要求实用性的关系

如果独立权利要求有实用性，那么从属权利要求（真从属权利要求而非假从属权利要求）是否一定有实用性？

一般认为：独立权利要求具备实用性并不必然保证其从属权利要求也具备实用性，不能由引用基础具备实用性确认其从属权利要求也具备实用性，应分别予以审查。例如可能存在独立权利要求请求保护一种设备，从属权利要求中进一步限定设备中某个部件的某种工作方式违背自然规律。另外从属权利要求中如果有对发明其他方面（不同于独立权利要求）的改进，也会有不具有实用性的可能。

对此问题，笔者翻阅的《专利法》《审查指南》以及《专利法详解》和专利局实用性教案等多项资料。《专利法》第二十二条第四款规定：实用性是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。对实用性概念的理解重点在于是否能够制造或使用以及是否能够产生积极效果这两方面。这两方面的判断应基于技术方案，与独立权利要求与从属权利要求之间并无必然联系，即使独立权利要求具备实用性，对其进一步限定的从属权利要求也可能存在不具备实用性的情况，如独立权利要求请求保护一种产品，从属权利要求对该产品的某一部件进一步限定中涉及违反自然规律的“恒动机械”的结构，因此应当对其技术方案分别独立进行判断；也就是说，对于存在“上位概括”的独立权利要求，即使该独立权利要求具备实用性，其从属权利要求也可能不具备实用性。

实用性的审查应该分别针对独立权利要求和从属权利要求的技术方案整体进行的审查，独立权利要求的技术方案具有实用性，说明独立权利要求的技术方案具有制造或使用的可能性，而从属权利要求如果对独立权利要求的技术方案做了进一步的细化限定，正是由于这一限定使该技术方案不具有制造或使用的可能性了，因此该从属权利要求也就不具备实用性了，这也就解释了反对意见中关于局部部件不能实现不影响整个产品实现的错误质疑。

因此，对于这一问题，笔者认为：独立权利要求与从属权利要求的实用性不具有必然联系，独立权利要求与从属权利要求的实用性审查是彼此相对独立的过程。

（二）未要求保护的技术方案实用性的处理

审查实用性时，如果说明书中公开的技术方案没有实用性，但该技术方案没有在权利要求中请求保护，此时是否依然需要指出申请不具有实用性呢？

《审查指南》第二部分第五章提到“实用性应当遵循的原则为：以申请日提交的说明书(包括附图)和权利要求书所公开的整体内容为依据，而不仅仅局限于权利要求所记载的内容”，从这一方面理解，实用性审查的对象应该是整体申请文件（包括说明书和权利要求），对于说明书中公开的没有实用性的技术方案，虽然其没有在权利要求中请求保护，但是其仍然属于申请文件客观存在的缺陷，应该指出该缺陷。

但从请求原则来看，实用性的审查应该以申请人请求保护的方案为审查对象，对于申请人没有申请保护的技术方案一般不需指出实用性。

上述两原则之间是否存在矛盾冲突之处呢？其实不然，请求原则是专利制度的根本原则，实用性的审查也要遵循该原则，也就是以申请人请求保护的技术方案为审查对象，《审查指南》中规定的审查原则是指当依据权利要求难于判断时，还需要考虑说明书的内容，这也是以整个申请文件为审查对象的原因。

再者，从复审无效阶段审查来看，若专利仅在说明书中存在，不具备实用性的技术方案，并不会导致该专利被无效或部分无效，由此也佐证了在实审阶段对于权利要求没有保护的技术方案，即使在说明书中记载的该方案不具备实用性，审查中也不需要指出的情况。

所以一般来说，未在权利要求书中请求保护的技术方案，审查员不必提出实用性的审查意见。但是也有例外情况。下面将重点剖析。

不具备实用性的情况主要涉及如下几种：a.无再现性；b.违背自然规律；c.利用独一无二的自然条件的产品；d.非治疗目的的外科手术方法；e.测量极限生理参数；f.无积极效果。对于a、c-f情形，如果仅在说明书中出现了上述情形，而未在权利要求书中要求保护该技术方案，那么该申请仅仅是说明书撰写上存在不完善的问题，并不存在本质上的错误；但是如果是b情形，由于违背自然规律，涉及的技术方案即使不要求在权利要求中保护，考虑到授权文本作为法律文件不应存在违背自然规律的原则性错误，此时应当要求其删除该技术方案，这是从专利文件的科学严谨性方面提出的要求，也可称作实用性审查的特例情况。这种情形有点类似于违反《专利法》第5条第1款规定的情况，即对于违反《专利法》第五条第1款的，无论是否在权利要求中请求保护都需要在审查意见通知书中指出，因为违反法律、社会公德或者妨害公共利益的内容原则上都不应该被公开，专利审查阶段有义务指出并要求申请人删除。

所以对于上述问题，笔者认为实用性的审查通常是针对权利要求中请求保护的技术方案，如果根据权利要求中的记载不足以判断实用性时需要借助于说明书的内容；对于权利要求没有请求保护的记载在说明书中的不具备实用性的技术方案，审查阶段无需指出这些方案不具备实用性；但如果说明书中记载了违反自然规律的技术方案，即使该方案没有记载在权利要求中，出于对专利文件科学严谨性的考虑，也应该指出说明书中这些违反自然规律的技术方案不具备实用性并要求申请人修改或删除。

三、结论

通过对上述两个实用性问题的深入分析和讨论，我们更清楚理解了《专利法》第二十二条第四款有关实用性的规定的内涵和外延，确定了独立和从属权利要求的实用性之间不具有必然联系；并掌握了除特殊情况外一般不审查未提出保护的技术方案的实用性等原则，由此更能在审查实践中正确使用和驾驭该法条。