徐 庆

由一个案例看新颖性的适用

徐 庆*

本文从一个案例出发分析了新颖性的法条理论以及在相关案例方面的应用，进一步明确了审查员在专利审查过程中站位本领域技术人员并准确适用法律的审查思路，同时，在技术更新较快领域的专利审查实践中，对《专利审查指南》（2010版）关于公知常识的相关规定提出了增补建议。

新颖性 创造性 本领域技术人员 审查标准

一、引 言

《专利法》第22条第2款、第3款规定了新颖性和创造性，授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。《专利法》所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

在《专利审查指南》（2010版）第二部分第三章第3.1节中给出了有关新颖性的审查基准，即同样的发明或者实用新型，是指技术领域、所要解决的技术问题和技术方案实质上相同，预期效果相同的发明或者实用新型。也就是说，在判断新颖性时，应当以此作为判断相同的发明或者实用新型的基准。

由上面看来，判断新颖性的标准已经很清楚了。但是，在审查实践中评价新颖性的语段如下：“权利要求1不具备新颖性，不符合《专利法》第22条第2款的规定。对比文件公开了一种……，并具体公开了以下的技术特征‘……’（参见该对比文件的全文）。由此可见，该对比文件已经公开了该权利要求的全部技术特征，且该对比文件所公开的技术方案与该权利要求所要求保护的技术方案属于同一技术领域，并能产生相同的技术效果，因此该权利要求不具备新颖性。”

经过对比，可以发现：在评价新颖性时，《专利审查指南》（2010版）中的规定和实际审查工作中使用的语段之间存在一些差别。在上述评述中，强调的是某项权利要求的全部技术特征已经被公开；而在《专利审查指南》（2010版）中，强调的是技术方案实质上相同。在这种情况下，就有可能造成实际审查工作中适用法律法条的不同。

有鉴于此，本文拟从一个案例出发，结合有关的专利审查实践，并在此基础上提出一些个人的粗浅认识。

二、案例简介

涉及AVS帧内预测模式快速选择算法发明专利，其权利要求1请求保护的技术方案为：“一种AVS帧内预测模式快速选择算法，其特征包括以下步骤：步骤1 计算亮度块在垂直、水平、左下和右下4个方向的SAD，选择SAD最小的方向所对应的模式作为候选模式，在SAD相同的情况下，选择模式值较小的模式作为候选模式；步骤2 做亮度块在DC模式下的帧内预测，得到相应预测块，对于其它4种模式，如果是最可能模式或者候选模式，做亮度块在该模式下的帧内预测；步骤3 计算亮度块在DC预测模式下的率失真代价J；步骤4 如果最可能模式不是DC模式，计算亮度块在最可能的模式下的率失真代价J；步骤5 如果候选模式不是最可能的模式，计算亮度块在候选模式下的率失真代价J；步骤6 选择DC、最可能模式和候选模式中率失真代价J值最小的模式为该亮度块的最佳帧内预测模式。”该专利的发明目的是在不影响编码性能的前提下能有效地提高编码速度。

其从属权利要求2限定的附加技术特征为：“步骤1中的SAD为运动估计中实际使用的绝对差之和（Sum of Absolute Difference，SAD），定义如下：

式中，（i，j）表示位移矢量，fk和fk-1分别表示当前帧和参考帧的灰度值，M×N为宏块的大小。”

审查员检索到一篇非专利文献，“基于AVS的帧内预测模式快速选择算法”（以下简称“D1”），（游娜等，《计算机工程与应用》第45卷第14期），公开日期为2009年6月12日，其公开日期位于该专利的申请日之前，完全可以用来评述该专利的新颖性和创造性。该对比文件的说明书公开的技术方案为：“基于AVS的帧内预测模式快速选择算法，算法具体步骤如下：（1）计算宏块的一个亮度块4个方向上的SAD：SADV、SADH、SADL和SADR（SADV：垂直；SADH：水平；SADL：左下；SADR：右下）。选择SAD最小的方向对应的模式作为Candidate，SAD相同的情况下，选择模式值较小的模式作为Candidate。（2）做亮度块DC模式下的帧内预测，得到相应预测块。对于其它4种模式，如果是MPM（即：最可能模式）或者Candidate，则做亮度块在该模式下的帧内预测。（3）计算亮度块在DC预测模式下的RDCost（即：率失真代价J）。（4）如果MPM不是DC模式，则计算亮度块在MPM下的RDCost。（5）如果Candidate不是MPM，则计算亮度块在Candidate下的RDCost。（6）选择 DC、MPM 和 Candidate中 RDCost值最小的模式为该亮度块的最佳帧内预测模式。”由此可见，对权利要求1而言，其具体公开了的权利要求1的技术方案，二者同属于AVS帧内预测编码技术领域，并均解决了如何在不影响编码性能的前提下有效提高编码速度的技术问题，能产生相同的有效提高编码速度的技术效果，因此该权利要求1不具备新颖性。

而对于权利要求2，D1引言部分中公开了引证文献“一种用于AVS-M视频编码的快速帧内预测模式判断算法”（以下简称“D2”），（申青平等，《计算机应用》第27卷第3期）是针对AVS-M提出的快速模式选择算法，该算法根据SAD准则的结果，按照一定条件筛选RDO准则下的候选模式，从而实现帧内模式。D1中未对SAD的定义作具体说明。该SAD的定义在D2中给出了明确的定义。

因此，由此引出一个问题，对于权利要求2，是采用D1评述其新颖性还是采用D1结合公知常识或者D2评述创造性合适呢？能否认为D1记载了引证文件D2的技术内容？如果不能，能否认为D1隐含公开了SAD定义的内容或者SAD定义为本领域的公知常识？

三、新颖性法条理论

1.新颖性中的审查原则

《专利审查指南》（2010版）第二部分第三章第3.1节规定：“审查新颖性时，应当根据以下原则进行判断：（1）同样的发明或者实用新型 被审查的发明或者实用新型专利申请与现有技术或者申请日前由任何单位或者个人向专利局提出申请并在申请日后（含申请日）公布或公告的（以下简称申请在先公布或公告在后的）发明或者实用新型的相关内容相比，如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型。”同时，《专利审查指南》（2010版）进一步细化了新颖性的审查原则：“需要注意的是，在进行新颖性判断时，审查员首先应当判断被审查专利申请的技术方案与对比文件的技术方案是否实质上相同，如果专利申请与对比文件公开的内容相比，其权利要求所限定的技术方案与对比文件公开的技术方案实质上相同，所属技术领域的技术人员根据两者的技术方案可以确定两者能够适用于相同的技术领域，解决相同的技术问题，并具有相同的预期效果，则认为两者为同样的发明或者实用新型。”

由此可见，《专利审查指南》（2010版）规定了新颖性的判断要从四个方面入手，即领域、方案、问题、效果。在这四个方面中，“技术方案”是核心，而领域、问题、效果则均是针对具体技术方案而得出的，是与技术方案紧密不可分割的。只有综合考虑以技术方案为中心的领域、问题、方案、效果这四个方面，才能将发明创造或现有技术作为一个有机整体确定，并在新颖性判断时予以考虑。

但是，第一，虽然判断时要考虑这四个方面，但其地位和重要程度并不完全等同。其中判断“方案”是否实质相同是上述原则的核心，也是判断新颖性的起始点。不是先判断“领域”是否实质相同，也不是先判断“问题”和/或“效果”是否实质相同，而是首先判断“方案”是否实质相同。在技术方案相同的基础上再进一步判断技术领域、技术效果、解决的技术问题是否相同。

第二，领域、方案、问题、效果不是机械地判断其表面上是否相同，而是基于本领域技术人员的知识和能力进行评价，判断其实质上是否相同。通常，一项技术方案针对不同的现有技术所要解决的技术问题和达到的预期效果会不同。由于专利申请文件的申请人可能不完全了解现有技术的整体状况或者带有某种主观意图，因此在新颖性判断时，并不能仅仅依据说明书中对于所要解决的技术问题及技术效果的文字表述进行，而是站在本领域技术人员的角度上去分析技术方案实际可以应用的技术领域、取得的技术效果以及解决的技术问题。

因此，在新颖性判断中，《专利审查指南》（2010版）虽未明确指出，但本领域技术人员也应当视为与判断创造性时具有同样的知识和能力。

此外，《专利审查指南》（2010版）第二部分第二章第2.2.3节规定：如果引证文件满足上述要求，则认为该申请说明书中记载了所引证文件的内容。

由此可见，《专利审查指南》（2010版）规定了专利文献中的引证文献等同于公开了引证文献的内容，而对于对比文件为非专利文献的，其参考文献是否等同于该非专利文献公开的内容并未明确说明。

2.新颖性中的隐含公开

《专利审查指南》（2010版）第二部分第三章第2.3节规定：“对比文件是客观存在的技术资料。引用对比文件判断发明或者实用新型的新颖性和创造性等时，应当以对比文件公开的技术内容为准。该技术内容不仅包括明确记载在对比文件中的内容，而且包括对于所属技术领域的技术人员来说，隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。但是，不得随意将对比文件的内容扩大或缩小。”

由此可见，隐含公开中使用了“直接地、毫无疑义地确定”的判定标准。审查员要确定未明确记载的内容必然存在于对比文件技术中，并且普通技术人员都会这样认为，即这种隐含公开应当达到普遍认识的程度，不能是或然的或者可能的事情。当某一特征不能“直接地、毫无疑义地确定”时，则不应认为该特征隐含公开于对比文件中。在审查实践中，对隐含公开采用这种判定标准的有利之处在于更为客观，同时也有利于审查员间的审查标准一致。

3.公知常识的判断

《专利审查指南》（2010版）第二部分第四章第3.2.1.1节中列举了属于公知常识的几种情况：“……例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。”

在《专利审查指南》（2010版）中只是指出公知常识通常出自教科书、词典等，在申请人质疑下审查员需对公知常识予以举证，至于公知常识的定义，其内涵和外延，在认定对比文件所公开的现有技术状况、将权利要求与对比文件进行对比时是否可以引入公知常识进行判断和如何进行判断则没有给出明确的指导。

三、案例分析

1.审查原则适用

根据《专利法》的立法本意，新颖性和创造性分别对发明提出了两个不同层次的要求，总的来说，“新颖性”要求发明要区别于现有技术，而“创造性”则进一步要求发明相对于现有技术的创新要达到一定高度，其是在发明满足新颖性的前提之下，对发明提出的更高层次的要求。

针对该案而言，在D1中提到了引言中提到SAD，而在D1下文的技术方案中直接采用SAD的表述，从本领域技术人员的角度推断，其定义必然是逻辑统一的，因此，针对权利要求2的技术方案而言，其余D1公开的方案实质相同。

2.是否隐含公开

专利审查可以大体分为事实认定和适用法律两个步骤。事实认定清楚是适用法律正确的基础和前提。审查中需要认定的事实包括该申请和现有技术两方面的事实。审查员通过阅读说明书、权利要求书充分理解该申请的技术内容和权利要求主张的保护范围，并通过检索、阅读对比文件判断与该申请相关的现有技术状况。对现有技术状况的认定应当尽可能做到客观、准确，不应带有过多的主观色彩，只有这样才能为进一步作出新颖性、创造性的正确判断奠定基础。应尽量避免对事实认定存在较大弹性的情况，弹性过大必然导致后续的适用法律结果的不一。

针对该案而言，针对权利要求2，SAD是否隐含公开，关键在于非专利文献中的引证文献是否等同于公开了引证文献的内容，这在法律适用方面没有明确规定，而站在本领域技术人员角度分析，对比文件1是基于其参考文献的改进，其中涉及的SAD虽然没有明确公开，但SAD定义必然存在于对比文件技术中，这达到了本领域技术人员普通认识的程度，可以认为其隐含公开了该特征。

3.是否公知常识

由于《专利法》并未作出相关规定，建议《专利审查指南》（2010版）增补有关公知常识的教导，为审查员正确认定事实和适用法律提供依据，具体可参考欧洲专利局的经验：

（1）定义：“公知常识”指从本领域技术人员的一般知识或经验而显而易见的知识，包括众所周知的技术或惯用技术。“众所周知的技术”指本领域通常知晓的技术，例如，在大量文献中的技术，或者在本领域内广泛知晓，不需例证的技术。“惯用技术”指众所周知并且被频繁使用的技术。

（2）出处：公知常识通常源自相关主题的百科全书、教科书、词典和工具书。当技术领域很新以致技术知识还没有出现在教科书中时，专利说明书和科学出版物也是公知常识的来源。

（3）原则：对于每一个案例而言，特定技术领域的技术人员的公知常识必须基于案例的事实和证据，具体情况具体分析。

针对该案而言，如果在仅检索到D1且其未引证D2的情况下，由于绝对差之和的计算在图像编码领域的教科书中有明确记载，且其属于众所周知并且被频繁使用的技术，可以认为SAD定义属于本领域的惯用的技术手段，属于公知常识。

四、结 论

有人认为“直接地、毫无疑义地确定”的严格标准存在弊端，即导致审查周期延长。例如，对于一件专利申请，审查员在“一通”中指出该申请相对于某一份X类对比文件不具备新颖性，如果申请人此后修改权利要求书，在确保不超范围的前提下增加该份X类对比文件未明确记载的公知常识类特征，则在“二通”时，该申请所适用的条款将由新颖性变为创造性，导致对该申请的驳回时机延后，使得审查周期延长。然而结合该案实际，从本领域技术人员的角度出发，从准确适用法律的角度考虑，应当采用D1和D2评述权利要求2的新颖性，而不能仅仅为了考虑结案周期而忽略了“以事实为依据，以法律为准绳”的基本审查标准。

综上所述，本文从一个案例出发粗浅地分析了新颖性的法条理论以及在相关案例方面的应用，在专利审查过程中，新颖性判断中要求站位本领域技术人员角度考虑，是否为同样的发明，是否为隐含公开，依法客观公正审查，不能为了节约审查程序而选择法律适用，此外，在通信领域的专利审查实践中，经常需要结合公知常识以评述专利申请的创造性，因此，建议《专利审查指南》增补有关公知常识的教导，为审查员正确认定事实和适用法律提供依据。

国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心。