薛 芳

华东政法大学，上海 200042

商标先用权制度法律适用研究

薛 芳*

华东政法大学，上海 200042

商标先用权中的“使用”只要求商标通过在先使用产生一定利益则可以获得保护。“一定影响”的地域范围是一定区域，而不要求全国范围内，应综合考虑相关公众对该商标的知晓情况、商标使用的持续时间和地理范围等因素。应将使用范围限制在“原使用之商品或服务”，即其继续使用不得延伸到类似商品或服务上，但可以允许先使用人在原有地域范围内扩大生产规模。

商标法；未注册商标；商标先用权

新《商标法》59条第3款对商标先用权制度作出了规定。行使商标先用权有限制条件，即“有一定影响”和“在原使用范围内继续使用”。对于“有一定影响”要件的必要性学界中存在争议。商标法并未对“使用”、“有一定影响”和“原使用范围”的具体意义做出解释，在商标先用权制度的适用中难免出现适用标准不统一的问题。

一、商标先用权制度中“使用”的含义

《商标法》第59条第3款将“在先使用”作为商标先用权构成要件之一已无争议，但对于“使用”应如何理解仍然值得研究。《商标法》第48条对“商标意义上的使用”作出了规定。不仅需要满足在商品或服务上起到标识作用，更要满足识别商品来源的目的。仅仅作为标识，但不具备识别商品或服务来源的目的的使用不构成商标法意义上的使用。由于新商标法重视“商标使用”的意义，“商标使用”的概念贯穿于商标法始终，如《商标法》第32条、49条、57条。值得研究的是第32条、49条和47条中，“使用”的意义是否需要在适用48条的基础上进行扩张或限缩，进而为解释商标先用权制度中的“使用”提供借鉴意义。

对此问题，司法实践中有两种不同的观点。一种观点认为，《商标法》32条规定的“恶意抢注”中的“使用”、49条第二项所指的“三年不使用”中的“使用”和57条第一项和第二项中“侵权使用”中的“使用”具有同样的含义，都可以适用《商标法》第48条的解释，并不需要进行扩张或限缩解释。《商标法》第32条禁止以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”根据《商标法》第33条和第45条的规定，在先权利人和利害关系人可以以此理由在商标审核阶段提出异议或申请宣告商标无效。所以《商标法》第32条的法律效果是从根本上阻却权利的存在，禁止他人注册并使用恶意抢注的商标。《商标法》第49条第2款对无正当理由连续三年不使用的注册商标，允许任何单位或者个人向商标局申请撤销。设立此制度的目的是清除闲置商标，激活商标资源，其法律效果是商标权人自公告之日起并不溯及地丧失权利。《商标法》第57条规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同或近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆均构成对商标专用权的侵犯，法律效果是侵权人需要承担停止侵权、赔偿损失、消除影响等法律责任。从法律效果来看，《商标法》第32条最为严重，本应对“使用”做较为严格的解释。但由于我国实行商标注册取得制度，在先使用人行使请求权时仍需证明“有一定影响”和他人的主观恶意，所以为保护在先使用人和消费者，对于本条中“使用”的解释不宜过窄，采用《商标法》48条的解释是合理的。

另一种观点认为，因法律效果不同，“使用”的含义在不同条文中不同。例如有学者认为，第32条规定未注册商标的在先使用人可以通过在先使用并达到一定影响来制止他人商标抢注行为，第59条第三款商标先用权的规定类似于第32条，都为商标权人的“使用”创设了权利。而第49条的“使用”并非创设权利，而是鼓励商标权人使用商标，激活原有商标，维持权利的原有状态。[1]因此前者对于“使用”的标准应比后者更高，后者包括所有满足商标权人识别商品来源的使用意图的行为，并不局限于具体的形式，前者由于创设权利的法律效果应具备不同的构成要件。而第57条中侵犯商标权的“使用”行为既非创设权利，也非维持权利，应以妨害商标功能的正常发挥为要件。

由此可见，两种观点皆从法律效果和立法目的的角度对“在先使用”的含义进行解释。笔者的观点是，构建商标先用权制度的立法目的在于保护商标在先使用人的利益，着眼点并非在先使用的行为本身，而是强调保护基于在先使用而产生的利益。商标在使用过程中逐渐体现了区别商品和服务来源的功能，承载了一定的商誉。商标的价值本质上源于生产经营中的实际使用，商标的识别功能也仅在实际使用、商品流通环节得到体现。虽然未经过注册程序使商标权产生绝对效力，但合法地使用后商标已经成为商誉的载体，并给产品或服务提供者带来商业利益。此种商誉和商业利益应当被保护，不能被注册商标专有权人剥夺。若过分强调商标注册原则，在先使用人由于在先使用的商标与在后注册的商标相同或者近似而丧失正常使用的权利，失去经过合法使用而积累的利益，这对其是极为不公平的。[2]因为在先使用人使用商标的时间优先于注册时间，存在持续使用的事实状态，而商标的基本作用只有通过使用才能实现，发挥商品和服务的识别功能，并为生产者和服务提供者累积商誉和知名度。只要商标通过在先使用产生一定利益，则在先使用人的利益可以通过先用权制度获得保护。“使用”一定是商标法意义上的，需要符合《商标法》第48条的规定。并且由于此条相对于原《商标法实施条例》增加了“用于识别商品来源的行为”，强调商标使用的目的性，因此需要排除非基于此目的的行为，例如品牌宣传等行为。

二、商标先用权制度中“有一定影响”的含义

商标先用权制度中的未注册商标在先使用的事实之外是否需要达到“有一定影响”的标准？司法实务界和理论界对这一问题仍有争议。在《商标法》修订前，许多法院在判决理由中持不同观点。新《商标法》于59条第3款增加“有一定影响”作为商标先用权制度的构成要件，但对此理论界仍有分歧。

有学者认为，这一要件过度保护了注册商标权，与设立商标先用权的立法目的背道而驰。[2]法律要尊重先使用人的劳动成果。在坚持注册原则的情况下，也应注意到商标在先使用人和在后注册人的利益平衡，不能对先用权人过于苛求，要求其使用的商标必须有知名度。不能以申请注册的时间在先，对抗他人在先使用商标的事实，从而禁止该使用人在原有范围内继续使用该商标，侵犯在先使用人的利益。并且在司法实践中判断“有一定影响”的标准不清晰，是否以构成著名商标来认定“有一定影响”不无疑问。

笔者认为，规定“有一定影响”的要件不利于保护在先使用人的利益，在司法实践中不宜严格解释。首先，依据文义解释，《商标法》59条第3款中“产生一定影响”的要求应低于13条驰名商标所要求的“为相关公众所熟知”的要求。如果未注册的商标影响程度已经达到驰名商标的标准，则应适用未注册驰名商标的规定。其次，法院在认定商标是否具有“一定影响”时，可参考《商标审理标准》对原《商标法》第31条规定的解释。当由法官依据案情综合分析下列各项因素：相关公众对该商标的知晓情况；商标使用的持续时间和地理范围；该商标的任何宣传工作的时间、方式、程度、地理范围；其他使该商标产生一定影响的因素。有一定影响的商标是指在中国已经使用并为一定地域范围内相关公众所知晓的未注册商标。产生影响的地域范围在一定区域之内即可，而不要求全国范围内。[3]浙江省温州市中院在上海凯保电器有限公司等诉浙江中凯科技股份有限公司等侵害商标权纠纷案中将“有一定影响”的商标认定为在注册前持续使用了一定时间，存在销售和广告宣传的事实，而在一定范围的相关公众中具有知名度，可以区分商品和服务来源的商业标识。

三、商标先用权制度中“原有范围”的含义

如何界定“原有范围”是商标先用权制度中的核心要件。有学者提出“原有范围”需要注意的几个原则。一是只能在原来已经使用的商品或服务上继续使用，不得扩大使用的类别和范围，[3]比如，将使用范围扩大至原先未曾使用的类似的商品和服务上。二是不得改变已经使用的商标的内容，比如构成要素中的图形、文字、结构、颜色、书写方式等，但以与他人注册商标相区分为目的而进行的改动除外。三是借鉴专利法中先用权限制的规定，商标先用人只能在原有生产规模和销售区域内使用，不可进一步拓展市场规模和使用地域，过分侵占商标权人的市场利益。

笔者认为，商标先用权制度有利于先使用人基于正当竞争而取得商业利益，但应对此进行限制，否则将过分影响注册商标权人的权利。“原使用范围”的限制主要体现在地域范围、商标标识的特定商品或服务以及生产规模。

首先，商标仅能在“原使用之商品或服务”上继续使用，即其继续使用不得延伸到类似商品或服务上。但对于是否应禁止在原有地域范围之外的继续使用，实践中有不同的观点。笔者认为，先用权制度是只在平衡注册商标权人与先使用人的利益，当商标先使用人基于在先使用的事实日益扩大其使用商标的地域范围时，消费者将产生混淆，这对注册商标权人极为不公平。商标法保障消费者利益之立法目的将因此而受到损害。所以，原使用范围应被限制在一定地域范围之内。况且，商标经过使用在市场中产生“一定影响”，这种影响受到地域性的局限。因此商标先使用人有权利在该地域范围内继续使用原商标。

其次，笔者认为在一定地域范围内扩大生产规模不会影响商标注册人的权益。《专利法》第69条第2项“原有范围”包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。但是，商标权与专利权的性质不同，不同商品之间不具有直接的技术替代性，商品来源的不同仅仅是消费者考虑的因素之一，产品的质量、规格、价格、样式等因素也决定了消费者是否会购买。所以，即使商标先用权人在原有地域范围内扩大生产规模，并不影响注册商标权人商品的销售和市场份额，消费者仍有选择权。并且，商标权人可以要求先使用人附加适当区别标识以区分不同商品，防止消费者产生混淆。若将先用权人的生产规模限制在原有规模内，则剥夺了先用权人根据市场状况继续发展的可能，实质上限制了正当竞争，不利于消费者根据自己的意愿选择不同来源的商品。

[1]曹佳音.我国商标法中“商标使用”概念辨析[J].北方法学，2016(2).

[2]王莲峰.商标先用权规则的法律适用——兼评新商标法第59条第3款[J].法治研究，2014(3).

[3]杜颖.商标先使用权解读——《商标法》第59条第3款的理解与适用[J].中外法学，2014(5).

薛芳(1990-)，女，山东青岛人，华东政法大学，2014级民商法专业硕士研究生，研究方向：民商法。

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