李 莎刘 影

对按功能划分专利技术特征在专利侵权判定中应用的思考

李 莎⋆刘 影⋆

本文从单一适用“按功能划分专利技术特征”原则而引发的一系列问题出发，深入探讨了侵权判定原则在适用过程中的冲突和缺陷，进而提出了一个“按功能划分专利技术特征”这一原则的应用建议，即：第一步通过适用按功能划分专利技术特征原则、同时兼顾多余指定原则的排除来确定专利权保护范围，第二步通过等同原则和全面覆盖原则的适用得出是否侵权的结论。

按功能划分专利技术特征等同原则多余指定原则

专利侵权诉讼是专利权人与被控侵权方围绕权利要求而展开的一场利益角逐。而在每场战斗中，技术特征的边界问题就成为了兵家必争之地，是诉讼双方辩论激烈的焦点问题之一。

一、案情介绍

关于按功能划分专利技术特征，最高人民法院审理的再审案件中作出了初步阐述，涉案案件为“再审申请人张强与被再审申请人烟台市栖霞大易工贸有限公司等侵权专利权纠纷案”①参见最高人民法院（2012）民申字第137号民事裁定书。，同时，最高人民法院在2013年发布的《最高人民法院知识产权案件年度报告（2012）》中，确认了按功能划分专利技术特征这一原则。随后，此原则的应用在业界内引发了激烈的讨论。

涉案专利为公开号CN2774586，公开日为2006年4月26日的实用新型专利。涉案专利的权利要求1中包含“五个靶标”的限定。一审法院认为涉案专利“五个靶标”的技术特征与被诉侵权产品“九个靶标”的技术特征不等同，二审法院持相同态度。而最高人民法院则认为:“涉案专利和被诉侵权产品的靶标数量虽然不同，但是由于涉案专利的每一个靶标在击打时单独发挥作用，因此不能将五个靶标作为一个技术特征来考虑，应当将其分解为头部靶标、腹部靶标和腰部靶标来考虑。被诉侵权产品包含了头部靶标和腹部靶标，其胯部靶标与涉案专利的腰部靶标在功能效果上是等同的，因此应当认定被诉侵权技术方案包含涉案专利五个靶标的相同或等同技术特征”。由此，最高人民法院的意见奠定了按功能划分专利技术特征的基础性原则。

二、不同观点和思路

对于此案，业内基本对最终认定的等同侵权的结果持肯定态度，进而又对该案结论的获得提出了一些疑问。一些观点认为，该案强调技术特征的划分方法为按功能来进行划分，将五个靶标分解为记载在说明书中的头部靶标、胸部靶标、腹部靶标来考虑，有将说明书的技术特征“悄悄”带入到权利要求的技术特征的嫌疑，造成技术特征比对数量上的增加并造成保护范围的缩小，而解释权利要求的对象应仅为权利要求书而不涉及说明书。另一些观点认为，五个靶标可以理解为一个上位概念，未限定靶标的区域分布及每个区域靶标数量的多少，不能简单地将实施例中的具体五个靶标的区域分布来代替权利要求五个靶标的上位概念，该案也可能存在相同的五个数量靶标而不同的区域分布情况。基于上述两种观点，针对该案解决是否侵权的问题，给出了另外两种思路:第一种思路为被控技术采用九个靶标，九个靶标为在五个靶标基础上增加四个靶标，全面覆盖五个靶标，构成相同侵权。第二种思路为九个靶标与五个靶标仅是靶标数量上的变化，而靶标本身的功能效果未发生变化，数量增减属于常规技术手段的合理选择，仍然比较容易得出等同侵权的结论。

上述的各方观点和思路，虽然结论是相同的，但是每种思路均是从单一的原则和讨论点出发，给人以一叶障目的无力感，无法处理各种演变情况下的复杂问题。

三、针对不同观点和思路的分析与讨论

首先，最高人民法院仅单一适用“按功能划分专利技术特征”原则，无法解决数量差异情况下的判定方法。假设被控侵权方产品仅采用四个靶标，但是在功能完全覆盖情况下，应该如何判定是否侵权呢？对于该种情况，既然是功能完全覆盖，那么依据最高人民法院的原则即可判定等同侵权，那么涉案专利的权利要求1中，“五个”这一限定就直接排除在权利要求的保护范围之外了，在这种情况下，对于“五个”这一数量的限定的忽略则有适用“多余指定”原则的嫌疑。一些观点主张，无论专利权人是出于怎样的原因或失误将“五个”这一数量限定写进了权利要求书中，公众都不应该为这一失误来买单，“五个”这一特征是不应排除在权利要求的保护范围之外的。

其次，上述第一种思路中忽略功能划分，仅从数量上的“九个”包括“五个”来下结论，那么，会给公众或侵权方以这样的错误教导和认知方向:产品靶标在五个以上（包括五个）时全面覆盖，侵权；产品靶标在五个以下（不包括五个）时未全面覆盖，不侵权。

最后，上述第二种思路中同样忽略功能划分，仅从数量上的“九个”包括“五个”来下结论，那么，如果被控侵权方的产品中，靶标的功能与涉案专利完全不同（或仅部分相同），以此思路也会得到侵权的判定结论。但是，由于说明书中仅公开了一种功能方案的实施例，这种判定结论无疑是将权利要求的保护范围进行了不合理的扩大。

为了解决上述不同观点之间的冲突和缺陷，我们不妨回归侵权判定的原始步骤进行分析。2013年，北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》指出，在进行专利是否侵权的判定时，一般需要两个步骤，第一步确定专利权保护范围，第二步判断侵权产品是否落入权利要求的保护范围；在这两个步骤中，第一步的主要任务在于对相关权利要求进行合理的解释。那么我们在适用侵权判定过程中的各种原则时，如果也遵循这样的一个基本的步骤来进行，则有望突破各个适用原则之间的冲突或矛盾。

前面提到的几个原则，最高人民法院主张的按功能划分专利技术特征原则，其根本任务在于合理解释权利要求，确定专利权保护范围，因此应当在第一步加以适用。而多余指定原则的排除（即不适用多余指定原则），也是为了解释权利要求的保护范围，同样在第一步加以适用。而全面覆盖原则以及等同原则，都是用于判断侵权产品是否落入权利要求的保护范围的目的，因此在第二步加以适用。

现在根据上述原则的适用步骤，针对前述案件的“五个靶标”进行分析。第一步，适用按功能划分专利技术特征原则，“五个靶标”理解为头部靶标、腹部靶标和腰部靶标，同时兼顾多余指定原则的排除，将“五个”理解为对数量的限定，作为确定权利要求保护范围的另一技术特征。第二步，对上述划分出的每一技术特征采用相同或等同原则加以判定，进而依据全面覆盖原则得出是否侵权的结论；即被诉侵权产品是否对头部靶标、腹部靶标、腰部靶标和数量“五个”这4个技术特征分别具有相同或等同的特征。在该案中，被诉侵权产品包含了头部靶标、腹部靶标，其胯部靶标与涉案专利的腰部靶标等同，对于被诉侵权产品的“九个”与涉案专利的“五个”是否能够适用等同原则（关于专利中数值和数值范围的等同侵权判断），则是司法实践中另一讨论热点，本文中不加以讨论（对于涉案案件，仅针对“五个靶标”这一焦点而言，如果“九个”与“五个”适用等同原则，则侵权，如果不适用等同原则，则不侵权）。

四、总 结

由此，经过上述对侵权判定过程中几个原则的适用性梳理，提出了一个“按功能划分专利技术特征”这一原则的应用建议。即:第一步通过适用按功能划分专利技术特征原则、同时兼顾多余指定原则的排除来确定专利权保护范围，第二步通过等同原则和全面覆盖原则的适用得出是否侵权的结论。该应用建议基本解决了单一适用按功能划分专利技术特征原则而引发的各种冲突和缺陷，同时解决了其他侵权判定原则的合理适用问题，希望对实践具有一定的指导意义。

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