栾茵

摘 要：专利技术的引进已成为我国产业结构升级换代的助推器。签订一个较为完善的国际专利许可合同是顺利引进专利技术的保障。本文主要从四个方面来阐述我国企业在签署专利许可合同时要注意的问题。解决好这些问题可以减少或避免我国企业在合同履行中的风险。

关键词：专利许可合同；专利文献；专利侵权；包税条款；限制性商业惯例

目前，我国已与132个国家建立了技术贸易联系，国际技术贸易已从最初的成套设备、生产线为主，向专利技术、专有技术许可、合作研发等转变，民营企业超越国有企业成为国际技术贸易的主力军，技术贸易已成为中国创新型国家建设的重要助推器和加速器。在我国仍以技术引进为主的国际技术贸易中，专利许可已成为关键技术引进的重要方式，而拟定一个较为完善的国际专利许可合同，是专利技术顺利引进的有效保障。本文主要从四个方面对其中易出现的问题试做评析，旨在减少合同履行中的风险。

一、签订许可合同前学会应用专利文献来防范风险

专利文献主要是指各国专利局的正式出版物，如各国专利局出版的发明说明书、专利公报、专利分类表、分类表索引、专利申请和审批过程中的一切文件和资料。由于对专利的法律状态不了解而引发的风险认识不足，我国企业购买专利技术失败的案例不在少数。比如，上海易初通用机器公司购买国外某公司压缩机专利技术一案，尽管购买方是国内领先的汽车空调压缩机生产企业，但谈判中暴露出我方对目标专利技术情报不甚了解的弱点，外方利用中方信息不对称，刻意夸大其专利的含金量，外方声称其压缩机技术中包含24件专利，其实只有21件并未得到授权，真正享有完全知识产权的专利技术只有3件。而中方在该技术即将到期、所有专利和商标将被停止使用之际才发现这一问题，致使投巨资购买的专利技术，其价值远远低于预期。这是一起典型的未对目标专利的法律状态（如权属关系、专利的有效期等）做详细调研而给企业带来巨大损失的海外收购案例。

我国企业在签订许可合同过程中，除了听取对方对其专利技术的介绍和说明外，还要善于运用专利文献检索手段。企业通过检索专利文献可以了解相关专利的法律状态，包括专利技术是否已授权或还在申请中、许可方是否是真正的拥有者、专利受法律保护的期限规定。多数国家对发明专利的保护期为20年，且不能续展；实用新型、外观设计专利保护期为10年，且给予有限次数的续展。超过这一时间界限，法律对于相应的技术许可权不再给予保护；如果在法律规定的保护期内，专利权人还须向专利机关交纳规定的专利年费以维持专利的有效性。这些是被许可方必须掌握的信息，它将直接影响该专利的价值和购买价格，也是为是否投资提供决策的依据。

通过专利文献还可以及时了解引进技术的国际发展趋势。各国专利法均规定，发明人要想获得专利，必须在发明说明书中详细阐述发明的构架内容与现有技术的比较，发明所具有的优势等。在签订专利技术合同前，企业通过专利文献收集各国的专利技术信息，除进行分析比对来选择先进的适用技术外，还可以寻找到技术实力强、信誉可靠的合作对象。

二、专利侵权条款中责任划分的重要性

在实施专利技术过程中，还要充分意识到运用专利的风险性，做到未雨绸缪。对于被许可方来讲，最大的专利风险主要指被许可方在专利实施过程中被指控侵犯了其他第三者的权利。如我国曾经有一家钻头制造厂与美国史密斯公司签订了一份技术许可合同，准备从这家美国公司引进某类型的地矿钻头生产专利技术，专利许可合同签订后，在双方的密切配合下，很快生产出合格的合同产品。但当该产品销往美国后，美国休斯公司提出诉讼，指控我国这家钻头制造厂生产的产品侵犯了其专利权。由于某种原因史密斯公司并没有配合我方去应诉，我方只能单独应诉，结果支付诉讼费近10万美元，最终与休斯公司达成和解协议，向休斯公司缴纳专利费，合同产品方可在美国市场销售。

目前，我国大多数企业在引进专利时，只能审查对方的专利证书等相关法律文件，这远远不够。专利侵权指控已成为跨国企业产业保护的重要手段，由于涉及专利技术许可这类诉讼案异常复杂，又具有时间长、费用高的特点，一些中小企业很难应对。为了避免在专利实施中陷入侵权官司的泥沼，被许可方若在许可合同中订有划分双方责任的侵权条款，就能有效阻止或减少被许可方的风险。

这类侵权条款有两种写法。一个是在合同中单独列明侵权条款且在合同中写明“若专利实施中侵犯了其他第三者的权利，则一切责任（交涉与应诉）由许可方单独承担，必要时被许可方可提供帮助”。特别是以总付方式作为专利费支付形式且一次付清时，这项承诺必不可少。另一种是在“鉴于条款”中，除了说明双方签订合同的目的和愿望外，许可方还要保证其专利使用的合法性，这种保证具有潜在的法律作用，一旦有第三方指控侵权，仲裁机构或法院可据此分清责任。有了这类条款，上述案例中的史密斯公司不仅必须应诉，避免我方支付国外昂贵的诉讼费外，而且，对于违约造成的经济损失，我方钻头制造厂还有权向其提出索赔。

三、税费条款的合法性问题

（一）“包税条款”问题

对国外许可方的在我国应缴纳的所得税，有的专利许可合同中不加以规定，使得许可方有可能逃税。有的规定如同虚设，如规定在履行本合同期间，某外国公司仅支付中华人民共和国境外所征收的有关税费，还有写成：在中华人民共和国境外所征收的与许可合同有关的税费由许可方支付；在中华人民共和国境内所征收的与许可合同有关的税费由被许可方支付。这两种写法均属于“包税条款”，等于我方承担了许可方的纳税义务，代替许可方缴纳所得税。 根据我国《外国企业所得税法》和《个人所得税法》的规定，我国政府对来源于中国境内的所得，除有的给予税收减免优惠外，均须征收外国企业所得税和个人所得税。因此，来源于我国的专利使用费，依法应纳税。显然上述条款的写法违反了我国相关税法规定，正确的写法应该是：中国政府根据《中华人民共和国个人所得税法》和《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》对许可方课征的有关执行本合同的一切税费，由许可方支付。在中国境外课征的有关执行本合同所发生的一切税费，由许可方支付。

为了促进我国国际技术贸易的发展，我国政府已与多国政府签订了避免双重征税协定，以减轻专利许可方的税赋。因此，对与我国已签订避免双重征税协定国家的许可方，税费条款要做如下调整：既许可方在履行本合同期间，在中国发生的一切税费要根据中国政府和XX国政府签订的《中华人民共和国政府和XX国政府关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定》由许可方负担。 同时强调被许可方应向许可方提供中国税务当局出具的纳税证明正本一份，作为在许可方国家的减免税依据。同时，由于大部分许可方在被许可方境内没有固定经营场所，因此我国法律规定由被许可方承担扣缴义务人。 对于规定的税费，由被许可方从本合同支付中扣除，并代替许可方向中国税务当局缴纳，如扣缴义务人不履行该项扣缴义务，不扣或少扣应扣税款，或未按规定期限缴入国库，则其将受到罚款的处分。

（二）擅自规定“减免税”待遇问题

有的企业在合同条款中擅自规定对许可方的专利费给予减免税待遇或擅自降低预提所得税税率，这属于越权行为。技术所得税减免范围应按《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第19条和该法《实施细则》第66条规定进行。同时，确实属于依法给予减、免税优惠待遇的许可技术，还要履行法定手续，包括被许可方应向为其登记技术进口合同的主管部门申请办理外国企业所得税减免，同时提供技术进口合同副本、技术进口合同登记证书等资料。

四、 正确对待条款中的限制性商业惯例

在专利许可合同中，许可方往往利用其拥有专利的有利地位，在合同中附加一些限制性的条款。比如：要求被许可方购买非专利实施所必需的技术、原材料、零部件及设备；在专利权有效期届满后仍要求被许可方继续支付使用费；限制我方改进许可方提供的技术，或限制我方专利产品的出口渠道等，以求在较长时期内维持其对技术的垄断和支配地位。

例如：2005年我国一家公司与荷兰某公司草签了一份引进挖泥船设备和制造挖泥船专有技术的许可合同，其中有一条款这样规定：“对那些挖泥船用户的总机构是在中华人民共和国之外注册的，假如与荷兰某公司的利害关系无冲突和将无冲突，那么这些挖泥船的建造和交船可以进行；对上述情况须经双方协商最后判断，对荷兰某公司的利害关系是否存在或是否将存在冲突，最后由荷兰某公司单方面决定。” 这显然是限制出口渠道的条款。

国际组织通过一些相关国际条约，如联合国的《一套管制限制性商业惯例的多边协议的公平原则和规则》及世界贸易组织的《与贸易有关的知识产权协定》来管控限制性商业惯例的实施。我国对限制性商业惯例的立法主要是2002年起实施的《中华人民共和国技术进出口管理条例》，其中列有七种限制性商业惯例表现形式，凡是含有这些限制性内容的条款的许可合同都不能获得相关政府部门的通过，如通信行业巨头高通公司在我国的专利授权协议需获得国家发改委的认可。

我方企业要充分了解我国立法规定，利用这些法律武器，迫使技术许可方放弃一些苛刻的不合理的限制性要求。同时被许可方在坚持法律原则的框架下，还要进行具体分析，视利弊大小，灵活掌握，不能一概拒绝，因有些限制性条款的提出具有其合理性。以限制技术产品的出口为例，条款内容主要有以下几种写法：第一、禁止利用合同专利技术制造的产品出口；第二、须征得许可方的同意才能出口；第三、禁止被许可方向一些国家和地区出口或只能向某些国家和地区出口；第四、出口只能通过技术许可方指定的代理人。虽然限制的内容有所不同，但都属于垄断市场瓜分市场限制竞争的表现，一般来讲均属于各国法律所不允许的。

但具体分析，第一种出口限制一般不能接受，因为专利权在未获批准的国家和地区内是无效的，合同不能禁止专利产品出口到专利权在未获批准的国家和地区，这显然不合理，也是对相关立法无知的表现，上述挖泥船案例即属于这一情况。第二、第三、第四种情况应视具体情况有条件地接受。比如：许可方已与其他国家和地区的企业签订该专利的独占或排他许可合同，该企业有权禁止此专利产品的进口。在这种情况下，我方再向上述国家或地区出口该专利产品，就会造成侵权，因此这种限制具有其合理性。

另一种情况在许可合同中常见的限制性条款，是限制改进和发展许可技术，通常有两种表现形式：一是禁止或限制被许可方对新产品、制造工艺等进行研究和开发；二是禁止或限制被许可方从第三方取得改进技术的方法，这也属于我国法律所约束限制性商业惯例。一般条件下，被许可方应拒绝该限制性条款。但若存在下述情况，应视为合理的，可做些让步：其一是专利产品使用许可方的商标，为保持其商标信誉和产品性能而限制受方改进技术；其二是被许可方制作的专利产品将返销许可方指定的国家和地区。因此，在技术许可合同中，我们既要遵守我国的法律规定，限制不合理的限制性贸易条款，又要权衡利弊，对合理的限制性贸易惯例做出适当的让步，以便引进更多我方急需的先进技术。

随着科技的发展，许可合同的签订也会越来越多。不论是我国的大企业还是中小企业，特别是当作为被许可方时，我们更关注如何签订一个既能合法地获得专利技术，同时，也使自身利益获得保障的许可合同。