《专利法》上“通知-删除”规则的挑战与应对
2016-10-13谢嘉图
谢嘉图
《专利法》上“通知-删除”规则的挑战与应对
谢嘉图
（西南政法大学，重庆 401120）
为应对电子商务平台中日益突出的专利侵权问题，《专利法修订草案（送审稿）》增加了“通知-删除”规则。该规则源于版权法领域长期实践中所作出的判例，但网络环境下的版权侵权和专利侵权有一定的差异，具体体现为作品的可数字化和专利产品的不可数字化，进而导致在侵权认定中，被控侵权产品信息不充分，电子商务平台无法判定侵权与否。引入“汉德公式”并由此进行经济分析可知，解决该问题的出路在于，在“通知-删除”规则中增设反通知规则。将网络服务提供者定位为“义务人”，而非“裁判者”。
网络侵权；“通知-删除”规则；数字化；汉德公式；反通知
电子商务平台是网络技术发展的重要产物，在网络技术的支撑下，电子商务平台不断推出新的交易方式，从而影响、改变人们的生活。新的交易方式背后，隐藏着许多交易规则的变化，也导致诸多规制交易秩序的规则必须因时而变。“通知-删除”规则便是为了应对网络侵权而发展出来的典型规则。在新近公布的《专利法修订草案（送审稿）》中，起草者将“通知-删除”规则纳入了《专利法》体系。一方面，体现了目前应对电子商务平台中专利侵权产品的迫切需要。另一方面，也为《专利法》体系如何接纳、适应“通知-删除”规则，留下了思考的空间。
一、问题的提出
网络技术的出现推动了传播方式的转变，同时也带来了新的版权问题。作为科技大国，美国很早便面临着由技术进步所带来的法律问题，由判例到立法，逐步形成了一系列新规则。版权法上的“通知-删除”规则便是其中之一。
事实上，在“通知-删除”规则形成的过程中，美国法官在应对这些新问题的时候，其思路也发生了极大的变化。最初，在“FRENA诉花花公子”一案中①，法官并没有区分网络服务提供者与网络用户二者的责任，而是直接判定网络服务提供者承担侵权责任。两年之后，美国法官在判决“Netcom”案时②，已经意识到了网络服务提供者与网络用户责任的分担，分别认定了二者的责任，并以“帮助侵权”判定网络服务提供者承担版权侵权责任。随着类似案件的增加，法官随后又在“Nepster”案中，总结出了判断网络环境下构成“帮助侵权”的三要素③。而后，在“Grokster”案中，法官对之前确定的“索尼原则”做出了进一步的阐释④，并且认定“当某人提供了某一产品，其目的是主张用于侵犯版权，例如以明示或者其他的肯定性措施来鼓励侵权，就应当因为他人的侵权行为而承当责任”。在千禧年之际，美国颁布的《数字千年版权法（DMCA）》中，对上述判例所阐述的规则做出了总结，并将其成文化。
随着技术在世界各国的普及，相似的问题普遍在各国都有所体现，《数字千年版权法》中所确立下来的“通知-删除”规则成为了各国解决网络环境下版权侵权纠纷的标杆。然而，技术的发展不仅仅对版权造成了冲击。在专利权领域，电子商务的发展和壮大，同样使权利饱受威胁。于是，规则的借鉴和扩张成为了潮流，“通知-删除”规则顺理成章地被当成了解决网络环境下专利侵权问题的工具。思考的惰性鼓励照抄照搬，为了完成政策目标⑤，将《著作权法》中的“通知-删除”规则丝毫不差地移植至《专利法》之中。正如学者所担心的，电子商务平台是否有权、有能力认定专利侵权；如何准确的认定专利侵权从而采取“删除”的手段遏制侵权。在这许多问题尚未有定论之时粗暴地将“通知-删除”规则纳入《专利法》之中，或许将为执法带了更大的难题。
二、网络环境下的版权与专利
当知识产权的体系闭合之后[1]，无论是专利、商标，还是版权，便被认定为是密切关联的体系。尤其是版权与专利，由于其保护的对象都要求有“创造性”（如果将“独创性”理解为“独”加“创”的二元视角）[2]，使得人们渐渐遗忘了二者背后的差异。在网络环境下，尤其是在三大领域都出现似是而非的问题时，原有的基于“求同”思想下所建立的学科体系化仅仅在原有的技术基础下得以适用，新的技术条件的发展更要求在“同”的基础上观察其中的“异”，从而对新问题有更好的把握。
（一）可数字化与不可数字化：版权与专利在网络环境下的差异
在知识产权领域产生巨大影响的技术首先是数字技术。数字技术最主要的特征在于，能够将信息转化成数字编码并储存、传输，并可以随时将数字化的编码还原成原有信息，其原理便是“信息-数字编码-信息”的变化结构。相比较于复杂多样的信息，数字编码是由大量的、有规律但又十分简单的0和1这两个数字的组成，在标准化的机器之中读取出来的结果具有唯一性。
数字技术的出现，对版权和专利产生了截然不同的影响。在版权领域，作品作为一种信息，其价值的实现便是取决于对于其中信息的直接利用。在专利领域，尽管发明创造也以信息的形态出现，但其实现往往却是取决于对信息的转化，即形成专利产品。更进一步说，作品一般而言更倾向于满足人们的精神需求，当作品被人们所感知，其目的便已经达到了。而发明创造则更倾向于通过解决技术问题满足人类的现实生产、生活，其中的信息或记载于专利文书之中，或体现在专利产品之上，而现实中真正解决技术问题的，是一件件专利产品。
因此，当数字技术到来之时，版权的利用方式便发生了极大的改变，转化成数字编码形式的信息极易被人获取，而一旦获取该数字编码并加以解译便几乎完成了对版权的利用。相反，专利制度本身是一种以公开信息换取垄断权利的制度，制度本身似乎更加期待其所公开的发明创造的信息能更加地传播。同时，信息传播本身并不影响专利的利用，专利制度关注的是发明创造的转化。但是，作为专利转化的成果，产品大多仅具物理属性，无法被数字化。正是在这一点上，专利法所保护的发明创造，并没有像版权法所保护的作品一样，受到数字技术的巨大冲击。
真正使《专利法》迫切需要“通知-删除”规则的，是网络技术的发展。正如有学者所指出的，“单独的电子计算机技术的发展远没有展示出数字技术的威力。真正震撼人心的，是计算机技术与通信技术的渗透与结合”[3]。网络技术很大程度上依赖于数字技术，也极大地推动了数字技术的应用。网络技术的发展，使得在现实生活之外又出现了一个虚拟的世界，数字化的版权在虚拟世界中肆意的传播，严重的威胁到了版权利益的实现，“通知-删除”规则等诸多制度便应运而生。此外，对于商品销售而言，网络技术带来的深刻影响是电子商务的诞生。电子商务的出现不仅改变了人们的消费方式，也改变了商家的营销手段。体现在产品中的专利技术，在此时才真正地受到了技术进步所带来的冲击。直至电子商务逐渐转向成熟，商品销售方式发生巨变，《专利法》才开始感受到在新环境下的力不从心，借鉴“通知-删除”规则的渴求才得以展现。
（二）直接与间接：版权与专利侵权认定的鸿沟
“通知-删除”规则源于版权法，源于对网络环境中的数字化信息的规制。由于数字技术在储存、传输信息的过程中，严格遵循“信息-数字编码-信息”的流程，因此，信息并不会在该过程中有所变化，这是“通知-删除”规则适用的基础。网络服务提供者在接到权利人的通知时，可以确定无疑地认定被控侵权的作品是否就是享有著作权的作品。法律上要求网络服务提供者在收到权利人“通知”后，采取删除、屏蔽、断开链接的方式，几乎没有误删、错删的可能。
网络技术的发展助推电子商务的高度发达，各类产品的相关信息在电子商务平台上自由地流转，其中不乏有诸多侵犯专利权的产品，从而产生了规制此类现象的需要。“通知-删除”规则首当其冲地成为了借鉴的对象。当“通知-删除”规则被借鉴到《专利法》中，却由于数字技术的缺失，使得规则适用在可以想见的领域出现问题。如上文中所分析的，专利法所保护的发明创造隐含于产品之中，而产品并非信息，产品作为现实的存在是无法被数字化的。在电子商务平台中出现的，无非是相关产品的图像、文字介绍，其中所包含的信息无疑只是产品的片面介绍。电子商务平台上相关产品信息的不充分，直接导致在适用“通知-删除”规则过程中的信息不对称，最终的结果便是电子商务平台无法全面地比对被控侵权产品与专利权的相关技术特征。
此外，《专利法》上的侵权认定比《著作权法》上的侵权认定复杂许多。即使比对所需信息充分，电子商务平台也并不一定能够胜任判定专利侵权的工作。尽管有报告显示，电商平台所收到的专利侵权投诉有74%是外观设计专利，23%是实用新型专利，仅3%是发明专利⑥。有学者也借此指出，电商平台所涉及的专利多为技术性不强的专利，侵权判定相对简单，电商平台有能力做出最基本的判断[4]。但是，简单的、技术性不强的专利在指控他人侵权时，往往要经受专利无效宣告的考验。按照我国《专利法》的规定，外观设计专利和实用新型专利在申请过程中，并不需要经过实质性审查。也就是说，按照上述报告所提供的数据，在电商平台上用于指控他人侵权的专利，有97%是未经实质性审查的，这部分专利权的效力是不稳定的。而确认专利权效力的权力在于国家知识产权局，电商平台在这方面显然无能为力。正如同矛与盾，技术性不强专利降低了电商平台判定侵权的难度，但同时这部分所谓的专利是否符合可专利性的要求也需要打上大大的问号。如果盲目地将“通知-删除”规则简单、机械的适用于《专利法》上，不免要出现许多差池。
三、“通知-删除”规则的的经济分析
（一）汉德公式的引入
美国著名法官利尔德·汉德（Learned Hand）在1947年美利坚合众国诉卡罗尔拖轮公司一案中[5]，提出了侵权责任认定的著名公式，成为了此后美国法院侵权判定的最权威标准。汉德法官在案件中提出，当事人侵权与否的判定，应当考虑三个因素：预防事故的成本（B）、事故发生所造成的实际损失（L）以及事故发生的概率（P），如果预防事故的成本（B）大于事先预知的可能导致的实际损失（PL），那么当事人就不应当承当侵权责任。
实际上，引入注意义务（C）作为第四个变量（如图1）将能更好的说明问题。显然，预防事故的成本（B）会随着注意义务加重而升高，同时，注意义务（C）的加重会导致事故发生概率（P）的下降，从而使事先预知的可能导致的实际损失（PL）随之降低。汉德公式的关键，就是在于寻求预防事故的成本（B）与事先预知的可能导致的实际损失（PL）的一种均衡（C）。
图1：汉德公式
“通知-删除”规则的本意在于为网络服务提供商提供进入“避风港”的条件，从而使网络服务提供者免于被认定侵权。易言之，在汉德公式的解释框架下，“通知-删除”规则要求网络服务提供者应当尽到相当的注意义务（即注意义务大于等于C），否则便会构成侵权。此时，网络服务提供者预防事故的最低成本则为与最低注意义务C所对应的M。无论是最低注意义务C，还是预防事故的最低成本M，都是法律苛以网络服务提供者的最低要求。但是，如何进一步降低网络服务提供者预防事故的成本（B），应当是提升法律效率所寻求的最重要目标之一。
（二）“反通知”规则的引入及其经济激励
著作权法上“通知-删除”规则对“反通知”的引入，其背后实际上蕴含着一种提升法律效力的经济安排。专利法上的“通知-删除”规则，缺乏“反通知”规则的支持，导致仅有的“通知”规则与“删除”规则，并不能成为经济效率最优的制度安排。
引入“反通知”规则最直观的经济激励在于，直接降低了网络服务提供者预防事故的成本（由曲线B变为曲线B’）（如图2）。因为，“反通知”规则的建立，一方面，给予了被控侵权人向网络服务提供者提供完备的被控侵权产品的信息的权利，另一方面，网络服务提供者借助被控侵权人所提交的信息，将能够更好的判断是否对被控侵权的链接予以“删除”。显然，“反通知”规则所建立起来的这种由被控侵权人自行提供相关信息的机制，将会比由网络服务提供者去寻求相关信息的做法更加节约成本，这正是“反通知”规则所带来的经济效率。在新的均衡中（曲线B’与曲线PL的交点），一方面，网络服务提供者确实降低了其预防事故的成本（M’），但另一方面，由于更方面信息的汇集和完善，网络服务提供者必须负有更高的注意义务（C’）从而对侵权与否予以审查。
图2：“反通知”规则的引入
图3：“反通知”规则的完善
实际上，“反通知”规则的意义不仅在于降低网络平台服务者的预防事故成本（B），也为网络服务提供者进入“避风港”提供了更宽的路径。网络服务提供者是否应当充当“裁判者”，是否有权力、有能力对未经权威司法裁判的侵权控告予以认定，不仅关乎事实，更应由法律作出明确规定。如果法律期待“反通知”规则的引入能够为网络服务提供者进入“避风港”提供更宽的路径，那么应该进一步降低事故发生的概率（P），即规定在网络服务提供者接到反通知并转通知且符合一定条件的情况下，全部或部分免除其侵权责任（如图3），这也是著作权法领域对“通知—删除”规则的体系化规定。在此种体系之下，“反通知”规则的引入将使网络服务提供者的预防事故成本（M’’）显著降低，并且使其所需负有的注意义务（C’’）也同时降低，只要网络服务提供者能够完成“通知—删除”规则所设定的相应程序，便全部或者部分的免除了其侵权责任。最终，将权利人与被控侵权人的纠纷交由第四方（如法院、仲裁机构）做出权威裁判，而非由网络服务提供者来裁决。
四、《专利法》上“通知-删除”规则的完善
（一）非数字化的应对：反通知规则的借鉴
“通知-删除”规则作为对知识产权权利人的救济手段之一，过分强调了对权利的保障，忽略了相对人的用以平衡投诉的手段。在专利领域，产品本身无法被数字化，导致在电商平台上所展示的信息并不充分，从而使判定侵权存在困难。这种困难在版权领域并不存在，因此该问题在过去较少被关注。同时，在版权领域，由于网络用户的基数过大且具有一定的隐蔽性，向网络用户进行追责的成本过高的缘故，“通知-删除”规则更关注网络服务提供者，关注其所起到的帮助侵权的作用。而在专利领域，电商平台上销售产品的被控侵权人较易确定，责任承担者具有更明确的指向，网络服务提供者（电商平台）的不再仅仅是单纯的责任承担者，更扮演着一种居间的“裁判者”角色。基于此，“通知-删除”规则中，有必要增加反通知规则，来完善整个制度。
事实上，在版权法领域，我国学者早已呼吁借鉴美国《数字千年版权法》第512节的内容，建立反通知规则[6]，杨立新教授还特别论及反通知规则在整个“通知-删除”规则中的地位及效力[7]。2013年出台的《信息网络传播权保护条例》（简称《条例》）对此作出了呼应，在第十六条、第十七条中规定了反通知的内容及效力。《条例》第十七条规定反通知的效力有二，其一是立即恢复被删除的内容；其二是权利人不得再通知网络服务商要求删除相关内容。一方面，该规则赋予了被控侵权人与权利人相抗衡的能力，不至于使权利的天平过度倾斜。另一方面，该规则试图想澄清，网络服务提供者并不是“裁判者”，而仅仅是义务人，在法律要求的范围内履行义务，确有后续纠纷，则网络服务提供者不予裁判，也不用承担责任。这样的规则与理念，正是《专利法》在借鉴、引用“通知-删除”规则时所缺乏的。
借鉴《条例》中的反通知规则于《专利法》之中，也需要为《专利法》量身定制一套规则。反通知规则最主要的内容应当是，被控侵权人证明其产品并不侵权。在专利法领域，最常见的情形有三：其一，证明被控侵权产品并不落入专利权的保护范围；其二，通过无效宣告否定专利权的效力；其三，举证证明在先使用，并且一直在原有范围内使用。只要反通知的内容中有上述三种情形之一，无论反通知中所提出的主张成立与否，网络服务提供者（电商平台）就应当恢复其之前删除的内容。因为，网络服务提供者既不可以、也不可能充当居间“裁判者”的角色，被控侵权人所提出的不侵权的抗辩成立与否，最终应当交由法院来裁判。当然，反通知的内容中，也必不可少的需要有诸多形式要件，如被控侵权人的相关信息、被控侵权产品的相关信息等。只要反通知符合这上述必备的要件，并通知了网络服务提供者，反通知则应当生效。其效力可借鉴《条例》中的规定，即：立即恢复被删除的内容，以及权利人不得再通知网络服务商要求删除相关内容。
（二）侵权判定能力的弥补：作为“义务人”的角色定位
作为一门技术性极高的部门法，专利法领域的任何问题都具有十足的专业性，专利侵权的认定尤其如此。为了满足专业性的需要，在专利侵权诉讼中，往往还有技术调查官、专家辅助人等参与到诉讼中，才能帮助法官查明纠纷。正因如此，在许多国家，专利侵权纠纷都必须交由法院裁决。网络服务提供者显然并不具有居间“裁判”的能力，将“通知-删除”规则引入到《专利法》中，也常常因为赋予了网络服务提供者以“裁判者”的身份，赋予其“删除”的权力，导致避风港规则的滥用，而为人所诟病[8]。
当通知与反通知都被纳入“通知-删除”规则时，网络服务提供者便似乎成为了裁断侵权与否的裁判者。在此笔者必须指出，这仅仅是一种假象。这种假象来源于，通知与反通知均指向于网络服务提供者，而且，网络服务提供者拥有“删除”的能力，把握着产品是否能够在电商平台上销售的命脉。当时，回归到《侵权责任法》、《条例》等法律法规之中，可以清楚地看到，网络服务提供者仅仅是义务人、责任者，在网络侵权纠纷中，当违反“通知-删除”的义务时，与网络用户一同承担侵权责任。
“裁判者”与“义务人”，二者之间有着天然的不同。在“通知-删除”规则中，网络服务提供者仅仅是义务人，承担着在收到权利人通知便删除相关内容，收到被控侵权人反通知便恢复相关内容的义务。网络服务提供者在该过程中，既不需要对权利人指控的内容进行实质性的审查，也不需要对被控侵权人所抗辩的内容进行实质性的审查。因为，在该过程中，网络服务提供者既没有权力，也没有能力对实质性内容进行审查。在核对当事人身份、权属证明等最基本的信息无误之后，其就必须履行“删除”或“恢复”的义务。在此意义上，笔者并不赞同将“通知-删除”规则视为“临时禁令”[7]，更反对任何将网络服务提供者上升为“裁判者”的观点。
或许会有质疑的声音认为，如此解释、适用“通知-删除”规则是否使该制度被架空，网络服务提供者或许会做诸多的无用功。对此，笔者认为，制度有利弊，效果有良莠。《专利法》中的“通知-删除”规则针对的是，被控侵权人自身都找不到正当理由作出反通知的产品。而对于有争议的纠纷，本来就应当诉诸法院，由法院来裁决，不应当使权利人过度依赖于“通知-删除”规则。且对于纠纷的临时救济，目前我国《专利法》、《民事诉讼法》所提供的诉前禁令等制度已经足以起到临时救济的效果，也无需仰赖“通知-删除”规则来救济。追求效率在一定程度上可能会损害公平，立法者不能将权利人就定义为“善”，而将相对人定义为“恶”。在设立简便、快速的规则保护权利人的同时，也应当考虑对相对人利益的维护。
[注 释]
① 参看PLAYBOY ENTERPRISES,Inc.,v FRENA,839 F.Supp. 1552(1993)。
② 参看Religious Technology Center v.Netcom On-line Communication Services,Inc,907 F. Supp. 1361 (N.D. Cal. 1995) 。
③ 参看Metro- Goldwyn- Mayer Studios v. Grokster, 380 F.3d 1154 (9th Cir. 2004)。
④ 参看Sony Corp. Of Am. v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417 (1984)。
⑤ 《国家知识产权局关于<中华人民共和国专利法修订草案（征求意见稿）>》的说明：“（十七）关于第六十三条的说明：2012年，根据《修改完善打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品有关法律制度工作安排》要求，国务院法制办组织对相关法律法规中关于罚款数额的规定进行了清理，并形成统一修改方案。为加大对假冒专利行为的处罚力度，参照新修改的《商标法》相关表述，建议对本条做出相应修改。”
⑥ 参看《2014年淘宝联动知识产权局打假报告》。
[参 考 文 献]
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[3] 易健雄.技术发展与版权扩张[M].北京:知识产权出版社,2009:157.
[4] 冀瑜,李建民,慎凯.网络交易平台经营者对专利侵权的合理注意义务探析[J].知识产权,2013(4):56.
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[6] 秦珂.“通知-反通知”机制下网络服务提供者版权责任的法律比较-兼论图书馆的对策和相关立法问题[J].河南图书馆学刊,2005(6):4-6.
[7] 杨立新,李佳伦.论网络侵权责任中的反通知及其效果[J].法律科学,2012(2):157-165.
[8] 司晓.知识产权领域“通知-删除”规则滥用的法律规制[J].电子知识产权,2015(2):91-99.
The Challenge and Solution of the “Notice and Take down” Rule on
XIE JIATU
In order to response to the patent infringement in the e-commerce platform,
Internet infringement; “Notice and Take down” rule; digitization; Hand Formula; Counter-notification
D91
A
1008-472X(2016)05-0098-06
2016-04-16
本文受2016年重庆市教委科技项目“重庆小微企业专利融资困境及对策研究”（项目编号：KJ1600108）资助
谢嘉图（1992-），男，广东汕头人，西南政法大学知识产权研究中心助理研究员，硕士研究生，研究方向：知识产权法。
本文推荐专家：
韩松，西北政法大学，教授，研究方向:民商经济法。
焦和平，西北政法大学，副教授，研究方向:民法和知识产权法。
