域名与商标的合理使用问题研究
——以微信域名案为视角
2016-03-15阮开欣
阮开欣
(华东政法大学，上海 200042)
域名与商标的合理使用问题研究
——以微信域名案为视角
阮开欣
(华东政法大学，上海 200042)
微信域名案涉及域名是否构成商标合理使用的问题。域名中存在商标的描述性使用和指示性使用。指示性使用规则适用于域名的关键在于是否导致网络用户的混淆。判断域名是否构成指示性使用具有一定的特殊性。通常来说，域名中相同性使用商标难以构成指示性使用。指示性合理使用规则适用于域名时需较多地考虑网站是否具有非商业性或表达性。微信域名案中，
域名；商标；合理使用；微信
一、问题的提出：争议域名是否属于商标的合理使用
近期，亚洲域名争议解决中心香港秘书处行政专家组对于争议域名
《ICANN统一域名争议解决政策》(简称《政策》)第4(a)条规定，投诉人需证明：(i)域名与投诉人享有权利的商品商标或服务商标相同或混淆性相似；(ii)被投诉人对该域名并不享有权利或合法利益；(iii)被投诉人对该域名的注册和使用具有恶意。《政策》第4c条还规定，被投诉人可根据以下三点举证答辩证明拥有权利或合法利益：(i)在接到有关争议通知之前，被投诉人在提供商品或服务的过程中已善意地使用或可证明准备善意地使用该域名或与该域名相对应的名称者；(ii)被投诉人(作为个人、商业公司或其他组织)虽未获得商品商标或有关服务商标，但因所持有的域名业已广为人知者；(iii)被投诉人正非商业性地合法使用或合理地使用该域名，不存有为获取商业利益而误导消费者或玷污争议商品商标或服务商标之意图者。如果争议域名属于商标的合理使用，那么被投诉人对争议域名享有合法使用的权利，投诉人则无法满足4(a)条第二款。鉴于注册人对于争议域名出于合法的目的，不存在注册和使用的恶意，4(a)条第三款也同时无法满足。
在微信域名案中，专家组对于被投诉人对争议域名不享有合法权益这一点上指出：被投诉人在知道投诉人的商标时注册争议域名构成“恶意”，而非“善意”地使用争议域名/网站。专家组基于被投诉人对于商标的知晓而支持了投诉人对这一要件的证明，该说理显然过于简单和粗糙。在域名构成商标合理使用的情况下，被投诉人完全可能知晓在先商标的存在。可见，仲裁意见显然欠缺合理使用的考虑。实际上，域名对商标合理使用的问题在实践中并未得到充分的认识，笔者试图对相关规则予以明晰。
二、域名中存在商标的合理使用
商标的合理使用可以分为描述性使用和指示性使用①描述性使用的英文为descriptive use，也称为“典型合理使用”(Classic Fair Use)，指示性使用的英文为nominative fair use。。描述性使用是原始描述性(primary descriptive)、非商标含义上的使用，指行为人使用“商标”中的元素(如文字或图形)本身描述其商品或服务的质量、原料、功能、用途等特点。而指示性使用是为了指示用途或特点等目的在必要范围内使用他人的商标，如为了说明自己提供的商品或服务于该商标的商品或服务配套，并不导致消费者对商品或服务的来源或关联关系产生混淆[2]。两种商标合理使用都不是指示自己商品或服务的来源，但两者的核心区别在于，描述性使用与他人商标无关，而指示性使用与他人商标有关。如对于手机上的“苹果”商标，他人在自己与苹果相关的商品上使用“苹果”一词属于描述性使用；而他人提供“苹果”手机的维修服务，并未导致公众的混淆误认，那么其属于指示性使用。
网络域名中也同样存在商标合理使用，域名的文字既可以是描述性使用，也可以是指示性使用。关于描述性使用，《WIPO意见》①WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”)。第2.2条指出：专家组在判断是否存在权利或合法利益时需考虑商标的状态和知名度，被投诉人是否注册了含有字典单词或词组的其他域名，争议域名是否用于与其通用或描述性含义相关的目的。如被投诉人真实地为了经营苹果的网站，而不是为了销售电脑或MP3播放器或其他违法目的，那么被投诉人也有权将“apple”用于域名。专家组承认，即使域名包含字典中的单词或词组，而仅仅注册域名不会赋予其自身在域名中的权利或合法利益。通常，为了认定包含通用名称或字典单词的域名存在权利或合法利益，该域名需要真实地使用，或至少明显为了与该单词的含义相关的目的进行使用。另一方面，《WIPO意见》第2条还分别对转售经销商的网站、评论(批评)网站②评论(批评)网站是评论(批评)某品牌或公众人物的网站，其域名中包含了被评论对象的商标或名字。(criticism site，gripe site)和粉丝网站③粉丝网站是表达喜好某品牌或公众人物的网站，其域名中包含了被喜欢对象的商标或名字。(fan site)的问题进行了阐释，这些都涉及域名的指示性合理使用。
在微信域名案中，争议域名的网站中所使用的“微信”及其拼音都是针对腾讯公司的“微信”商标，并不涉及描述性使用，只涉及是否构成指示性使用的问题，因此下文将重点探讨域名的指示性合理使用。而仲裁书中的少数意见认为，“微信”是一种“为智能终端提供即时通讯服务的免费应用程序”，而非区别服务来源的商标。这是不能成立的。即使“微信”本身不具有固有显著性，腾讯公司也通过大量使用使其具有第二显著性。在近期判决的微信商标的行政案件中，北京市高级人民法院以“微信”缺乏显著性而驳回创博亚太公司的商标申请。创博公司没有通过实际使用建立第二含义，而腾讯公司却通过大量使用使其“微信”商标产生了第二含义，不具有固有显著性的商标的权利归于最先通过大量使用获得第二含义之人[3]。
三、指示性使用规则适用于域名的关键在于是否导致网络用户的混淆
指示性使用与描述性使用在适用时存在的一点区别在于，描述性使用的情形允许一定程度的公众混淆，而指示性使用仍然以混淆可能性作为关键标准[4]。美国最高法院在2004年判决的KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.案中指出：判例法容忍消费者一定程度混淆的情况是原本描述性的词语被选用为商标，更不用说允许仅仅因为先占而获得了使用该描述性词语的完全垄断。兰哈姆法也持类似的容忍态度，法条没有表明其剥夺商业性言论对于描述性词汇的正常使用④KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 543 U.S. 111, 122, 125 S. Ct. 542, 550, 160 L. Ed. 2d 440, 72 U.S.P.Q.2d 1833 (U.S. 2004)。。
商标的指示性使用必须真实客观，并不导致消费者的混淆。美国联邦第九巡回上诉法院在1992年判决的New Kids on the Block v. News America Pub., Inc.案①New Kids on the Block v. News America Pub., Inc., 971 F.2d 302, 20 Media L. Rep. 1468, 23 U.S.P.Q.2d 1534 (9th Cir. 1992)。中给出了判断指示性使用的因素：1.商标权人的产品或服务在没用使用商标的情况下不能轻易辨别；2.商标的使用没有超出合理必要的程度；3.被告没有误导性地暗示其与商标权人的关系。在该案中，被告《今日美国》报纸关于流行乐队NEW KIDS ON THE BLOCK做了一个问卷调查，让读者回答最喜欢五位乐队成员中哪一位，读者通过电话投票的同时也交了一笔费用，三天后报纸上公布了投票结果。该乐队认为报纸使用了其名字而侵犯其商标权。法院将其认定为指示性使用并强调，尽管原告对其名字享有有效的服务商标的权利，但该权利没有赋予他们控制粉丝如何消费的权利。
相应地，在网络环境下，域名中也同样存在指示性使用的情形，其适用的标准也关键在于是否导致网络用户的混淆。转售经销商的网站则是最典型的情形，在不导致网络用户混淆的前提下，转售经销商有权在域名中指示性使用他人商标。《WIPO意见》第2.3条规定：通常，转售者或经销商可以善意提供商品和服务，在特定的条件可以在域名中享有合法利益。这些条件通常包括真实地提供商品和服务，网站仅用于销售商标权人的商品，网站准确和明显地透露了域名注册人和商标权人的关系。被投诉方不能“穷尽”(corner the market)反映商标的域名②WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition ("WIPO Overview 2.0") 2.3 Can a reseller/distributor of trademarked goods or services have rights or legitimate interests in a domain name which contains such trademark?。早在2001年仲裁的Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.案③Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No.D2001-0903。中，投诉人是“OKIDATA”商标的权利人，开发、生产和销售电脑的外围设备和配件，包括打印机、传真机。而争议域名为
四、判断域名是否构成指示性使用具有一定的特殊性
一般来说，域名中使用他人商标较难构成商标的指示性使用。因为域名通常会成为一种商业标识，企业也通常会将自己商标用于域名，而网站内容中使用他人商标也通常可以达到指示的目的，没有太大必要将他人商标用于域名中，在域名中使用他人商标的混淆可能性是相对较大的[5]。甚至小部分仲裁专家组认为，没有相关商标权人的明确同意，转售商标权人商品的权利不能创作出使用与商标相同、混淆性近似或全部包含商标的域名的权利⑤域名仲裁的先例如下：Motorola, Inc. vs NewGate Internet, Inc., WIPO Case No.D2000-0079,
域名主体部分(通常二级域名)与商标完全相同的情况(笔者在下文中将其称为相同性使用，如
不过，域名中包含商标和其他文字的情形相比于相同性使用导致混淆可能性的程度降低很多，相对容易构成指示性使用。通常，批评网站的域名中以商标加负面词语(如
另外，被告在被法院认定不构成指示性使用的情况下，可以改变使用方式，在不导致混淆可能性的情况下仍然继续指示性使用商标。如果域名纠纷仅通过法院的司法途径解决，那么这具有一定的类似性。如在Tabari案中，上诉法院改变了地区法院所支持原告的禁令，如果发回审理中发现网站内容存在不当使用的情况下，原告仅可以要求被告对网站内容进行一定的改变，但不能剥夺被告使用原来域名的权利。然而，域名的争议解决存在一定特殊性，商标权人根据《政策》提起域名仲裁的情形下，如果被投诉人域名或网站整体上不符合指示性使用的情况，被投诉人使用该域名的权利则会被剥夺(域名转移至投诉人)，不存在改变网站内容的折中结果。
五、网站的非商业性或表达性
指示性合理使用规则适用于域名时需较多地考虑网站是否具有非商业性或表达性。评论网站和粉丝网站的域名通常能构成指示性使用主要在于其出于言论表达的自由而具有非商业性。在2005年判决的Lamparello v. Falwell案⑦Lamparello v. Falwell, 420 F.3d 309, 315 n.3, 76 U.S.P.Q.2d 1024 (4th Cir. 2005)。中，联邦第四巡回上诉法院认为，混淆的判断需考虑将涉案域名配合网站的内容，没有人会相信批评网站< www.fallwell.com >的攻击对象Rev. Jerry Falwell会赞助一个网站来批评他自己，以及他的立场和他对圣经的解释。法院还指出，初始兴趣混淆的理论也不适用，因为非商业性批评网站的运营者没有盈利目的。又如2013年判决的Jalin Realty Capital Advisors, LLC v. A Better Wireless案⑧Jalin Realty Capital Advisors, LLC v. A Better Wireless, NISP, LLC, 917 F. Supp. 2d 927, 938 (D. Minn. 2013)。中，该批评网站< jcra.com >(原告公司名称的缩写)是为了提醒消费者原告的商业行为存在欺诈，该网站显然不导致网络用户的混淆可能性。《WIPO意见》第2.4条还总结了一些考量因素：1.域名的注册和使用真实地出去评论商标权人；2.注册人相信其评论是有根据的，没有商业利用的意图；3.对于访问涉案域名的网络用户来说很明显其网站不是由商标权人运营；4.被投诉人避免注册所有或几乎明显合理地适合于商标权人的域名；5.网站适当地提供明显和合适的链接指向商标权人的网站；6.当发送给投诉人的电子邮件可能使用涉案域名，发送者都被合理地告知其发送错误。
不过，如果评论网站表面上出于言论表达的目的，但实际上存在商业利用的倾向，那么其仍然可能导致混淆可能性而不构成指示性使用。在一些情况下，批评网站超出了言论表达的限度而提供商品或服务，如向网站相关内容的竞争者销售广告位或链接。《WIPO意见》第2.4条和2.5条均指出，批评网站和粉丝网站的内容应真实且具有非商业性，但在许多案件中，被投诉人声称其域名出于言论自由的目的，但专家组发现这实际上基本是商业利用的托词。甚至有观点认为，无论域名是否出于批评目的，当其使用是公平且非商业性，被投诉人才能被认定为具有合法利益。也有观点指出：粉丝网站的使用应该真实且明显区别于官方网站，具有非商业性的本质。如果所谓的粉丝网站存在点击付费广告(pay-per-click (PPC))链接或其他自动广告功能，那么其难以被认定为合法的非商业性网站。不过，小程度附带性质的商业行为在特定情形下可以被接受，如这种行为具有辅助性或有限性，或与网站的主题具有一定的联系。
还需指出的是，商标的指示性使用不能成为域名抢注的合法外衣，否则域名抢注者都可以借用指示性使用来实现非法牟利的目的。因此，如果域名注册者存在商业性利用域名的事实(如向商标权人提出域名出售的要约而索要高价)，其难以构成商标的合理使用。在2001年判决的People for Ethical Treatment of Animals v. Doughney 案①People for Ethical Treatment of Animals v. Doughney, 263 F.3d 359, 60 U.S.P.Q.2d 1109 (4th Cir. 2001)。中，涉案域名为< peta.org >，被告使用该域名的网站来对原告PETA(善待动物保护组织)进行滑稽模仿(parody)，但被告不仅在网站中存在商业性的链接，还向PETA提出了出售涉案该域名的要约，而且被告还注册了其他著名机构的相关域名。联邦第四巡回上诉法院最终驳回了被告提出的滑稽模仿的抗辩，从而支持了域名抢注和商标侵权的主张。
[1]阮开欣.域名争议的若干法律问题探讨——兼评微信域名案[J].中华商标,2016,(5).
[2]J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition[J].§ 11:45 (4th ed).
[3]黄武双,阮开欣.商标申请人与在后使用人利益的冲突与权衡[J].知识产权,2015,(4).
[4]阮开欣.从“瑞丽”案看商标法中的地名和地理标志问题[J].中华商标,2015,(9).
[5]阮开欣.作品中使用商业标识的商标侵权问题——从近期电视节目名称纠纷案谈起[J].电子知识产权,2016,(3).
[责任编辑:刘 庆]
2016-08-19
阮开欣(1989-)，男，上海人， 2015级知识产权专业博士研究生。
D923.4
A
1008-7966(2016)06-0134-04
