崔 英关 健

由路虎专利被无效案探讨不丧失新颖性宽限期问题

崔 英*关 健*

近期关于路虎揽胜极光和江铃陆风X7两个外观设计专利诉讼引起了社会各界的广泛关注，该案涉及的主要法律为《专利法》第24条关于不丧失新颖性的法律条款。本文从具体案情介绍、案例分析和应对策略、关于不丧失新颖性的详细解读、对专利申请人的相关建议等4个方面对不丧失新颖性宽限期的要求和运用提出一些建议。

不丧失新颖性 宽限期 路虎 无效宣告

一、具体案情介绍

近期路虎揽胜极光和江铃陆风X7两个外观设计专利诉讼引起了社会各界的广泛关注，而专利复审委员会作出的决定竟是两家的专利权均被宣告无效，更是值得深思。先来了解一下具体案情。

（1）路虎揽胜极光的涉案专利（专利号：ZL201130436459.3）是路虎公司于2011年11月24日提交的外观设计专利申请，并于2012年8月29日授权公告。江铃陆风X7的涉案专利（专利号：ZL201330528226.5）是江铃公司于2013年11月6日提交的外观设计专利申请，并于2014年4月23日授权公告。

（2）2014年7月25日，路虎公司向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求，指出江铃公司的陆风X7与其揽胜极光属于实质相同，请求宣告陆风X7无效。

（3）2015年2月16日，江铃公司向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求，指出路虎公司在其申请日之前已经在车展上公开了路虎揽胜极光的两个车型设计，证据为搜狐、汽车之家等网站上公开的资料。

（4）2016年4月6日，专利复审委员会对路虎公司的揽胜极光作出了无效决定（决定号：29147），决定的理由为路虎公司在申请日之前已经公开了其设计，属于现有设计，不具备新颖性。

（5）2016年5月13日，专利复审委员会对陆风X7作出了无效决定（决定号：29146），决定理由认为江铃陆风X7与路虎揽胜在整体视觉上没有明显区别。

二、案例分析和应对策略

要理解专利复审委员关于路虎无效案件的判定，应当先了解中国《专利法》中关于外观设计新颖性以及不丧失新颖性宽限期的规定。

1.专利法相关规定

《专利法》第23条第1款规定，授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。

该条款是要求申请专利的外观设计在申请日以前要有新颖性，也就是没有任何单位或个人在申请日以前公开过或者申请过此外观设计。

而《专利法》第24条还规定，申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：（1）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；（2）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；（3）他人未经申请人同意而泄露其内容的。上述6个月期限称为不丧失新颖性宽限期。

2.案例分析

2010年的广东汽车展览会于当年12月21日至12月27日举办。路虎揽胜极光专利的无效宣告请求人提供了相关证据，证据1是经过公证保全的网络证据，证据3为《汽车之友》《汽车杂志》等纸质媒体的关于广东车展的相关报道。两项证据均证明路虎揽胜极光车型在该届车展中展出的事实。图1为路虎揽胜极光的专利图片，图2为该车型在广东车展上的图片。

对于了解中国《专利法》并且积极保护自己知识产权的企业来讲，应当在展出后的6个月内向国家知识产权局专利局提交专利申请，并要求新颖性宽限期，从而不会导致其丧失新颖性。但路虎公司是在2011年11月24日向国家知识产权局提交专利申请，该申请日早已过了新颖性宽限期的最后期限，因此，该申请已不具备新颖性。

3.应对策略

路虎公司若欲避免这种情况出现，有以下两种正确的做法。

（1）应当在不晚于2011年6月21日前向国家知识产权局提交关于揽胜极光的外观设计专利申请，并在请求书中请求不丧失新颖性宽限期，勾选“在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出”一项。同时，路虎公司应当在2个月内准备好相关证明材料并向国家知识产权局提交。证明材料为：由广东车展的主办方出具的加盖其公章的证明函，内容包括展览会展出的日期、地点、展览会名称以及揽胜极光展出的日期、形式和内容。

（2）应当在车展公开前向国家知识产权局提交专利申请。此做法对于知识产权的保护是最为有效的，因为不丧失新颖性宽限期只是一种补救措施，是对申请人的一种优惠。

图1 路虎涉案专利

图2 广东车展相关图片

三、关于不丧失新颖性的详细解读

1.中国宽限期的范围和时间

国际上，新颖性宽限期在范围上分为两种：广义宽限期和狭义宽限期。中国实行的是狭义宽限期，即只认为符合《专利法》第24条规定的3种公开情况才被给予新颖性宽限期。而广义宽限期则除了上述3种情况外还包括申请人在公开出版物上发表其发明、公开使用其发明，以及他人从申请人那里获知其发明的内容，进而予以公开的情形。从宽限期的时间来看，可以分成6个月和12个月，中国实行的是6个月宽限期，即从公开日期算起6个月内提交专利申请而不丧失其新颖性。

从路虎案件来看，揽胜极光的专利申请时间为2011年11月24日，而展出的日期为2010年12月21日至25日，中间相隔11个月，虽然在某些国家符合新颖性宽限期规定，但在中国已超出宽限期时间。

2.国际展览会的级别

《专利法》第24条第（1）项中所指的展览会需要达到一定级别，并不是任何展会都给予宽限期优惠。这里所指的中国政府主办的国际展览会，是指包括国务院、各部委主办或者国务院批准由其他机关或者地方政府举办的国际展览会。中国政府承认的国际展览会，是指国际展览会公约规定的由国际展览局注册或者认可的国际展览会。所谓国际展览会，即展出的展品除了举办国的产品以外，还应当有来自外国的展品。例如，地方级政府主办的本地包装行业展览会，该展会只有当地参会者参与，并不包括来自国外的展品。因此，在该展会上展出的各种展品在申请专利时不能享受新颖性宽限期优惠。

《专利审查指南》（2010版）另有规定：如果在展览会上存在销售行为，则该专利申请已属于设计公开，不具有新颖性，不能要求新颖性宽限期。

路虎案件的涉案专利所公开的场所为广东汽车展览会，该展会经审核是属于在相关部门注册备案的具有较大影响力的汽车行业的国际展览会之一，既有国内汽车展品，也有外国汽车展品，该展览会类别符合《专利法》第24条第（1）项的规定。

3.请求不丧失新颖性宽限期的提出时间

《专利审查指南》（2010版）规定，申请人要求不丧失新颖性宽限期的，应当在申请日提交的请求书中声明，并自申请日起2个月内提交证明材料。若2个月内未提交证明材料，则视为未要求不丧失新颖性宽限期。如果申请日时没有提出新颖性宽限期要求，而是在之后的补正书中提出请求，则同样视为未要求不丧失新颖性宽限期。在《专利法》第24条第（3）项中存在特殊情况，即申请人在申请日以后得知他人未经申请人同意而泄露了其内容，应当在得知情况后2个月内提出要求不丧失新颖性宽限期的声明，并附具证明材料。

四、对专利申请人的相关建议

1.新颖性宽限期并不能使申请日提前

宽限期和优先权的效力不同，它仅仅是把申请人（包括发明人）的某些公开，或者第三人从申请人或发明人那里以合法手段或者不合法手段得来的发明创造的某些公开，认为是不损害该专利申请新颖性和创造性的公开，并不是把公开日看作是专利申请日。如果从公开日到申请日期间，有第三人独立地作出了同样的发明创造，而且在申请日以前提交了专利申请，则根据先申请原则，申请人不能取得专利权。而由于申请人的公开，使该发明创造成为现有技术，故第三人的申请没有新颖性，同样也不能取得专利权。

2.认真研读专利申请国关于新颖性宽限期的相关规定

由于每个国家关于新颖性宽限期的规定不尽相同，因此，在这些国家申请专利时要充分了解其对申请人的各种优惠和限制措施。例如，美国专利法实行的是广义宽限期，在申请日前一年内，由发明人或共同发明人所进行对发明创造的任何形式的公开，以及从发明人或共同发明人处直接或者间接地获知该发明创造的他人所进行的任何形式的公开，都会给予宽限期待遇。再如，日本专利法目前实行的同样是广义宽限期，但其宽限期时间只有申请日前6个月。

3.摒弃侥幸心理

由于中国目前外观设计和实用新型专利实行的是初审制度，即只对这两种专利类型进行初步审查，不主动进行检索（明显不具备新颖性的除外），故这两种专利的专利权较不稳定，有可能在授予专利权后又被后续程序宣告无效。因此，当有《专利法》第24条规定的3种情况发生时，不能存在侥幸心理，应当及时保存证据，并在专利申请时要求不丧失新颖性宽限期，同时提交相关证明材料。

五、总 结

专利申请人出于商业目的而提前公开其外观设计产品，未能充分考虑优先申请专利的必要性，而且在事后也未能及时通过不丧失新颖性宽限期的补救措施来保护其知识产权，给企业或者个人造成损失，类似路虎揽胜极光专利无效案在市场竞争中屡见不鲜。路虎案对于各类企业都应起到警示作用，通过该案的教训，企业应当在申请专利时熟知中国《专利法》的相关规定，充分重视不丧失新颖性宽限期制度的相关内容以避免给企业合理的知识产权保护带来不利的影响。

［1］中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010 ［M］.北京知识产权出版社，2010.

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国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心。