杨凤祥

论外号商标应受商标法调整

杨凤祥

外号商标是公众对经营者商标的别称或简称。外号商标之上存在原商标所有人的商誉，放任外号商标的使用会导致消费者混淆与原商标符号价值弱化。但由于外号商标不是经营者自己使用的商标，故不属于现行《商标法》调整的商标。在现有知识产权制度框架之下，虽然可用“知名商品的特有名称权”规范外号商标，但这种方案只能解一时之需，其存在论证上的逻辑瑕疵，且会过重保护外号商标而有损公众对可商标资源的获取。因此，从完善商标法的角度，应当在商标法中构建外号商标的保护制度。

外号商标； 商誉； 混淆； 弱化

通俗说来，外号商标是公众对经营者所使用的商标的缩称或别称，如“kappa”的图形商标为两个人背靠背地坐着，公众便称其为“背靠背”；又如一些消费者习惯称“索尼爱立信”为“索爱”。无论是“背靠背”还是“索爱”，它们都不是经营者自己主动使用的商标，而是公众给商标所起的外号，故经营者不能依据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)主张对外号商标的权利，但涉及外号商标的纠纷时有发生，因而有必要构建外号商标的保护制度。

一、外号商标使用行为性质的争议及评析

有的学者将外号商标称为“商标俗称”，笔者之所以选择“外号商标”这一称呼，是将商标对比人的姓名。自然人有自己的名字，有时他人会根据该自然人的特点，给他取外号，并用外号指称该自然人。商标是经营者在自己经营的商品或服务上使用的标记，类似于人的“姓名”，公众给商标所起的“外号”就是“外号商标”。无论如何称呼，“商标俗称”与“外号商标”为同一事物。学者李琛立足于程序法，分析了法院审理商标俗称注册纠纷时，因当事人提出“适用的法律”不正确，就驳回当事人诉讼请求的做法不妥当，提出法院不应当受当事人选择法条的约束，而可以根据当事人证明的事实，选择适用正确的法律*李琛：《对“商标俗称”恶意注册案的程序法思考》，《知识产权》2010年第5期。。然而，外号商标不是现行《商标法》所规范调整的商标，那么在解决外号商标纠纷时，究竟何为“正确的法律”呢？对此，学者王博提出商标俗称注册行为或造成消费者混淆，或淡化驰名商标，因此将与驰名商标含义近似的外号商标用于域名或商标注册的，应当认定为商标侵权行为，而不是不正当竞争行为*王博：《“商标俗称”注册行为的实体法思考——以“巴黎之花”商标侵权纠纷案为分析对象》，《法学论坛》2011年第5期。。祝建军法官则提出可用“知名商品特有名称权”解决外号商标的利益之争，这样既可以维护知识产权法定主义原则，又可以使知识产权的体系化规则在司法实践中得到体现*祝建军：《注册商标所有权是否有俗称之衍生权利——评“巴黎之花”商标侵权纠纷案》，《中华商标》2010年第6期。。虽然都是以“巴黎之花”案为研究对象，但学者王博与祝建军法官对使用外号商标的行为的定性却完全不同。前者主张使用外号商标的行为属于商标侵权行为，后者则认为属于不正当竞争行为。本文在现有研究成果的基础上，以商标法的完善为视角，欲解决以下问题：第一，注册或使用外号商标的行为，是应当纳入商标法调整，还是应纳入反不正当竞争法调整？第二，如何界定外号商标？第三，外号商

标的权利范围如何确定？并以此为基础，构建外号商标保护制度。

针对第一个问题，需要从两个层面分析：一是为什么不能用反不正当竞争法调整外号商标；二是为什么要将外号商标纳入商标法调整。基于本文结构的需要，这里先解决为什么不能用反不正当竞争法中关于“知名商品特有名称权”的规定调整外号商标。祝建军法官在分析“巴黎之花”商标纠纷时，提出“原告可尝试采用被告侵犯其知名商品特有的名称之诉来主张权利，这样既可以维护知识产权法定主义原则，又可以使知识产权的体系化规则在司法实践中得以体现”*祝建军：《注册商标所有权是否有俗称之衍生权利——评“巴黎之花”商标侵权纠纷案》，《中华商标》2010年第6期。。在现有知识产权制度框架下，这的确为解决外号商标纠纷的一个好方法。但这种解决方案在论证逻辑上存在瑕疵。正如原商标所有人依据《商标法》主张对外号商标的权利时，必然面对现行《商标法》只保护经营者自己使用的商标一样，如果将外号商标作为知名商品特有名称，知名商品所有人必须解释，他人给知名商品所起的别称，是否属于法律所规定的“知名商品的特有名称”。“与注册商标通过注册获得专有权不同，特有名称产生于使用。源自于使用的特有名称，既然是商品的特有名称，从一开始，就不可避免的带有商品类型、特点等属性的色彩”*周雲川：《商品和来源混合的名称不属于通用名称——通用名称和特有名称之辨析》，《中国专利与商标》2012年第1期。，这种带有商品类型、特点的名称，是经营者给消费者的暗示，使消费者能通过商品名称即能联想到商品，进而联想到商品的经营者，故与注册商标一样，知名商品特有名称也是经营者自己主动使用的，而不是消费者给商品的别称。所以，适用“知名商标的特有名称权”解决外号商标问题存在一定的逻辑瑕疵。其次，适用“知名商品特有名称”保护外号商标，赋予了原商标所有人过大的权利。依照《中华人民共和国反不正当竞争法》(以下简称《反不正当竞争法》)的规定，知名商品特有名称权是一种独占性权利；但基于对外号商标保护的利益考量(下文将有详细阐述)，对外号商标的保护，不应当授予原商标所有人独占性权利。而且，知名商品特有名称权的权利人可以要求侵权人赔偿损失，而原商标所有人不能要求外号商标使用人或申请注册人赔偿损失，因为外号商标并非其自己主动、自愿使用于商品之上，也未投入成本进行宣传，而是消费者所起的外号，外号商标的真正创造者是消费者，而非经营者。故基于外号商标起源的特殊性，以及适用《反不正当竞争法》会过度保护外号商标，外号商标不能作为知名商品特有名称权进行规范。

二、商标法规范外号商标的现实根基

从古至今，无论西方还是东方，法的作用就在于“定分之争”。“定分”就是确定利益的归属。由于外号商标之上存在利益，且放任外号商标使用会造成不良后果，故应将其纳入商标法的范围进行调整。

(一)外号商标之上存在商誉

正如用外号称呼自然人往往发生于熟知该自然人的人之间一样，使用外号商标也是因为熟知原商标的结果，即原商标已投入使用并获得一定的积极评价，也就是原商标之上存在商标权人苦心经营所取得的商誉。“商誉作为商法人经济能力的社会评价，已演化为具有价值形态的财产利益，因而从表现为一般人身利益的名誉中分离出来并受到法律的特别保护”*吴汉东：《论商誉权》，《中国法学》2001年第3期。。“世界上最早的商标法英国《反假冒法》所保护的不是商标本身，而是商标所代表的声誉、商誉或者消费者对标记所代表的商品和服务的积极评价”*李明德：《驰名商标是对商誉的保护》，《电子知识产权》2009年第8期。。作为非物质形态的特殊财产——商誉，其载体之一为商标。社会对经营者商品或服务的评价，集中体现在对商标的认可程度之上。因此一些学者将商标权的客体定位于商誉，因为这种定位使抢注他人商标行为的本质，即盗用他人信誉以牟利昭然若揭，激励正当的商标使用人和注册人通过诚实销售产品而构建、救济与维护良好的商誉*参见杨叶璇：《商标权的客体应当是商标所承载的信誉——对未注册驰名商标的保护》，《中国发明与专利》2007年第3期。。外号商标是公众对原商标的另一称呼，在公众眼中，该外号商标就是原商标，因此原商标上的商誉就转移到了外号商标之上。法律对原商标承载的商誉予以保护，当该商誉以外号商标作为载体时，同样应当受保护，所以必须对外号商标进行法律规范。

(二)放任外号商标使用会产生不良后果

⒈对不知情消费者而言，放任外号商标的使用会导致混淆。俗话说“金杯、银杯不如消费者的口碑”，消费者是经营者最好的宣传者、广告者。而连接消费者与经营者的桥梁是商标，消费者向他人推介商品或服务时，使用的正是商标，“就像使用姓名而非人的描述来指称个人一样”*[美]威廉·M·兰德斯、查理德·A·波斯纳：《知识产权法的经济结构》，金海军译，北京：北京大学出版社，2005年，第215页。，当习惯使用外号商标指称原商标的消费者向不知情消费者介绍商品时，混淆便随之产生。例如消费者甲向消费者乙推荐“Kappa”产品，如果甲又习惯称“Kappa”为“背靠背”，甲便会对乙说“‘背靠背’产品真不错”。而实际“Kappa”与“背靠背”并非同一经营者所使用的商标，对乙而言，就会将“背靠背”的产品认为是“Kappa”产品，从而造成混淆。由于“减少消费者的搜索成本是商标最基本的功能之一”*邓宏光：《商标混淆理论之新发展：初始兴趣混淆》，《知识产权》2007年第3期。，故“商标法的核心任务是有效率地将关于商品的真实信息传递给消费者”*Robert G. Bone, Hunting Goodwill: a History of the Concept of Goodwill in Trademark Law, Boston University Law Review, 2006, 86:547, P.554.，放任外号商标的使用会导致混淆，所以必须将外号商标纳入商标法的范畴进行调整。

⒉对知情消费者而言，放任外号商标的使用会弱化原商标的符号价值。弱化原商标的符号价值是指外号商标的使用，减损了原商标对消费者精神需求的满足，导致或可能导致消费者放弃对原商标的偏好，进而使原商标所有人的品牌优势丧失。消费者对商品的追求历经三个阶段：只求数量满足阶段、追求质量品质阶段和追求个性满足阶段。第一阶段是商品尚不充足，市场属于卖方市场时，消费者对商品的追求体现在数量之上，此时商标对消费者而言毫无意义。第二阶段是当商品已经足够充分，市场转入买方市场，但因生产技术不同，导致不同企业生产的同一产品存在质量差异，消费者对商品的追求体现在质量之上，此时消费者就是通过商标选定其认可的商品，商标区分来源的功能在此阶段体现得淋漓尽致。第三阶段是商品充足，且生产技术的趋同导致不同生产者生产的相同产品在质量上差异并不大时，无论消费者选择何种商品都不影响商品使用功能，于是消费者开始转向依据对个性的满足来选择商品，此时的商标就开始显现出独立存在的趋势，体现出了自身的价值，此即“符号消费”。符号消费时代，商标本身具备了满足消费者需求的功能，产生了独立于商誉的价值。消费者选购商品时，所关心不是价格，而是商标标志本身，消费者希望通过商标标志彰显其商品出自名门。原本外号商标等同于原商标，只代表一个经营者，但如果原商标的外号商标被第三人使用，对知情消费者而言，原本“同一的商标”(外号商标与原商标)代表了两个出处，就产生了弱化，“弱化最基本的要件就是，同一商标在消费者心目中同时代表不同的出处”*彭学龙：《商标淡化的证明标准——美国“维多利亚的秘密”诉莫斯里案评述》，《法学》2007年第2期。。在外号商标被第三人使用或注册前，知情消费者能确认外号商标与原商标所有人之间的唯一联系，能够通过这种联系满足其对个性的追求；但当第三人使用外号商标后，外号商标对知情消费者而言，就不仅代表着原商标所有人，还有第三人，并且第三人往往不如原商标所有人知名，此时知情消费者就会放弃对原商标的喜好，原商标所有人的品牌优势受到影响，即其商标的符号价值被弱化。

综上分析，外号商标之上存在商誉，且放任外号商标的使用会导致消费者混淆或者弱化原商标，这些都属于商标法规范的范围，因此将外号商标纳入商标法调整更为合适。

三、商标法规范外号商标的理论前提

概念是认识事物的起点，科学界定外号商标的概念是通过商标法规范外号商标的理论前提。而界定外号商标的概念，首先应明确外号商标的界定会有哪些主体因此而产生利益关系；并通过对利益关系的分析，界定外号商标的合理范围。

(一)界定外号商标应当考虑的各方利益

外号商标与原商标都承载了受法律保护的商誉，但外号商标不同于原商标，它不是经营者自己使用的商标，故对它的保护又不能等同于原商标。“知识产权法中存在不同的利益主体和利益关系。这些不同利益主体的利益关系在知识产权法中是通过具体设定当事人之间的权利和义务而实现的”*吴汉东主编：《知识产权制度基础理论研究》，北京：知识产权出版社，2009年，第184页。。因此规范外号商标时，应当充分考虑可能涉及的利益主体及利益关系。围绕外号商标的利益主体有原商标所有人、第三人及公众。

⒈原商标所有人与公众的利益关系：私人利益与自由的博弈。公众以外号商标称呼原商标往往事出有因：要么是因为原商标较长，而简称较为方便；要么是因为原商标为外文，不知外文商标发音的公众通过商标图形，给商标起了个外号；要么是因为商品特殊的外形。不管出于何种原因，外号商标对公众而言，都是为了方便使用。原商标所有人能否禁止公众使用外号商标称呼原商标呢？答案当然是否定的。因为如何称呼某种商品，是公众“自由”的一种体现，“自由是人的一种行动，在摆脱强制、强迫、奴役的情况下，出于自由意志做他愿意做的事或不做他不愿意做的事”*王守昌：《自由(freedom)、自由权(1iberty)和自由主义(liberalism)》，载全国“当代西方哲学的新进展”学术研讨会论文汇编，2008年11月。。在不贬损原商标的前提下，如何称呼某一商标是公众自由的体现，法律不应当加以禁止。原商标所有人如能及时发现外号商标并将其注册，无疑能提升其品牌的知名度。

⒉原商标所有人与第三人的利益冲突：独占与公有的较量。一般而言，未被注册的标识，只要不违反商标法的规定，任何人均可使用或注册该标识。外号商标尚未注册，在不违反商标法的前提下，属于公有资源，任何人均可使用或注册。但由于外号商标之上存在商誉，这种商誉属于原商标所有人，且商誉是受法律保护的利益，故外号商标这种特殊的可商标资源之上必然产生第三人与原商标所有人之间的利益之争，具体表现为外号商标是公有资源还是独占资源。由于可商标资源是有限的*参见寇昕：《“可商标资源”的“节流”与“开源”》，《中华商标》2012年第4期。，这种有限性要求商标法必须对第三人与原商标所有人之间的利益冲突做出平衡。按照洛克的劳动财产学说，任何人获得财产权应当满足一定的先决条件，即给他人留下足够并且良好的部分，且不能造成损坏和浪费。同理，在通过法律规范外号商标时，必须保证给他人留下足够并且良好的可商标资源，也就是“一个人不能获得‘伤害’他人的权利或者损害他人接近公有的权利”*冯晓青：《知识产权法哲学》，北京：中国人民公安大学出版社，2003年，第34页。。

(二)外号商标概念的界定

界定外号商标的概念必须解决两个问题：第一，是否所有商标都可能形成外号商标：第二，如何确定公众对某一商标的别称属于受商标法规范的外号商标。

在索尼爱立信公司与刘建佳“索爱”商标争议一案中，最高人民法院以“根据索尼爱立信公司提供的证据，不能证明‘索爱’商标已经成为其企业名称的简称及其未注册商标‘索尼爱立信’的简称”*《索尼爱立信在华败诉 商标归中国企业》，http://article.pchome.net/content-1301978.html，访问时间2012年6月21日。，驳回了索尼爱立信公司要求撤销刘建佳“索爱”注册商标的申请。这一判决给我们的启示有两点：第一，是否所有商标的别称都能成为外号商标；第二，“别称”能否被认定为是原商标的外号。首先分析第一个问题。基于前面分析的利益关系，法律调整商标资源时，既要保护特定的商标，又要保障公众对可商标资源的选取与使用，因此并非所有商标的别称，都能成为受商标法规范的外号商标。法律调整外号商标的依据是原商标之上存在的商誉。而原商标之上的商誉来自于公众对使用该商标的商品或服务的评价。正如李明德教授所言：“商标注册就是一个公告和公示，此后其他别人就不能再注册和使用这个商标了；至于这个商标有没有财产权，要看经过使用后是否对它所代表的商品或服务产生了积极评价，也即是否有商誉产生”*李明德：《驰名商标是对商誉的保护》，《电子知识产权》2009年第8期。。因此未经使用的商标，即使是注册商标，是不可能产生商标别称的。目前，存在商誉的商标包括已使用注册商标、未注册驰名商标及已使用的具有一定影响的未注册商标。具有一定影响的未注册商标，由于其尚未达到公众熟知的程度，且又不能像已注册商标一样产生公示效果，对这种商标的保护是有限的，故这类商标产生别称的可能性极低，即使产生了，基于利益平衡，该别称在未被注册前应当属于公有领域内的资源，不受法律保护。那么是否所有注册商标都能成为原商标呢？答案当然是否定的。从产生来看，外号商标源于公众对原商标的关注，起外号即是关注的方式之一，故外号商标往往形成于具有一定知名度的商标之上。综合前述分析，承载外号商标的原商标包括：驰名商标与具有一定知名度的注册商标。接着分析第二个问题。要成为受法律规范的外号商标，前提是相关公众建立了外号商标与原商标之间的唯一联系性。这种唯一联系体现为相关公众听到外号商标时，便会联想到原商标或原商标所有人。原商标知名度越强，这种唯一联系性就越明显。依据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》，相关公众是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。这种“唯一联系性”要由原商标所有人举证证明，证据可以是新闻报道、广告宣传、问卷调查结果等。

综上，我们可以对外号商标做如下界定：外号商标是与原商标建立唯一联系的，相关公众对驰名商标或具有一定知名度的注册商标的别称。

四、在商标法中构建外号商标保护制度

基于前面的论述，适用《反不正当竞争法》规范外号商标会限制公众对可商标资源的获取，造成对外号商标的过度保护。因此，需要构建规范外号商标的新制度，并从完善《商标法》的角度，将其纳入《商标法》中。

(一)构建外号商标保护制度的因素考量

由于外号商标之上承载着原商标的商誉，放任外号商标的使用会导致原商标被弱化或造成消费者的混淆，无论是基于维护原商标权利人利益的角度，还是从保障消费者利益，规范市场竞争秩序的考虑，外号商标都应受法律保护。但因可商标资源的有限性，外号商标在未注册以前，在一定范围内又属于公有的可商标资源，由于赋予新权利不能损害他人接近公有的权利，故对外号商标的保护必须限定于一定范围之内，也就是不能影响到其他人对可商标资源的获取。所以，在设计外号商标的保护制度时，应当考虑两个要素：一是要保护原商标所有人的商誉，防止混淆或弱化；一是要尽可能减少因保护外号商标而导致可商标资源减少而给他人造成的不利影响。简言之，纳入《商标法》的外号商标制度应当从两个层面界定：原商标所有人与公众。

(二)外号商标的保护制度

⒈外号商标权的内容：对原商标所有人的保护。外号商标权是指原商标所有人基于外号商标依法享有的、在一定条件下要求他人不为一定行为的权利。对外号商标保护的现实起点是其所承载的商誉，但因其不同于原商标，不是经营者主动使用的“商标”，而是在原商标具有一定知名度后，相关公众对原商标的别称，因而，对它的保护不能等同于对原商标的保护。基于利益平衡，商标法对外号商标的保护应体现在赋予原商标所有人有限的权利：⑴禁止他人注册的权利。依据商标理论，申请注册商标的，不得损害他人的在先权利，因外号商标之上存在原商标所有人的商誉，商誉是受法律保护的利益，故原商标所有人可在一定条件下禁止他人注册。何为“一定条件”将在后面阐述。⑵禁止他人使用的权利。禁止他人使用是指原商标所有人在一定条件之下可以禁止他人在商业活动中使用外号商标，包括禁止第三人将外号商标用作商标，用于产品包装、装潢之上，将外号商标注册为域名，作为企业名称，广告宣传、展览等商业活动中。

综上分析，原商标所有人对外号商标享有的权利是非独占性的权利，仅限于禁止他人使用或注册。基于外号商标非原商标所有人自愿、主动采用，并且未投入宣传成本，因此不能要求使用人赔偿损失。

⒉外号商标权的边界：对公众的保护。所谓权利的边界是指原商标所有人能禁止他人使用或注册的范围，即对前面提及“一定条件”的界定。在确定“一定条件”时，必须明确两点：第一，可商标资源是有限的，如果将外号商标所有人的禁止权范围界定过宽，无疑使他人获取有限资源的权利受到不合理限制。第二，保护外号商标是为防止原商标所有人的商誉被非法使用而导致混淆或弱化，混淆发生后对消费者与原商标所有人而言都是不利的。如果放任混淆的存在，无疑会加大公众的寻找成本*吴汉东教授主编的《知识产权制度基础理论研究》中提出，寻找成本是一种交易成本，是消费者在作出购买哪一种产品或服务的决策之前对产品或服务的质量进行调研而支出的成本。，也不利于良性竞争秩序的形成。公众在给某商标起外号时，是源于对商品或服务的熟悉，所以外号商标从一开始就与特定的商品或服务联系在一起，即学者所称的商标商誉。“商标商誉是指消费者对特定品牌的积极评价，如可靠性、高品质等。商标商誉被非法使用时，将使消费者发生混淆，将被告的产品当作原告的产品”*Robert G. Bone, Hunting Goodwill: a History of the Concept of Goodwill in Trademark Law, Boston University Law Review, 2006, 86:547, P.551.。如果在同种或类似商品服务上使用或注册外号商标，无疑是利用外号商标之上的商誉销售自己的商品或服务，此种行为应当被禁止。但当同一商标，用于完全不相同或不相似的商品或服务时，则不应禁止，这是因为：⑴该商标之上的商誉不会及于这些不相同或不相似的商品或服务，公众不会凭借该外号商标选定不相同或不相似的商品或服务。⑵用于不相同或不相似的商品或服务时，消费者不会看到外号商标就联想到原商标，故不会弱化原商标的符号价值。⑶外号商标是公众自主使用，而非经营者主动自愿采用，并且经营者也未投入成本进行宣传，因而基于利益平衡，此种行为原商标所有人无权禁止。

(三)外号商标保护制度的立法表述

本文的目的是从完善《商标法》角度研究外号商标的保护制度，将前述制度转化为法律条款，其表述如下：

第N条 就同一种或者类似商品申请注册的商标与他人的外号商标相同或者近似，容易导致混淆，外号商标对应的原商标权利人提出异议的，不予注册。

本法所称外号商标，是指与驰名商标或者具有一定知名度的注册商标建立唯一联系的、相关公众对该驰名商标或具有一定知名度的注册商标的别称。

第N+1条 就同一种或者类似商品使用的商标与他人的外号商标相同或者近似，容易导致混淆的，外号商标对应的原商标权利人可以禁止使用人使用，但不得要求使用人赔偿损失。

第N+2条 外号商标对应的原商标权利人以明示方式向公众表示放弃外号商标，或者向公众澄清原商标与外号商标无任何关系的，其他人可以就同一种或者类似商品使用或者申请注册该外号商标。

[责任编辑：李春明]

On Legal Regulation of the Nickname Trademark by Trademark Law

YANG Feng-xiang

(School of Law, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan 430073, P.R.China)

Nickname trademark is an alternative name or abbreviation of business operator’s trademark which has been given by the public. Good will of original trademark shows itself on the nickname trademark. It will result in confusion and reduction of symbolic value of original trademark if we take laissez-faire attitude towards the usage of nickname. The nickname trademark can’t be regulated by Trademark Law because it is not a trademark used by business operators themselves. Under current intellectual property right legal system, nickname can be regulated through rules of peculiar name of well-known goods, but it is only a temporary solution. There is a logical defect existing in its rational argumentation. And it also overburdens obligation to the public, and may affect the public’s access to trademark resource. In order to balance the interest conflict among owner of original trademark, the public and third party, the owner of original trademark shall have the right to forbid other people from using or registering nickname trademark under certain conditions, but they shall not have the right to claim damages.

nickname trademark; good will; confusion; weaken

2014-06-02

杨凤祥，中南财经政法大学法学院经济法专业博士研究生(武汉 430073)。