黄武双 华东政法大学知识产权学院副院长、教授

贺炯 华东政法大学知识产权学院讲师，英国阿伯丁大学法学博士

董美根 华东政法大学知识产权学院讲师

翻修引发知识产权之争

深圳中院近期就诺基亚诉深圳某公司商标侵权案作出判决，认定该公司销售非原装诺基亚手机侵犯商标权。看似简单的案情却包含了诸多复杂因素，引起各界对手机领域商标和专利问题的高度关注。

翻新手机“维修”与“再造”的区分

黄武双 华东政法大学知识产权学院副院长、教授

手机已经成为人们不可或缺的随身工具。在拉近人与人之间距离的同时，手机还创造了巨大的市场空间。受利益驱使，手机翻新业务已经成为拥有完整链条的一个新型产业。手机翻新，在解决不同层次需求和提供就业机会的同时，也引发了知识产权保护问题。

深圳市中级人民法院审理并判决的诺基亚公司诉深圳某公司侵犯商标专用权纠纷一案，使“翻新机”问题逐渐进入公众视野，并引发人们对整个知识产权制度的反思。原告诺基亚公司主张，被告未经许可多次、大量销售非原告原装生产的手机侵犯了“NOKIA”注册商标专用权。被告辩称，其所销售的手机只是对原告原装手机进行翻新而已。由于先前购买的二手原装手机过于陈旧，故被告更换了外壳或维修了部分零部件，但其所替换的外壳与零件仍为原告生产，不构成侵犯商标权的行为。法院认定，被告销售原告旧手机的翻新机的行为属于在同一种商品上使用与原告注册商标相同的商标，侵犯了原告注册商标专用权。

旧手机翻新行为的定性，乃是判断是否构成侵权行为的关键要素。如果将翻新行为定性为维修，被告维修并出售二手手机的行为可能就落入侵权范畴。反之，如果翻新行为属于再造（重新制造），则被告“生产”二手手机时未征得原告同意而使用原告商标的行为就侵犯了原告的注册商标专用权。考察美国、日本的判例，他们采用了不同的标准，这些标准是与其本国产业利益诉求相吻合的。梳理不同国家判例后发现，判定是否属于再造，主要有“是否更换核心部件”和“更换部件所占产品整体比例”两类标准。加工、维修属于我国较为庞大的产业，在解决部分人群就业问题的同时还能增加税收，并且有利于循环经济的发展，因而将类似二手手机翻新等行为尽可能定性为维修而非再造，显然更加符合我国产业的发展现状。

尊重我国产业发展现状并尽可能为产业发展预留一定空间，是我们的知识产权立法和司法实践必须考虑的主要因素。然而，诸如公共健康等公共政策也是我们在知识产权保护立法和司法时不容忽视的要素。例如，尽管更换了日用家电的大多数零部件，仍将其定性为维修并无大碍；但针对一次性医用产品而言，认定是否属于维修行为时就必须考量公共健康问题了。尽管没有物质上的损耗或更替，出于公共健康安全考虑，唯有通过整体再造方能重新使用，因而不能轻易将这类行为认定为维修。

从以上分析可以看出，维修与再造的区分纷繁复杂，无法套用某一种程式化标准，必须综合考虑产品的构成方式、使用方法、产业特殊性等各项因素。

在翻新手机推向市场进行销售时，若手机翻新者以新手机名义对外销售（以新售旧），则翻新者侵犯了原告的商标专用权，所对应的为商标所具有的品质保证功能。

在审理定牌加工所涉商标侵权案件时，产业利益乃是在法律适用时必须考量的因素。发达国家在司法审判中顾及产业利益，乃是众人皆知的隐性规则，相信我国法院及法官也是谙熟这一法律运用技巧的。■

商标权用尽原则及其限制

贺炯 华东政法大学知识产权学院讲师，英国阿伯丁大学法学博士

深圳市中级人民法院在对“诺基亚公司诉深圳某贸易公司侵犯商标专用权”案审理中，判决被告构成侵犯原告注册商标专用权，其中的一条理由为“被告未经原告的许可，销售带有系争商标的旧手机，或即便其销售的是原告旧手机的翻新机，同样也是对原告注册商标专用权的侵犯，也会对原告商标造成不良影响，损害了商标权人的利益”。这一理由忽视了商标权用尽原则的适用，殊为可惜。如果能考虑到商标权用尽原则及其限制，将其引入本案的审理中，可能对我国商标法的司法实践有更好的借鉴意义。

本案中，被告销售的手机，即使经过了维修与翻新，其来源仍为已经原告许可投入市场流通的产品，因此有适用商标权用尽原则的空间。商标权用尽是指商标权人同意将带有商标的产品投放市场后，任何人使用或销售该产品，商标权人无权禁止。该原则是商标法重要的原则之一。当带有商标的产品已经过商标权人许可并在市场流通，如允许商标权人继续限制他人使用或销售该产品，就偏离了商标法的立法目的。因此，虽然我国商标法并未对商标权用尽原则作具体规定，但学界普遍重视该原则在商标权争议中的地位。本案中的被告声称其销售的是由原告生产的手机，因而没有侵犯原告商标权，也是商标权用尽原则的具体应用。

然而，即使本案中的被告销售的是由原告生产的手机，也不当然因商标权用尽而不侵犯原告商标权。在适用商标权用尽原则的前提下判断被告是否侵权，还须考虑该案是否符合商标权用尽的限制。商标权用尽并非绝对的理论，当进一步销售带有商标的产品时，如果其基本部件或形态发生改变、或可能使消费者怀疑商标权人的产品原本就质量低劣、从而影响对商标的信任度，商标权人可以禁止这种销售而不受商标权用尽原则的制约。如在“CD诉Evora”一案中，原告是法国高档香水品牌，被告是荷兰一家廉价超市，被告在购入原告香水后在其超市销售，并在广告中将该香水和廉价厕纸等一起推销，故原告起诉被告侵犯商标权。欧共体法院认为如转售产品的行为会损害原商标权人的声誉，则商标权用尽原则将不再适用。

在本案中，法院如果能在判决书中更明确地回应被告关于商标权用尽的抗辩，并更具体地解释商标权用尽原则及其限制，把焦点放在“被告在转售过程中是否损害原告声誉，使消费者怀疑诺基亚产品原本就质量低劣，从而影响对诺基亚商标信任度”的实质可能性，将对我国商标法的司法实践有更好的借鉴意义。■

手机维修与再造中的专利权保护

董美根 华东政法大学知识产权学院讲师

手机作为现代社会重要的通讯工具，同时也是现代高科技的产物，其包括了若干专利。当用户购买了手机之后，为使其手机处于正常的适用状态，用户必然要对其手机进行作为事实行为的修理，如更换损坏或失效的芯片等。由于手机的科技含量较高，作为非专业用户的个人难以进行修理，故绝大多数情况下需要委托商家修理。更有甚至，某些专业公司将直接收购的二手机经修理后再行投放市场（这又是我国“山寨”手机的表现形式之一）。由于对二手机的修理影响了专利权人的利益，这必然引发专利权人与用户之间的纷争。诺基亚手机案虽然没有这一问题，但该案可能涉及的实质问题之一即为用户能否对其手机加以维修。

那么用户对其所购的正版手机修理是否侵犯专利权呢？如果用户修理属于合法的维修时，那么商家帮助维修或商家维修后再行销售即为合法。

当用户购买了正版的新手机后，由于专利权人已从该正版手机首次销售中获得了专利的回报，为此该手机上的专利权穷竭，用户有权对其所购买的手机进行转售与使用。我国现行专利法虽然没有直接规定允许用户进行合法的维修，但由于当手机出现问题后只有经过修理才能正常使用，此时的修理属于法律允许的维修，属于使用的范围。但如果修理超出法律允许的范围，属于再次制造了专利产品时，就构成侵权行为的再造。

在绝大部分情况下，区分维修与再造的标准在于该修理是否在专利权穷竭范围之内。根据修理对象状况，修理表现为不同形态：一种是整个产品的功能已实现，此时的修理构成再造；另一种是整个产品中的个别部件耗尽或功能丧失时的修理，此时分为三种情形。

一是当专利产品是组合专利，部件本身未单独受专利权保护时，修理一般被认定为维修而不是再造，这尤其适用于专利权人自己销售该易损部件的情形。与对诺基亚手机进行修理最为类似的是美国1987年Dana公司重型卡车离合器案。该案中，离合器上部件本身未单独申请专利，离合器上的专利为组合专利，即如何将部件进行组装。被告组装的离合器的部件大部分来自不同旧离合器上的部件，有的还加上个别新部件。组装后的离合器与受专利保护的离合器一致。法院认定被告的行为是修理而不是再造：把旧专利产品拆开后重新组装，并不是重新制造。使用生产线大量组装对专利产品拆装，只是一个经济和效率的问题，与单个拆开并更换少量已损坏部件后重新装配具有相同效果。

二是部件本身单独受专利权保护时，如果用户从专利权人处购买该部件或从其他旧产品（该部件上的专利权被穷竭）中提取该部件进行修理，这一修理属于维修。

三是即使本身不受专利权单独保护的部件的物理形态事实上未耗尽，如果第三人为用户提供了功能更佳的部件，或改善、扩张了原产品的功能，此时专利产品上的该部件被视为“实际丧失功能”，对其更换构成维修。当然，这种维修不同于传统的修理，更类似于披着修理外衣的维修。但无论何种情形，都应从专利保护范围来考察修理是否构成维修。

此外，考察专利权人的意图也是认定是否构成维修的重要依据。这些意图的认定应综合考察专利产品的设计意图、专利权人交易时的意图、交易后的行为、交易惯例等。但如果专利权人在销售时附加了有效的限制修理的条件时，则用户难以进行合法的维修。■

编辑：董晓菊 dxj502@163.com