文 / 李晴 路剑锋

专利无效决定追溯力的最新发展

文 / 李晴 路剑锋

结合最高人民法院最新作出的判例，阐述其对《专利法》第47条中“宣告专利权无效前”和“已执行”两概念的最新解释，分析最高人民法院针对宣告专利权无效的决定对人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、裁定效力的追溯力的最新观点。

无效决定 侵权判决 追溯力

《专利法》1.非特别指出，本文所称《专利法》均指2001年7月1日起施行的《中华人民共和国专利法》。第47条第1款规定：“宣告无效的专利权视为自始即不存在。”即专利复审委员会宣告专利权无效的法律效力可以追溯到宣告专利权无效之前的事实。但《专利法》对专利无效决定的追溯力同时又作了例外规定，《专利法》第47条第2款规定：“宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、裁定，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因为专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。” 根据该款规定，专利权人在其专利权被宣告无效前基于专利侵权判决、裁定、处理决定或者专利实施许可合同、专利权转让合同取得的专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，即使其后其专利权被宣告无效，专利侵权纠纷的被告或者被请求人、专利被许可人、受让人亦不能向专利权人追索之前已执行或者给付的专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费。但司法实践当中，对于上述条款中的两个概念一直存在争议：一是“宣告专利权无效前”的判断，即判断无效前或无效后的时间点，是无效决定的作出日，还是无效决定效力的最终确定日；二是对于“已执行”的理解，何谓“已执行”，部分执行是否属于已执行。上述概念的确定，对当事人的利益影响巨大，值得探讨，下面结合最高人民法院最近的判例，对上述问题进行分析探讨。

中华人民共和国最高人民法院于2010年11月11日作出（2010）民申字第184号民事裁定书2.中华人民共和国最高人民法院（2010）民申字第184号民事裁定书。，该案中，蔡少兴因刘建金侵犯其专利号为ZL200520110353.3的专利权（以下简称涉案专利权）一案，于2008年6月11日向浙江省金华市中级人民法院提起诉讼，浙江省金华市中级人民法院于2008年10月14日作出（2008）金中民三初字第123号民事判决，判令刘建金停止侵权并赔偿损失5万元。刘建金不服，提出上诉。浙江省高级人民法院于2009年1月22日作出（2009）浙知终字第4号民事判决，维持上述一审判决。刘建金不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院经审理查明：（一）专利复审委员会作出第13436号无效宣告请求审查决定，宣告涉案专利权全部无效，该决定的决定日为2009年5月25日，发文日为2009年6月5日。专利权人蔡少兴在《专利法》规定的期限内未针对第13436号无效宣告请求审查决定向人民法院提起行政诉讼。（二）本案二审判决的执行中，浙江省金华市中级人民法院通知刘建金履行义务时，刘建金表示可以先将执行款交给法院，但请求在专利复审委员会作出无效宣告决定后再决定是否支付给蔡少兴。浙江省金华市中级人民法院从社会效果考虑，为防止执行回转不便，对蔡少兴作了说服工作。在此情况下，刘建金于2009年6月5日将本案二审判决执行款54 283元（含执行费）汇至浙江省金华市中级人民法院指定账户；蔡少兴于2009年6月16日提交一份《执行案件情况说明》，表示愿意将上述款项存放在法院账户，待涉案专利权效力确认有效时再予以领取。本案二审判决认定的5万元赔偿金至今尚未交付给蔡少兴。

（2010）民申字第184号民事裁定书裁定认为：《专利法》第47条规定中的有关概念应作如下理解：（1）该条第2款中的“宣告专利权无效前”，是指专利复审委员会宣告专利权无效决定的决定日前（不包括该决定日），而非专利复审委员会宣告专利权无效的决定的效力最终确定日前；其中，效力最终确定是指，对于专利复审委员会作出宣告专利权无效的决定，如果当事人自收到通知之日起三个月期满仍未向人民法院起诉的，该决定的效力即在起诉期届满时最终确定；如果当事人依法提起了行政诉讼，该决定只有被生效的行政裁判维持时其效力才最终确定。（2）该条第2款中的“已执行的专利侵权的判决、裁定”，是指专利侵权判决、裁定确定的被诉侵权人应承担的全部给付法律责任均履行完毕，即全部的专利侵权赔偿金均已经由申请执行人实际收到。基于上述理解，本案中，涉案专利权已经被第13436号无效宣告请求审查决定宣告全部无效，因专利权人蔡少兴未针对该决定提起行政诉讼，该无效宣告请求审查决定的效力已最终确定。第13436号无效宣告请求审查决定的决定日是2009年5月25日，被诉侵权人刘建金于2009年6月5日将二审判决认定的5万元赔偿金交给执行法院，申请执行人蔡少兴迄今尚未实际收到，因此本案二审判决显然不属于在宣告涉案专利权无效前已执行的专利侵权的判决。依照2001年《专利法》第47条的规定，第13436号无效宣告请求审查决定对本案二审判决具有追溯力。根据第13436号无效宣告请求审查决定这一新的证据，据以作出二审判决的涉案专利权已被宣告无效，本案二审判决关于刘建金侵犯蔡少兴专利权并承担侵权责任的认定，应予纠正。裁定本案指令浙江省高级人民法院再审。

由于专利的保护期限较长，发明专利为20年，实用新型专利、外观设计专利为10年，而专利无效宣告请求可以在授权后的任何时间提起，甚至在专利权期限届满后仍可以提出，因此有可能在认定侵权成立的专利侵权判决、裁定、处理决定履行或者执行完毕的很长时间之后，或者在专利实施许可合同、专利权转让合同实际履行完毕的很长时间之后，专利权才被宣告无效。在此情况下，如果允许宣告专利权无效的决定对已执行的专利侵权判决、裁定、处理决定以及已经履行的专利实施许可合同、专利权转让合同都具有追溯力，则原专利侵权纠纷的被告或者被请求人、原专利被许可人、受让人需另外提起诉讼，要求原专利权人返还已获得的专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费。在此情况下，如果允许宣告专利权无效的决定对已执行的专利侵权判决、裁定、处理决定以及已经履行的专利实施许可合同、专利权转让合同都具有追溯力，则原专利侵权纠纷的被告或者被请求人、原专利被许可人、受让人需启动新的法律程序，要求原专利权人返还已获得的专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费。这不仅增加了双方当事人和执法机关的诉累，而且使已经形成很长时间的相对稳定的社会经济关系翻转过来，不利于交易关系和经济秩序的稳定。出于上述原因，《专利法》第47条第2款作出了如下规定：“宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、裁定，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。”

但应注意的是，《专利法》第47条第1款同时规定：“宣告无效的专利权视为自始即不存在。”基于此款规定，如果专利权被宣告无效，由于专利权被视为自始即不存在，专利侵权判定的基础也就自始不存在了，对于被诉侵权人而言也就不存在侵权的可能。但由于《专利法》第47条第2款的上述规定，对于在宣告专利权无效前作出并已执行的专利侵权判决、裁定、处理决定以及已经履行的专利实施许可合同、专利权转让合同，原专利侵权纠纷的被告或者被请求人、原专利被许可人、受让人一般并不能向原专利权人追索之前已执行或者给付的专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，此时，原专利侵权纠纷的被告或者被请求人、原专利被许可人、受让人相当于对并不存在的专利权承担了专利侵权赔偿责任或者给付了专利使用费、专利权转让费，实质上对其是不公平的。

（2010）民申字第184号民事裁定书基于上述两方面的综合考量，在维护既有稳定的经济秩序的前提下，同时兼顾被诉侵权人、被许可人、受让人的正当合法权益，对《专利法》第47条中的有关概念作出了澄清：

将“宣告专利权无效前”解释为专利复审委员会宣告专利权无效的决定日前，而非无效决定效力最终确定日前，有助于专利侵权案件中双方当事人对无效决定的追溯力有一正常合理的预期，并有助于防止专利权人利用后续针对无效决定的司法审查，尽量拖延无效决定效力最终确定的时间，利用上述时间抢执行，滥用执行。只要在专利复审委员会宣告专利权无效的无效宣告请求审查决定记载的决定日之前，认定构成专利侵权的判决、裁定尚未开始执行或者尚未全部执行完毕的，此后效力最终确定的宣告专利权无效的决定就对该判决、裁定具有追溯力。据此，在专利复审委员会宣告专利权无效的无效宣告请求审查决定载明的决定日之前，侵权判决、裁定尚在执行程序中的，人民法院在专利复审委员会作出宣告专利权无效的决定后，应当先行裁定中止执行，然后，视该决定的效力是否最终确定等具体情况再裁定是否恢复或者终结执行。专利复审委员会对无效宣告请求进行审查的实践中，无效宣告请求审查决定涉及发文日和决定日两个日期。发文日是专利复审委员会无效宣告请求审查决定扉页上注明的发文日期，以示该决定从此后进入向当事人送达的程序。决定日是指专利复审委员会对无效宣告请求进行审查后作出决定的日期。决定日在专利复审委员会无效宣告请求审查决定中有明确记载，也是专利公报公布的项目之一。从无效宣告请求审查决定的公开性考虑，加之，决定日在发文日之前，为更公平地保护当事人的利益，“宣告专利权无效前”应指宣告专利权无效的无效宣告请求审查决定明确记载的决定日前。

将“已执行的专利侵权的判决、裁定”解释为专利侵权判决、裁定确定的被诉侵权人应承担的全部给付法律责任均履行完毕，即全部的专利侵权赔偿金均已经由申请执行人实际收到。基于此种解释，在专利权可能被专利复审委员会无效的情况下，侵犯专利权纠纷案件的双方当事人在专利侵权判决、裁定的执行程序中可达成附条件执行协议，将被执行款提存存放在执行法院的帐户，待专利权效力最终确定后，如专利权维持有效，将被执行款转交申请执行人；反之，专利权被无效后，将被执行款回转给被执行人，兼顾了双方当事人的利益与平衡，并提高了执行效率。

结语

在（2010）民申字第184号民事裁定书中，最高人民法院首次对司法实践中一直存在争议的《专利法》第47条中的有关概念作出了公开澄清，在维护既定经济秩序稳定的必要范围内，同时兼顾被诉侵权人、被许可人、受让人的正当合法权益。有助于社会公众和各级司法机关对《专利法》第47条的正确理解；也有助于专利侵权案件中双方当事人对无效决定的追溯力有一正常合理的预期，防止专利权人滥用行政诉讼程序，拖延无效决定效力的最终确定；还有助于提高专利纠纷案件中执行效率的提高。

（作者单位：专利局机械发明审查部；专利复审委员会）