钱　江

[摘要]涉外贴牌生产知识产权保护的国际条约很全面，而我国缺乏有关涉外贴牌生产知识产权的专门规定，为企业带来许多不便和风险。为此，建议制定《加工贸易法》，完善《商标法》及其实施条例的规定，对涉外贴牌相关知识产权规定进行梳理和完善。企业也要认真应对。

[关键词]贴牌生产；法律规制；知识产权；企业

一、涉外贴牌生产知识产权保护的国际条约

世界贸易组织成员于1994年签署的《与贸易有关的知识产权协定》（即TRIPS协议），是目前世界上知识产权保护最全面的一部公约，为各成员国知识产权保护提供了统一标准，对知识产权保护执法和救济提出了要求，并且为知识产权国际争端的解决提供了途径。它完善了《保护工业产权巴黎公约》、《保护文学艺术作品伯尔尼公约》、《商标国际注册马德里协定》、《专利合作条约》等公约在实施中须依赖国内法、缺乏有效国际监督机制和对OEM产品的知识产权跨国保护问题的缺陷，在一定程度上突破了知识产权保护的地域性，为OEM产品的知识产权保护提供了保障。此外，OEM产品作为加工贸易产品，其所涉及到的专利权、商标权、著作权等知识产权也在TRIPS的适用

范围内，受TRIPS调整。

二、涉外贴牌生产知识产权保护的国内立法

我国并未对贴牌生产进行专门立法，但贴牌生产作为一种普通的民事法律行为，《民法通则》、《合同法》对此已有规定。贴牌生产双方之间是委托代理关系，具体来说就是加工承揽关系。主要由我国合同法调整定牌加工双方当事人的法律关系。我国贴牌生产大多为涉外贴牌生产，因此也适用《民法通则》中关于“涉外民事法律关系”的规定，同时我国的《商标法》、《对外贸易法》等法律、法规和其他规范性文件亦从不同的角度对涉外贴牌生产中的知识产权保护进行了规定。

第一，定牌加工中的商标使用行为应当遵守《商标法》及其《实施条例》的规定，否则应当承担相应的法律责任。《商标法》及其《实施条例》对商标的注册、使用、保护和管理作了专门和全面的规定，是商标领域的基本法律和法规。

第二，《知识产权海关保护条例》规定定牌加工出口的产品涉嫌商标侵权，知识产权权利人可以向货物进出境海关申请扣留侵权嫌疑货物。根据该条例第三条、第十二条的规定，定牌加工的商标涉嫌侵权的，注册商标权利人可以向货物进出境海关提出扣留申请，海关发现进出口货物有侵犯注册商标专用权嫌疑的，将立即书面通知商标权人依法处理。从该条例有关规定来看，只要出口的商品符合商标侵权的有关要件，即使其在货物的进口国享有商标权利也依法构成侵权。

第三，《对外贸易法》禁止进行侵犯知识产权的定牌加工货物的进口、销售。该法第二十九条规定，国家依照有关知识产权的法律、行政法规，保护与对外贸易有关的知识产权。进口货物侵犯知识产权，并危害对外贸易秩序，国务院对外贸易主管部门可以采取在一定期限内禁止侵权人生产、销售的有关货物进口等措施。

第四，《印刷业管理条例》和《商标印制管理办法》明确了定牌加工中涉及商标印制的，应当遵守相关规定。《印刷业管理条例》第二十四条和第三十九条，《商标印制管理办法》第三条至第十条对商标印制活动中的承印验证制度、承印登记制度、印刷档案管理制度、残次标识销毁制度作了明确规定。定牌加工中涉及商标印制的，如商标印制单位接受商标印制委托人印制注册商标，应当验证营业执照副本（或者合法的营业证明或者身份证明）、《商标注册证》（或者由注册人所在地县级工商局签章的《商标注册证》复印件），并核查委托人提供的注册商标图样；接受注册商标被许可使用人委托印制注册商标标识的，还应当验证注册商标使用许可合同。商标印制档案及商标标识出入库台账应当存档备查，存查期为两年。

第五，定牌加工也应遵守《奥林匹克标志保护条例》和《世界博览会标志保护条例》。

根据上述条例的规定，未经奥林匹克标志权利人（或世界博览会标志权利人）许可，任何人不得为商业目的（含潜在商业目的）使用奥林匹克标志（或世界博览会标志）。在定牌加工中，如果未经奥林匹克标志权利人（或世界博览会标志权利人）许可，销售、进口、出口含有奥林匹克标志（或世界博览会标志）的商品，制造或者销售奥林匹克标志（或世界博览会标志）等行为，均属于侵权行为。

第六，北京法院关于承揽加工性质的司法意见，明确定牌加工人承揽加工时应尽的注意义务。2006年3月7日，北京市高级人民法院在《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（京高法发[2006]68号）第21条“承揽加工带有他人注册商标的商品是否构成商标侵权”中规定：“承揽加工带有他人注册商标的商品的，承揽人应当对定作人是否享有注册商标专用权进行审查。未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商品的，承揽人与定作人构成共同侵权，应当与定作人共同承担损害赔偿等责任。承揽人不知道是侵犯注册商标专用权的商品，并能够提供定作人及其商标权利证明的，不承担损害赔偿责任。”这一解释为承揽人设定了审查是否侵权的注意义务，违反义务的承担共同侵权责任，同时规定了承揽人免责的条件。在北京地区定牌加工的司法活动中，如果加工企业符合承揽人的身份，可以依据这一规定维护自身权益。

第七，未实施，但有一定指导意义的规定。国家工商行政管理总局于2003年曾经出台的《商标行政执法若干意见》（讨论稿）第十九条规定：“定牌加工主要是指加工方（受托方）接受委托人的委托，按照委托人的要求生产产品，自己无产品处置权，对进入流通领域的产品不负法律责任。定牌加工企业接受委托人委托加工带有商标的产品，如果该产品侵犯他人商标专用权，加工企业应当与委托人一并承担商标侵权责任。定牌加工企业可以应委托人的委托，在所加工的产品上标注委托人的厂名厂址。定牌加工企业生产并销售（处置）带有委托方注册商标的商品的，属于商标被许可使用行为，应当在自己生产的商品上标注真实厂名厂址。”

由上可知，首先，我国缺乏有关涉外贴牌生产知识产权的专门规定，当前的相关规定主要散见在法律、法规及其司法解释中，缺乏体系性，使国内加工企业在从事涉外贴牌业务过程中，不能清楚地知悉法律法规的规定。其次，一些法律法规的规定过于笼统，比如《商标法》对贴牌生产产品商标的规范使用没有强制性规定，对OEM产品标识的标注方法的规定不明确，对OEM的驰名商标保护过于简单。再次，涉外贴牌生产作为加工贸易中的主要方式，其监管涉及到许多国家行政部门，如海关总署、商务部、国家税务总局、国家外汇管理局和出入境检验检疫局等等，各行政部门都对其进行了相应的规定，然而我国还未制定一部关于加工贸易的独立的行政法规，更缺乏对OEM的专门规定。

三、涉外贴牌生产实践中知识产权法律保护的几个难点

我国贴牌加工制造业以中国沿海的珠三角地区最为普遍与集中，因而在这些地区，涉外贴牌的知识产权保护尤为重要。涉外贴牌的知识产权保护主要集中在专利权、商标权和著作权的保护上，然而在这些领域的知识产权保护实践还存在不少困难。

第一，OEM厂商对于知识产权法律意识的淡薄和缺乏。在订立合作协议之前，国内的OEM厂商们缺乏审查委托方是否是合法的专利权人、商标权人、著作权人的意识。在合作协议中，也没有对产生知识产权纠纷后的责任承担进行明确的约定，因而在产生纠纷后不得不分担由于委托人侵权造成的损失。

第二，OEM受托方即加工方如何审查和确认委托方为合法的知识产权人，境外授权文书、权利证书的真实性较为困难。比如国外商标检索难度较大，除少数国家可以通过网上检索外，大部分国家、地区商标检索周期长，费用高，实现起来比较困难。而境外授权文书、权利证书即使经过其公证，也会存在域外效力问题。

第三，跨境追究委托人的侵权法律责任较为困难。OEM委托方在无合法知识产权情形下委托受托方进行贴牌生产，以及超越知识产权人授权范围进行权利滥用，发生侵权后，若在我国境内无分支机构，要跨境追究其法律责任较为困难。这其中还涉及到涉外贴牌生产合同双方当事人之间的协议或合同中关于准据法的选择，域外商标法等的具体规定。

第四，在涉外贴牌生产中商标侵权认定存在争议。贴牌生产中涉及到某一商标在国外已注册，而国内又有依法注册的合法商标所有权人，两者非同一权利人，那么当国内加工方接受国外合法的商标所有权人或使用权人的委托在我国进行贴牌生产，而未经国内商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，是否构成侵犯他人商标专有权，理论界和司法实践均存在争议。

四、我国涉外贴牌生产知识产权保护的法律规制建议及企业应对措施

1、法律规制建议

（1）针对法律法规规定过于笼统的建议。特别是涉外贴牌中，境外定作方未经国内商标注册人的许可，委托加工方在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，是否构成侵权，仅有商标法及实施细则等笼统规定，并未在具体的实践中就不同情况作出明确规定，使得涉外贴牌中我国的加工方企业也不知晓何时会侵权。我们建议在司法实践中，应将涉外贴牌生产商标侵权的四种情形在司法解释中通过四分法给予明确的规定，以消除当事人在涉外贴牌生产中的疑惑。[1]

（2）建议对涉外贴牌相关知识产权规定进行梳理和完善。在我国的立法中，缺乏有关涉外贴牌生产知识产权的专门规定，当前的相关内容主要散见在法律、法规及其司法意见中，缺乏体系性，使国内加工企业在从事涉外贴牌业务中，不能清楚地知悉法律的规定，而其中法律、法规、规定中的法律术语也缺乏明确解释，对相关的规定进行梳理和完善，是消除法律不确定的重要手段。特别是通过梳理和完善法律、法规、规范性文件，协调好在商标侵权认定中行政部门和法院的认定权利，以免因为认定标准的差异，造成侵权认定的不同，发生纠纷。

（3）完善《商标法》及其实施条例的规定。对贴牌生产产品商标的规范使用进行强制性规定，比如商标注册人许可他人使用其注册商标，应签订商标使用许可合同，并将合同副本报送商标局备案，并由商标局予以公告；对OEM产品标识的标注方法、对OEM的驰名商标保护进行明确、具体的规定。

（4）建议制定《加工贸易法》，规范贴牌生产（OEM）的知识产权保护内容。基于加工贸易的重要性，可以考虑通过制定一部《加工贸易法》，对其中重要的贴牌生产加工方式，设专章规范贴牌法律问题，特别是知识产权的法律保护，使我国的加工企业在承揽涉外贴牌生产业务中能明悉我国的相关法律规定，保护好企业利益，避免涉外贴牌生产的知识产权纠纷的发生。

2、企业应对措施

（1）加强法律意识，积极学习法律法规。订立详细的定牌加工书面合同，写明双方的名称、住所，明确双方权利义务、侵权责任、违约责任等内容。国内贴牌加工企业可以在订立合同时增加一条“知识产权合法性保证条款”，以保护自己在遇到纠纷时免除或减轻责任，并可据此向委托方索赔或者拒绝委托方的违约金请求。

（2）涉及到贴附外国商标的，应主动要求委托方提供合法有效的权力注册文件或授权文件，并通过我国有关知识产权管理部门或服务机构查询委托方是否为注册商标的合法所有者，是否有权使用，并在合同中明确具体责任。[2]若加工方接受国外合法的商标所有权人或使用权人的委托在我国进行定牌生产，而未经国内商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，不论该商品是否销往国外，是否认定为侵权行为，应当予以明确。[3]因此，加工方还必须查询贴附的境外注册商标是否在中国已被他人注册并仍在有效期间，如果国内已注册相同商标，可请求国内商标实施许可。

（3）建立企业“定牌加工”台帐制度。指定专人负责“定牌加工”有关资料包括客户、品牌等资料的电脑录入备查工作。倡导企业自律，建立和落实各项商标管理制度，加强对定牌商标的审查、验证，逐步实施规范的定牌加工合同。[4]

（4）定牌产品出口中，在审查确认该定牌加工委托业务合法有效的情况下，企业仍应在海关总署网站上查询有关贴牌商标的备案信息，确定该贴牌商标是否已在国内注册了同款商标，并随时跟踪货物的报关情况，若出口货物被海关暂扣，应及时告知委托方，并提供相关证明资料要求海关放行。

（5）企业在贴牌生产加工的前提下，要坚持创立自主品牌，培养名牌的理念，增强企业竞争力。涉外定牌生产在很大程度上为我国企业在发展中积累资金、学习国外企业在品牌产品中的质量管理和产品设计理念起了积极作用，但若企业发展长期依赖于贴牌加工将受制于人，这对我国企业发展极为不利，也会给地区经济发展带来损失。因此，贴牌加工企业必须“双腿走路”，在做涉外贴牌加工中，积极创造和培养自主品牌，同时进行产业升级，逐步壮大企业。

[参考文献]

[1]四分法．即将涉外贴牌生产商标是否侵权的情形分为四种，分别进行认定．

[2]陈锦平．关于对定牌加工产品标识标注法律规范的探讨．监督与选择，2004．5．P13．

[3]钱江．涉外贴牌生产（OEM）与商标权侵权．浙江工业大学学报（社科版），2008．4．P479．

[4]曲建忠，于茂荣．定牌生产出口中存在的问题及对策．载．山东理工大学学报（社会科学版），2003．1．19-1．P20．

[作者简介]

钱江（1978-）女，浙江杭州人，浙江工业大学屏峰校区法学院国际法学科，讲师，硕士，从事国际经济法、国际知识产权法的研究．