郑 东，宋东林

(江苏大学 知识产权学院，江苏 南京 212013 )

引 言

近年来,我国通过对相关法律法规的修改，不断推进高等院校科技成果权属制度的改革，日益重视科技成果转化对社会经济发展的推动力。2020年10月17日通过的第四次《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)第6条增设了专利权益的再分配条款[1]，单位在促进成果实施和运用时可以依法处置职务发明创造的专利权，旨在促进科技成果转化利益的分配正义。回顾西方国家科技成果权属制度改革的历史进程，即使是影响最广泛的《拜杜法案》在能否适应新型的高校与社会关系这个问题上也正面临着质疑和批判[2]，可见没有一种制度是能一劳永逸解决所有问题的。面对我国高校当前科技成果转化中存在的问题①，学界也从不同角度构建“问题化”理论框架[3]。本文尝试沿着相同的方向，梳理我国高校在科技成果转化中的权利和义务，并借助比较法研究方法，分析、批判借鉴和提出建议。

一、我国科技成果转化中高校的权利和义务

高校是我国科技成果权属制度和科技成果转化制度中变动最大的主体：一方面，我国在历次科技成果权属制度改革中逐步废除高校科技成果“国家所有权”[4]的单一制度；另一方面，在科技成果转化制度上，高校的法律地位日益重要，《中华人民共和国促进科技成果转化法》(以下简称《促进科技成果转化法》)和修订后的《事业单位国有资产管理暂行办法》赋予高校转化科技成果自主权，并进一步下放给高校收益权和使用权。

(一)科技成果转化中高校的权利

1.所有权

科技成果的所有权归属是科技成果转化的基本问题。《中华人民共和国科技进步法》(以下简称《科技进步法》)第20条规定高校对于受到国家财政资助产生的科技成果除了涉及国家或者社会重大利益的，均可以自动获得所有权。《促进科技成果转化法》规定的职务科技成果，是指执行高校、研究机构或者主要利用上述单位职务技术条件完成的科技成果。因此，我国科技法律体系实质上通过两条规则保证了高校的所有权。

2.自主转化权

第四次《专利法》修正第6条增加了：单位可以依法处置职务发明创造申请专利的权利和专利权。在此之前，法律仅规定职务发明专利权归单位，但是没有规定单位取得专利权后是否有处置的自由，一定程度上阻滞了科技成果的转化。近年来，我国不断修改相关法律法规，旨在赋予单位自主转化科技成果的权利。《促进科技成果转化法》第18条规定了“国家设立的高等院校对其持有的科技成果可以自主决定转让、许可或者作价投资”。与此配套的《事业单位国有资产管理暂行办法》新增了第56条专门规定“国家设立的研究开发机构、高等院校对其持有的科技成果，可以自主决定转让、许可或者作价投资，不需报主管部门、财政部门审批或者备案”，但高校使用和处置限于中华人民共和国境内。

3.收益权

高校的收益权体现在对转化收入的占有、分配和使用三个方面。《促进科技成果转化法》第43条规定了高校可以取得并自主使用转化科技成果的收入。该条款规定了三点内容：第一，高校在完成科技成果转化后有权占有转化获得的收入；第二，高校科技成果转化后的收入分配权归高校，高校按照法律规定或者事先与发明人签订的协议分配转化收入；第三，如果收益分配后收入还有剩余，高校应该将剩余收入优先用于促进科技成果研究开发和转化的工作。《事业单位国有资产管理暂行办法》56条也有类似规定。因此，以后高校科技成果转化的收入直接归单位，高校得以自主处置。

(二)科技成果转化中高校的义务

1.转化义务

我国法律体系中对于高校是否承担科技成果转化义务规定并不十分明确。根据《科技进步法》第20条规定，高校应该依法实施利用财政资助形成的科技成果，在合理的期限内没有实施的，将由政府有关部门代位实施。这里似乎规定了高校的转化义务，但如果仔细分析该条款，可以发现高校仅对利用财政资助形成的科技成果有转化义务，那么对于依照《专利法》第6条职务发明规定取得科技成果所有权，但科技成果的作出并非利用财政资助的，高校是否有转化义务呢？此外，该条款对“实施”的表述也有待考究。依照该条款的“项目承担单位应当依法实施知识产权，否则国家可以实施，也可以许可他人实施。”第20条中的“实施”不包括许可的含义，其文义解释更接近于“利用科技成果进行制造、销售、许诺销售等行为”，而《专利法》中的“实施”既包括自行实施也包括许可他人实施。该条款“实施”不等同于专利法中的“实施”含义。因此，本文仅能从该条款中得出高校对于财政资助形成科技成果有实施义务的结论。《促进科技成果转化法》第10条提到“应当明确项目承担单位的义务”，但是该条款也只是规定了政府项目管理部门的义务，而非高校的义务。因此，从该条款只能得出可以通过约定方式规定高校转化义务的结论。从上述分析可以看到我国法律对于高校科技成果转化义务的规定是比较模糊的。

2.报告义务

报告义务是指高校等项目单位在科技成果形成后将信息上传至国家设立的科技信息管理系统的义务。高校利用财政资助形成的科技成果应该按照规定及时提交科技报告。第一，对于高校的报告义务仅限于利用财政资助形成科技成果的披露；第二，对于非利用财政资助形成的科技成果的披露，并没有强制报告的义务。《科技进步法》第20条规定：“项目承担单位就科技成果实施和保护情况向项目管理机构提交年度报告。”该规定有值得进一步推敲的地方。科技成果报告提交的主体不甚明确，因为项目管理机构既包含了高校的上级管理部门也包括项目的资助部门。虽然在一些情形下高校的上级管理部门同时也是科技成果项目的财政资助部门，但是也存在项目的资助部门并非高校上级管理部门。比如，为实施“科技冬奥”方案，国家专门拨出财政预算，支持各单位针对冬奥会举办中的核心技术研究项目定向申报。这里项目主管部门的组成涉及很多部门，且这些主管部门很多都是临时参与该项目。例如，“科技冬奥”的项目主管部门涉及科技部、教育部、北京市科委、残疾人联合会以及河北省科技厅。项目的资助来源包括中央财政、地方财政、企业和其他社会渠道。高校若按照法律规定，承担“科技冬奥”专项科研项目后形成的科技成果如果向这些项目主管部门一一报告，既影响了效率也不利于后期的科技成果实施监督。

3.收益分配时的义务

我国科技成果转化收益分配的规范散见于《专利法》《促进科技成果转化法》《科技进步法》和《合同法》中，限定只对发明人和为转化作出贡献的人员的报酬激励。《科技进步法》第39条笼统规定“应当建立合理的分配制度”，但是对于转化收益的分配未作具体规定。根据《促进科技成果转化法》第44条和第45条规定，高校职务科技成果转化后，应该对重要贡献人员给予奖励和报酬。高校如果没有与发明人或者为转化作出贡献人员约定转化收益分配的，应该按照法定的比例分配。可见，我国法律收益分配义务规范缺乏体系，仅规定发明人等相关重要人员的收益分配，对于未履行收益分配义务的规定是不明确的。

对高校在科技成果转化中的权利和义务进行分析后可以发现我国科技成果转化中高校的权利多于承担的义务。一方面我国科技法律不断赋予高校更多权利，尤其是专门修改了法律法规赋予了高校自主转化权；但另一方面，法律对于高校在科技成果中的义务规范并不十分明确，不能体现权利和义务对等性的要求。

二、美国科技成果转化中高校权利义务的比较研究

世界知识产权组织2018年报告②统计了美国、日本、德国和英国等十个国家在技术创新与转移的活跃度排名，美国、中国和德国这三个国家的综合排名位列前三。本文选择技术转移最具创新力的国家——美国的法律体系进行研究，比较分析美国高校在科技成果转化中的权利和义务。

(一)美国科技成果转化中高校的权利和义务

1.美国科技成果转化中高校的权利

(1)选择保留权

美国科技成果所有权制度的基本原则是“发明人主义”。所谓的“发明人主义”是通过《美国宪法》第8节国会义务编第7条以及《美国专利法》第111条共同确立的，无论是财政资助发明还是非财政资助发明的原始权利均属于发明人。高校往往通过预先合同的方式继受取得发明的申请权。对于财政资助形成的科技成果，高校继受取得发明的权利后还需要履行保留权利的义务，否则，不发生“权利下放”的效果，这在STANFORD V. ROCHE案中被美国最高法院确认。《拜杜法案》第202节规定符合一定条件并履行相关义务前提下，接受联邦财政资助产生的科技成果可以由高校等非营利性机构或者小企业选择保留，如果超过规定期限，则由联邦机构保留权利。[6]因此，高校作为项目的承担方，既可以选择在披露后两年时间内通过书面的方式保留权利，③也可以选择放弃科技成果所有权，并且可以和联邦政府商量将成果所有权给发明人。④需要注意的是，虽然美国高校对于财政资助科技成果有权利保留其所有权，但是不意味着高校理所当然地成为科技成果法定的权利主体。根据《美国专利法》第111条规定美国遵循严格的“发明人先申请原则”，专利的申请必须由发明人或者其授权的人以书面形式申请。⑤所以美国高校取得科技成果所有权需要通过预先的合同约定通过让渡的方式继受取得发明的专利申请权和所有权。

(2)使用权

根据美国联邦财政资助专利管理政策规定，如果高校的科技成果由政府获得所有权，高校拥有对该发明非独占的、可撤销的免费使用权。美国高校使用权非独占性主要目的是为了促进联邦财政资助形成科技成果的转化，同时美国高校对于科技成果的使用是可撤销的，这里可撤销的判断标准是高校对于科技成果的使用行为是否危害国家利益。[5]此规定是为了平衡高校和政府之间的利益，因为发明产生地是高校，不可避免利用了高校科研设备和条件。需要指出的是，《拜杜法案》和《技术转移商业化法》对于能否转让作了不同规定。财政资助科技成果转化的方式不包括转让，只能通过许可的方式授权给企业，而非财政资助科技成果的转化方式不受限制。《技术转移商业化法》第6条对《拜杜法案》第202条作了修正，规定高校非财政资助的科技成果可以通过转让或者许可的方式进行转化。⑥为了方便高校行使对科技成果的使用权，美国很多大学都成立了技术许可办公室，但并非所有大学均有义务成立技术许可办公室。⑦只有联邦政府下属的科研机构在符合一定规模的条件下才需要成立技术许可办公室。

总之，从科技成果的使用权内容看，法律按照是否利用财政资助作了区分。除利用财政资助科技成果的转让需要经过联邦机构批准外，其他科技成果的转让和许可活动不受限制。

(3)收益权

《史蒂文森-怀特勒技术创新法》第14节规定技术转移的收入应由科技成果的实际完成单位保留。⑧根据《拜杜法案》第202节规定，美国高校可以将财政资助下产生的科技成果以非排他许可的方式授予美国的企业并取得技术转移收入。高校收益权包括两个内容：第一，收益由高校取得，美国大学技术许可办公室或者技术转移办公室专门研究市场技术需求，其转化收益一律由美国高校统一取得；第二，收益由高校统一分配，每年年初美国各大高校进行上一年度的技术转化收入统一分配。

2.美国科技成果转化中高校的义务

前述分析了美国科技成果转化中高校的权利，法律对于高校权利的行使也作了诸多限制。

(1)保留权利时的义务

对于联邦资助产生的科技成果，高校如果选择保留成果所有权需要履行相应的义务。第一，收到发明人对成果的披露后，高校应该在合理的期限内向联邦机构披露。如果高校没有履行在规定期限内披露的义务的，则不能保留财政资助科技成果所有权，该权利依旧由联邦政府所有，即不发生“权利下放”的效果。第二，高校应该书面向联邦机构提交选择。在向联邦政府披露发明后，高校应该在2年的法定期限内或者联邦机构指定的期限内以书面的方式提交是否保留科技成果的所有权。第三，保留权利后，应该定期向联邦机构报告成果的实施。根据《技术转移商业法》第10条规定，除了已经进行商业秘密保护的信息，高校应该就科技成果的实施或者已经为实施付出的努力，定期向联邦机构报告。⑨除此之外，为了保障公众对于科技成果转化的知情权，所有的实施报告应该通过互联网或者其他渠道向公众开放。总体而言，美国法律对于财政资助科技成果的“权利下放”并不是人们通常误解的“职务发明权利归属制度”也不是“授予权利”，[6]而是需要高校履行权利保留程序以及承担对应义务。

(2)转化时的义务

美国高校进行科技成果转化时，需要承担非常多的义务。第一，对于许可技术应用地的注意义务。美国高校虽然有权利自主选择技术许可的对象，但是应该注意被许可方技术应用的地域，即任何技术许可的应用和实质产品的服务地应该是美国领域内。第二，优先许可能快速应用技术的小企业。对于不同规模的企业同时向一所高校申请技术许可的，如果小企业拥有与大企业相当或者更适合的技术应用能力，那么高校应该优先给予小企业技术许可。第三，要求被许可方定期报告技术的实施。除了技术应用过程中被许可方自主产生或从外界获得的商业秘密或金融信息外，被许可方应该在必要范围内向联邦机构定期报告技术发明的实施或者为实施已经作出的努力。⑩

(3)收益分配时的义务

高校科技成果转让或者许可后的收入分配时也需要承担义务，在向发明人或者其他人员分配收益之前，高校应该保留全部收益不得作其他用途的分配。第一，向发明人分享收益的义务。根据《史蒂文森-怀特勒技术创新法》第14节规定的联邦机构技术转移特许费的分配要求，高校或实验室的负责人第一年应支付发明人2000美元，并且之后的每年应该从许可或转让收益中提取15%的比例给予发明人。第二，给予其他非发明人激励的义务。高校应该为发明的应用作出显著贡献人员或者增加了发明的技术应用价值的人员提供可观的收益激励。第三，支持教育和科研的义务。高校技术转移收益的另一部分应该分配给各学院或者实验室，用于促进实验室之间的科学交流、根据科研计划对员工展开科研和教育培训、支持后续的科研和教育计划的实施。为了督促收益的及时分配，高校向国家分享技术转移收益的总体原则是任何财政年度内没有遵守分配义务或者没有利用技术转移收益的，应该全部上交财政部。

总体上，美国高校科技成果转化收益分配具有优先级顺序，优先保护发明人和其他作出贡献的人的利益分配，并且对学院或各实验室的收益分配和收益的使用用途了作了规定。

(二)中美科技成果转化中高校权利义务的比较

前述内容分别分析了中美两国法律关于科技成果转化中高校的权利和义务，有必要进一步比较分析以阐述问题。

1.高校权利的比较

总体而言，两国法律对科技成果转化中高校的权利配置类型基本相同，均重视高校在科技成果转化中的收益权和自主转化权的保障。图1表示了两国科技成果转化中高校的权利配置示意图。

图1 中、美两国科技成果转化中高校权利的比较示意图

从高校科技成果赋权方式看，美国的“发明人主义”要求高校完成一系列的取得权利的程序，这种赋权方式虽然程序繁琐，但保证了高校很多灵活选择是否保留或者主张权利的机会。而我国的“厚雇主主义”无需高校完成取得权利的程序即可法定获得相应的权利，这种赋权方式虽然直接跳过繁琐的权利保留或主张程序，但也缺少了自由磋商、灵活选择选择的机会。我国今后高校科技成果权属制度改进的方向应该是如何在“厚雇主主义”的框架内增设高校自主选择是否保留和主张权利的程序，这样的调整既保障了赋权的效率，减少了不必要的行政成本，也能从一定程度尊重了主体的自愿，使我国科技成果权属制度更灵活。

2.高校义务的比较

前述分别分析了中美高校在科技成果中的义务规范，我国高校义务规范总体上是缺失的，不能体现权利义务一致性的立法要求。美国法律高校科技成果转化义务规范详细且分类明确，具体可以分为转化时的义务和转化后收益分配时的义务。

从表1中可以看到，高校科技成果转化时美国高校需要遵守更多的义务规范约束，譬如在许可对象的选择上，应优先授权给小企业。另外，转化后的义务规范也有较大差异，美国高校要受到更系统而严格义务规范约束。第一，在报告义务上，美国法律规定的报告义务有两层含义，分别是高校向联邦政府的报告义务和被许可企业向政府的报告义务，两者均有义务就科技成果被的实施向提供财政资助的联邦机构提交实施报告。法律也规定了该实施报告备案的上级部门。而我国法律仅仅规定承接项目的单位对于财政资助科技成果的实施有报告义务，而未规定技术转化后企业是否需要提交实施报告、实施报告的提交的具体政府部门以及义务规范的客体是否包括非财政资助科技成果。第二，在收益分配上，相较于我国零散的收益分配规范，美国法律不仅规定了收益梯次分配规范还规定了未履行收益分配义务时高校的责任。而明确的收益分配义务规范不仅有利于激励发明创造，也能避免发明人和高校日后的纠纷。

表1 中、美两国科技成果转化中高校义务的比较

三、我国科技成果转化中高校权利义务规范的完善建议

(一)增设高校自主选择的程序

前述部分分析了我国高校取得科技成果的法定方式及比较了中美两国科技成果权属制度的优缺点，我国高校科技成果权属制度改进的方向是在当前的法律框架内增加赋予主体意思自治的程序，如果高校没有积极的意思表示，则依旧适用默认的“厚雇主主义”权属制度。本文建议《科技进步法》第20条第1款“授权项目承担单位依法取得”后增加“项目承担单位依法对科技成果评估后，如果不选择保留权利的，可以与项目委托单位协商，允许发明人优先受让权利。该条款具体实施的方式如下：首先，在高校发明人作出发明后，在第一时间向所在高校的科技管理机构报告，这与发明人的报告义务相对应。其次，高校科技管理机构可以组织评估发明的商业化前景，自主决定是否保留全部权利或者部分权利或者将科技成果转让给发明人。如果高校评估后认为无须保留全部权利的，可以与发明人签订部分权利让渡协议，协议中可以约定高校与发明人各自的权利内容和各自承担的义务。如果高校不选择保留专利的所有权，也可以与发明人在协商的基础上签订协议，将专利的申请权和所有权直接赋予发明人，并且由发明人承担专利申请、授权和维持权利的相关费用。通过上述权利再配置的程既维持了法律的稳定性，又在一定程度上契合了《专利法》第6条规定的“约定优先”的赋权方式，赋予高校与发明人“意思自治”的机会。

(二)完善高校科技成果转化的义务规范

1.明确科技成果转化的义务主体

根据前面的比较分析，我国科技成果转化法律没有明确高校是否承担科技成果转化的义务，本文建议《促进科技成果转化法》第19条第1款修缮为“国家设立的研究开发机构、高等院校负责转化所取得的科技成果。”《科技进步法》第20条第2款也相应调整为“项目承担者应当依法转化前款规定的知识产权”。这样可以直接明确高校等项目承担单位对于其取得的科技成果的法定转化义务，避免今后发明人转化权与高校转化义务的混淆。通过这样修改至少能有以下两个效果：第一，明确高校成为转化科技成果的法定义务主体。正如前述讨论指出的我国两部科技转移法律并未明确高校的转化义务，带来义务主体不明的问题。根据修改后的条文，当高校取得发明人提交科技成果的所有权后，也就成为该科技成果的法定转化义务主体。对于可能沦为“沉睡专利”的科技成果，促使高校及时作出转让权利或者放弃权利的决定，从而实现高校科技成果服务社会发展的立法初衷。第二，拓展了高校转化科技成果的范围。根据修改后的条文，高校不仅对财政资助形成的科技成果有转化义务，而且对非利用财政资助但属于直接依据职务发明制度取得的科技成果也有转化义务。故而，高校应该对其拥有所有权的科技成果承担转化义务。

2.充实报告义务的内容

本文谨建议《促进科技成果转化法》第11条增设特别条款：“对于财政资助形成的科技成果，高等院校、科研院所以及被许可的企业应当在每一财政年度提交科技成果的实施报告。政府工作部门收到科技成果实施报告后应及时提交国家科学技术部。”该条款的增设具有如下效果：第一，将科技成果实施报告的义务主体扩大到企业。高校应该在科技成果转化协议中规定实施技术的企业应按照年度在科技信息系统中报告技术的应用，这样利于国家快速跟踪科技成果转化后的实际应用。第二，规定了实施报告监督部门。该条款明确了科技部作为实施报告的监督部门，通过对报告规范执行的监督了解我国知识产权发展和科技成果应用情况，从而有利于跟进政策的调整。

3.增设未履行收益分配义务的责任

前述部分讨论了我国高校对科技成果收益分配的义务，包括对相关重要人员的收益分配以及继续支持科学技术研究和成果转化工作，但缺乏高校未及时履行收益分配义务的规范。本文谨建议《促进科技成果转化法》第43条增设未及时履行分配义务的条款：“未按法律规定分配科技成果转化收益的，单位不得保留收入。”对应的《事业单位国有资产管理暂行办法》第56条第2款应该调整为“国家设立的研究开发机构、高等院校转化科技成果所获得的收入全部留归本单位，违反收入分配规定的除外。”根据完善后的法律条款，如果高校怠于分配转化收益或者没有向发明人分配收益的或者没有将剩余收益用于支持教育科研和科技成果转化工作的，将不得保留所有转化收入，一律上缴财政。这样的条款设置规定了高校未履行科技成果转化收益的责任，有利于保障发明人的收益权和促进后续的科技成果转化工作。

结 语

促进高校科技成果转化，盘活高校专利资产的探索始于美国，如今世界各国高校均广泛参与技术转移活动中。改革开放40年来，我国高校成为专利申请的积极参与者，推动了全社会创新的热情，但也不能忽视高校技术转移存在的问题。第四次《专利法》修改为高校科技成果转化指引了方向。本文沿着这个方向，秉着分配正义的伦理价值理念，比较分析中美两国相关法律制度，探索我国未来高校技术转移工作的合理路径。

在权利配置问题上，《专利法》第6条增设了单位自主处置专利权利的条款，高校在参与科技成果转化中将拥有更多的自主转化权。高校应研究后续的权利再分配程序，在对专利合理分级的基础上，作出保留专利权或者转让专利权利的选择，这样既可以及时与发明人分享专利权益，也能够防止大量“沉睡专利”的出现。在义务规范上，我国法律对高校转化义务规定的不甚明确。前文已经分析专利利益初次分配中高校依据职务发明制度取得专利权的不合理性，分配正义的伦理价值要求取得职务发明专利权的高校应承担参与技术转移和向发明人分享权益的义务，本文给出了权益再分配程序、报告义务以及收益分配规范的讨论。至此，方可以回应开篇提出的问题，希冀本文的研究思路与建议能够为后续研究提供参考。

注释：

① 雷朝滋：“提升专利质量，加强产学研合作，促进成果转化”，http://sohu.com/a/364307641_100226214，最后访问日期2020年10月26日.

② 参见《2018年世界知识产权指数》，https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2018.pdf，最近访问日期2020年10月22日.

③ See U.S.C 35§202(C)(2):That the contractor make a written election within two years after disclosure to the Federal agency (or such additional time as may be approved by the Federal agency) whether the contractor will retain title to a subject invention.

④ See U.S.C 35§202(d):If a contractor does not elect to retain title to a subject invention in cases subject to this section,the Federal agency may consider and after consultation with the contractor grant requests for retention of rights by the inventor subject to the provisions of this Act and regulations promulgated here under.

⑤ See U.S.C 35§111(a):An application for patent shall be made, or authorized to be made, by the inventor, except as otherwise provided in this title, in writing to the Director.

⑥ See 15 U.S.C. 3701 note: SEC.6.Technology Transfer Commercialization Act of 2000:license or assign whatever rights it may acquire in the subject invention to the nonprofit organization, small business firm, or non-Federal inventor in accordance with the provisions of this chapter.

⑦ See 15 U.S.C. 3710(b)(c):Each Federal laboratory shall establish an Office of Research and Technology Applications and to prepare application assessments for selected research and development projects and to provide and disseminate information on federally owned or originated products.

⑧ See 15 U.S.C. 3710c(a).

⑨ See SEC.8.Technology Transfer Commercialization Act of 2000.

⑩ See 15 U.S.C3701.§209(d)(2):requiring periodic reporting on utilization of the invention, and utilization efforts.