摘要：随着国际经济贸易和科学技术的不断进步和发展，涉外活动日趋便捷与频繁，跨境侵犯知识产权的法律问题也接踵而至。涉外定牌加工商标侵权问题便属于其中一种典型情形，在我国学界与司法实践中长期存在争议。以相关司法判例，如“PRETUL”案、“东风”案为切入点，通过分析实践中发生的涉外定牌加工经典案件，梳理我国涉外定牌加工司法实践困境和“商标使用”“混淆可能性”和“合理注意义务”三大争议焦点。在没有统一裁判标准的前提下，“合理注意义务+实质性损害”的裁判标准符合我国市场经济发展的特征和知识产权保护政策的要求。

关键词：涉外定牌加工;商标使用;混淆可能性;合理注意义务

中图分类号：D923.43    文献标识码：A文章编号：2095-6916（2020）24-0077-03

一、引言

在我国，涉外定牌加工为出口创汇、解决就业问题起到了不可估量的作用，但同时也引发许多商标侵权纠纷，尤其是相关商标在我国已被其他主体注册，当涉外定牌加工在与注册商标类别相同或近似的商品上贴附相同或近似的商标时[1]，涉外定牌加工是否构成侵权已成为理论与实务界热议的话题，类似案件的认定结果也不尽相同，不仅给相关执法机关带来困扰，同时对从事涉外定牌加工贸易的国内外各方带来诸多不确定因素，因此迫切需要厘清涉外定牌加工之法律关系，建立涉外定牌加工中构成商标侵权行为统一的认定标准。

二、涉外定牌加工商标侵权的典型司法判例

2015年11月，浦江亚环锁有限公司与莱斯防盗产品国际有限公司侵害商标权纠纷一案（简称“PRETUL”案），最高人民法院作出再审判决，其指导观点为涉外定牌加工不视为商标侵权①。但是在其后判决的上海柴油机公司与江苏常佳金锋动力机械公司侵犯商标权纠纷一案（简称“东风”案），江苏省高院的判决给出了新的判定思路，而最高人民法院提审该案作出的终审判决也遵循了江苏省高院的裁判思路。江苏省高院二审判决认为涉案“东风”商标为驰名商标，常佳公司明知该事实仍接受境外委托，并在境内生产与其相同商标的产品，未尽到合理注意义务，实质性损害了上柴公司利益，侵犯了上柴公司的商标专用权。再审中，最高院认为无证据证明常佳公司受托加工行为对上柴公司的利益造成了实质性损害，且常佳公司接受委托时，已经对委托方的商标权利状态尽到了合理审查义务。故，最高人民法院撤销了江苏省高院的二审判决，认定常佳公司的涉外定牌加工行为不侵犯上柴公司的商标权②。

可见，江苏省高院与最高人民法院对于“东风”案的裁判标准与“PRETUL”案截然不同，可以看出在实务界针对涉外定牌加工是否侵权的问题尚未有一个明确的标准。

三、涉外定牌加工商标构成侵权焦点分析

从上述案件的判决可以看出，涉外定牌加工构成侵权的焦点在于以下三个方面：一是涉外定牌加工是否是商标性使用;二是涉外定牌加工是否导致混淆可能性;三是合理注意义务的尺度。

（一）行为要件：涉外定牌加工是否构成商标法意义上的“使用”

持否定观点的学者认为，从商标地域性与识别功能角度出发，定牌加工的商品从我国工厂直接出口进入外域市场，并未在国内市场销售，不会影响国内市场注册商标识别功能，不属于商标性使用。持肯定观点的学者认为，定牌加工的行为是出口行为，与销售行为类似，应为商品流转的重要环节，理应归属为商标使用行为。

是否构成商标性使用是判定涉外定牌加工侵权的理论基础，故明确商标使用的法律内涵尤为重要。2013年修改后的《商标法》第四十八条对“商标使用”做出了明确的界定，该规定中商标使用行为包含两个方面：在商业活动中使用和有识别商品来源的作用。但该法未对“商业活动”和“识别商品来源”作出明确界定，因此在实际操作中有较大分歧。

1.关于定牌加工“商业活动”的理论分析。笔者认为，应当认为定牌加工行为属于“商业活动”，下面将这一行为拆分为两部分进行分析：“生产加工”和“商品出口”。

（1）关于“生产加工”行为，涉外定牌加工在生产加工步骤与国内普通加工业一样，受托方完成产品交付所获得的是其生产成本及加工费的总和，并不是定做物的价金，因此只是劳务输出而非商品买卖，其并不会因为贴附定作人提供的商标而获得利益。但在实际操作中，贴牌商标本身的商业声誉必然会给加工企业的声誉带来影响，因此定牌加工當然是产生了商业影响的使用[2]。另外，作为整个销售产业的上游环节，贴附商标不产生利润也不影响其以劳务经营获利的商业性质。

（2）关于“商品出口”行为，我国《商标法》虽未明确出口行为是否属于商标性使用，但我国海关对于涉外定牌加工出口商品有权作为涉嫌侵权物品进行扣押，这实际上认可了其行为的商业性。

2.关于定牌加工“识别商品来源”的理论分析。识别商品来源是商标的基本、首要功能，商标侵权行为使消费者基于错误认识难以凭借商标选择正确的商品，从而扰乱正常的市场秩序。一些学者认为，只有进入流通环节才能发挥商标的识别功能，而涉外定牌加工产品全部交由域外市场流通，因此定牌加工所用的商标无法在我国发挥其“识别商品来源”的功能。另一些学者认为，定牌加工模式中加工、出口行为是一个整体，定牌加工方所完成的工作是商标的识别作用在域外发挥作用的前提，从这个意义上讲，涉外定牌加工的贴牌行为，同样起到了“识别商品来源”的作用。笔者更认同前者的观点，认为涉外定牌加工的商标不能起到“识别商品来源”的功能。

综上，结合《商标法》对于商标使用的定义，应当认为涉外定牌加工行为不属于“商标使用行为”，首先根据定义所述构成商标使用的两要件而言，涉外定牌加工仅满足属于“商业活动”性质，而不能认定其在中国发挥商标的“识别商品来源”功能，因此不能据此认为其是商标使用行为;其次从法院判例可以看出，多数法院倾向认为涉外定牌加工行为不构成“商标使用”;同时在国外，认定涉外定牌加工不构成“商标使用”也早有判例。

（二）结果要件：涉外定牌加工是否构成商标混淆

混淆可能性是我国法院早期判断涉外定牌加工是否构成侵权的争议焦点。对于商标侵权，混淆是一般构成要件，在认定侵权与否的观点中，持否定观点的学者认为，涉外定牌加工行为不可能使国内消费者对商标和产品产生误认、混淆，不影响国内商标识别功能的发挥。持肯定观点的也不在少数，如美国耐克公司诉浙江省嘉兴市银兴制衣厂、西班牙CIDESPORT公司商标侵权纠纷案，广东省深圳中级人民法院判决认为：“商标权作为知识产权具有地域的特性，在中国法院拥有司法权的范围内，原告取得NIKE商标的专有使用权，被告在未经原告许可的情况下，就不得以任何方式侵害原告的注册商标专用权。被告的行为侵害了原告的NIKE注册商标专用权”③。

笔者认为，在现有研究基础下，无论是在加工生产过程还是流通过程都应当认为绝无混淆的可能。首先在加工生产过程中，接触产品的只有生产者和委托方，以这两者对于商品与商标的了解和认知，难以对商品的来源等相关信息产生混淆。另外，在涉外定牌加工商品流通过程中，因商品不在国内市场上进行销售，国内消费者、下游的经销商和其他与消费相关的群体并没有接触到贴牌加工商品的可能性，不存在混淆的可能，更谈不上实际上的混淆。

有些学者认为，定牌加工商品有先出口后进口回到国内市场的可能性，此时应该会产生混淆，从而损害国内商标所有权人的合法权益。笔者认为，这是将涉外定牌加工这一单纯的加工行为与类似平行进口行为混为一谈，从生产加工、出口转进口回来的商品如构成混淆造成商标侵权，并非国内加工方生产行为导致的混淆，而是国内进口行为导致的混淆，应与商品生产者无关[1]。

（三）主观要件：合理注意义务的尺度

江苏省高院和最高法院在“东风”案中对于常佳公司是否尽到了合理注意义务很明显出现了分歧，前者对于合理注意义务提出了更高的要求，后者则不同，仅要求加工方对委托方的商标权权利归属进行形式上的审查即可。可见两者对于合理注意义务的尺度界定存在分歧，无论是形式审查还是更高的审查标准都具有一定的合理性，此标准应属个案法官自由裁量的范围。

宋健法官表示：“考虑到涉外定牌加工业态本身的复杂性以及我国对外加工贸易政策，对国内加工企业附加的审查注意义务不宜过度，以‘合理为限”[3]。

笔者认为，注意义务标准的高低应当与商标在国内的驰名程度有关，按照其驰名程度国内商标可分为三类：普通商标、具有一定有影响力的商标和驰名商标，那么加工方的注意义务应当随着商标驰名程度的提高而提高。即对于普通商标而言，加工方对委托方是否享有商标权进行必要的审查后，就应当认定其尽到了合理注意义务。但是，对于具有一定影响力的商标和驰名商标，应当对加工方的注意义务提出较高要求。此外，对涉外定牌加工企业课以合理的注意义务，有助于提高其知识产权意识，能更好提高其在国际市场上的核心竞争力。

四、对“合理注意义务+实质性损害”裁判标准的考量

纵观我国法院对涉外定牌加工商标侵权案件的裁判，大致经历了从完全认定侵权——法院根据个案认定—认定不构成侵权三个阶段，形成了三种做法。在上文所提到的“东风”案中，江苏省高院创新地将涉外定牌加工的裁判标准推向了新的起点，其裁判思路在“PRETUL”案的基础上，结合涉外定牌加工本身特殊的性质与国际贸易分工惯例，对受托方施加了合理的注意义务，即体现了“合理注意义务+实质性损害”这一标准。

所谓的“合理注意义务”是对国内加工企业履行注意义务的一般要求，通常满足该义务国内加工企业便可以免责;而对于具有一定影响的商标和驰名商标，“实质性损害”标准是给予其的特殊保护。然而“合理注意义务+实质性损害”并不是江苏省高院首次提出，北京市高院颁布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（京高法发[2006]68号）中，首次将加工方的合理审查义务作为其承担责任的依据[4]。此前，涉外定牌加工案件仅要求加工方对委托方的商标权利证明进行形式审查，然而“东风”案二审似乎突破了对委托方商标权利证明进行形式审查的标准。是否应该以“合理注意义务+实质性损害”来判断加工方是否构成侵权呢？笔者认为，这样的标准既满足了现阶段我国经济社会发展新形势下利益平衡的需求，又顾及全球化背景下各国知识产权保护政策的新变化，应当作为该类案件的裁判标准。

（一）该新标准是利益平衡原则的体现

知识产权保护是为了使知识资源和社会利益的公正分配得以实现，该分配实则是对社会上各个利益集团的利益进行平衡，从而激发创新的动力。在涉外定牌加工问题上，“合理注意义务+实质性损害”标准便是根据涉外定牌加工各方利益受到的影响作出的加工方与国内权利人之间利益的平衡。最高人民法院在“东风”案再审判决书中写道：“在经济发展全球化程度不断加深，国际贸易分工与经贸合作日益紧密的复杂形势下，人民法院审理商标侵权纠纷案件应当……既要严格依法保护商标权人合法权益，又要防止不适当扩大保护而对正常贸易和竞争秩序造成妨碍。”可见遵循该裁判标准是基于利益平衡原则考量的结果。

涉外定牌加工是我国对外加工贸易的重要组成部分，在全球产业加工链上，我国是高新技术和品牌与大量低端加工业并存[3]，且涉外定牌加工为我国出口创汇带来了巨大经济效益，解决了大量工作岗位需求的问题。因此，运用“合理注意义务+实质性损害”这一标准解决此类纠纷，充分平衡了国内商标权人、国内加工企业和境外商标权人的利益，满足我国企业自主品牌实现国际影响力的需求，并且给涉外定牌加工企业一个相对宽松的发展环境，有利于我国加工产业的发展，体现了法律利益平衡原则的全面性与合理性[5]。

（二）該标准是政策选择的结果

法律的制定和实施总是离不开特定经济政策的影响，我国《商标法》自颁布以来，经历了多次修改，这不仅仅是我国法律制度不断完善的结果，更是我国经济政策影响的产物。由此可见，将社会中何种行为纳入商标法保护范围完全是立法和政策双重选择的表现。

十九大报告明确提出加强知识产权创造、保护、运用，强调建立知识产权保护专门政策，营造良好营商环境，可见不能让商标垄断性成为经济发展的障碍。我国正处于经济产业转型期，对涉外定牌加工产业进行盲目打压显然是违背我国经济发展政策的，而“合理注意义务+实质性损害”这一标准便是在经济政策不断变化中，法官在法律尺度内综合考量多方因素行使自由裁量权的体现，是政策对我国知识产权保护政策和对外加工贸易发展需求所做的调整。因此，将加工方尽到合理注意义务和实质性损害的标准引入涉外定牌加工侵权判定标准中，有利于我国当前经济发展和商标权的保护。

注 释：

①中华人民共和国最高人民法院（2016）最高法民再339号民事判决书。

②中华人民共和国最高人民法院（2014）民提字第38号民事判决书。

③广东省深圳中级人民法院（2001）深中法知产初字第55号民事判决书。

参考文献：

[1]曾婧炜.涉外定牌加工商标侵权纠纷法律问题研究[D].大连：大连海事大学，2017.

[2]王鲁帅.涉外贴牌加工商标侵权认定研究[D].上海：上海大学，2014.

[3]宋健.对涉外定牌加工商标侵权“合理注意义务+实质性损害”判断标准的解读——以“东风”案为例[J].知识产权，2016（9）.

[4]蘇粲.涉外定牌加工的商标侵权问题研究[N].中国工商报，2016-01-21（003）.

[5]易健雄.OEM商标侵权纠纷处理的态度选择——遵循“从结果出发”的思维方式[J].知识产权，2009（3）.

作者简介：田宜鑫（1998—），女，汉族，四川成都人，单位为华南理工大学，研究方向为知识产权。

（责任编辑：董惠安）