商标保护要及时

2019-05-14方强

大众理财顾问 2019年5期

关键词：续展商标局商标注册

方强

在商标被侵权时，要及时拿起法律的武器维护自己的合法权益，保护自己对商标的合法使用权。要注意以下几个方面的问题（图1）：

（1）已经注册的商标才受法律保障。经商标局核准注册的商标为注册商标，商标注册人对该注册商标享有商标专用权，受法律保护。

（2）商标注册人有权依照法律规定，通过签订商标使用许可合同的形式，许可他人使用其注册商标。若他人未经本人同意私自使用该商标，要马上通过法律途径进行阻止。

（3）商标注册人有使用注册商标的义务。如果注册商标自核准之日起连续3年停止使用，该商标将可能被依法撤销，所以要注意时间。

（4）对侵犯注册商标专用权的行为，被侵权人可以向县级以上工商行政管理机关投诉，请求工商行政管理机关对侵权案件进行查处。也可以直接向人民法院起诉。人民法院通过审判程序，维护商标专用权人的合法权益。

申请期间的商标保护

图1 商标保护注意的问题

根据《商标法》第三十九条，注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。这意味着我国现行商标的保护仅限于从注册商标获得核准注册之日起的保护，在申请商标注册期间，该商标因未获得核准注册，并不受保护，即使该商标日后获得核准注册，也不具有追溯力。

但《商标法》第三十六条给予了例外规定，即对在初审公告期间提出异议后的商标，经审查异议不成立的，虽然对在核准前的他人的商标侵权行为不具追溯力，但如果他人恶意造成损失的，此时可以提出赔偿主张。对于商标到期续展宽展期内，商标未获核准前，此时若他人侵犯商标专用权，商标注册人的合法权益是受法律保护的。

在先权利

通俗地讲，商标注册在先权就是在他人申请与你相同或者近似的商标时，如果对方申请时间早于你提出申请的时间，那么他人拥有在先注册商标权。但当你申请商标时，如果與你类似的商标在你之前申请且没有发布初审公告，你无法判定自己的商标是否可以申请成功。

在先权利的认定

商标的根本作用在于区分商品及服务，因此注册商标首先应避免与在先申请或者注册的商标相冲突;又因商品及服务所涉及的权利范围并不局限于商标权，为避免造成混淆，注册商标也不应与他人其他权利相冲突。《商标法》第三十二条便是对此立法精神的具体描述，故本条规定的现有在先权利是指在系争商标（争议涉及的商标）申请注册日之前已经取得的，除商标权以外的其他权利，主要包括其他知识产权及我国《民法通则》中所规定的相关人身权。

侵犯在先权利的行为

侵犯在先权利的行为包含以下几种（图2）：

（1）侵犯著作权。未经著作权人许可，将他人享有著作权的作品申请注册商标，应认定为对他人在先著作权的侵犯。著作权人可通过著作权登记证书，在先公开发表该作品的证据材料，在先通过继承、转让等证据材料证明著作权的存在。如果系争商标注册申请人能够证明其商标是独立创作完成的，则不构成对他人在先著作权的侵犯。

（2）侵犯外观设计专利权。未经专利权人的授权，在相同或者类似商品上，将他人享有专利权的外观设计申请注册商标的，应当认定为对他人在先外观设计专利权的侵犯。关于系争商标与外观设计相同或者近似的判断，按照系争商标与外观设计的整体进行比对，或系争商标的主体显著部分与外观设计的要部进行比对的审查标准进行判定。

（3）侵犯商号权。将与他人在先登记、使用并具有一定知名度的商号相同或者基本相同的文字申请注册为商标，容易导致相关公众误以为该商标所标识的商品或服务来自商号权人，或者与商号权人有某种特定联系，致使在先商号权人的利益可能受到损害的，应当认定为对他人在先商号权的侵犯。

（4）侵犯姓名权。未经他人许可，将其本名、笔名、艺名、别名申请注册商标，给他人姓名权造成或者可能造成损害的，应当认定为对他人姓名权的侵犯。在判断过程中，应当考虑该姓名权人在社会公众当中的知晓程度。

（5）侵犯肖像权。未经他人许可，将其肖像申请注册商标，给他人肖像权造成或者可能造成损害的，应当认定为对他人肖像权的侵犯。虽然一些系争商标与他人肖像在构图上有所不同，但反映了他人的主要形象特征，可使社会公众的认知指向该肖像权人，也应认定为使用其肖像。

图2 侵犯在先权利的行为

在先权利的法律效力

在先权利的法律效力主要表现为两个方面：一是在先权利的存在可以成为申请商标注册的阻却和注册商标的撤销事由;二是在先权利的存在可以构成注册商标专用权的限制事由。

（1）在先权利构成申请商标注册的阻却和注册商标的撤销事由。从《商标法》第三十一条的规定可以得出结论：如果申请注册的商标与在先权利相同或者近似，或者存在其他形式的冲突，则商标注册审查部门可以直接驳回相关商标注册申请;在异议程序中，相关权利人也可以在先权利的存在为由提出异议，从而阻止相关商标获得注册。对于虽然可能与其他在先权利存在冲突，但已经获得注册的商标，相关权利人可以通过争议程序要求撤销争议商标。

《商标法》第四十五条规定：“已经注册的商标，违反本法第十三条（关于驰名商标保护）、第三十一条（在先权利保护和未注册商标保护）规定的，自商标注册之日起5年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受5年的时间限制。”

在先权利的存在可以成为申请商标注册的阻却和注册商标的撤销事由，但并不意味着任何在先权利都具备这种法律效力。只有在全国范围内具备较高知名度或者具有一定影响力的在先权利，才可以成为申请商标注册的阻却和注册商标的撤销事由。

（2）注册商标专用权是依据《商标法》经申请、审查程序获得，其专用权效力只限于核准注册的商标和核定使用的商品（服务），但范围涉及全国。从逻辑上推理，商标权人在申请商标注册时，只可能预见那些已经具有较高市场知名度的标识并采取措施进行避免，而对于知名度较低的标识难以预见。如果任何在先权利都可以阻止他人申请商标注册或者撤销注册商标，则无异于要求商标注册申请人检索并避免所有可能的在先权利标识，这显然是不可能的。同时，由此也可能导致所有的注册商标权都处于权利不稳定的状态。此外，从社会公平角度考量，这种做法可能造成严重的不公平，导致社会成本急剧增加。

只有在全国范围内具备较高知名度或者具有一定影响力的在先权利，才可以成为申请商标注册的阻却和注册商标的撤销事由

商标在先权的法律意义

《商标法》对于在先权利的保护则主要体现在商标确权的程序中，包括在注册申请的审查程序中将与在先权利相冲突直接作为驳回理由、在异议以及争议程序中给予在先权利人提供阻止在后申请商标获准注册或撤销其注册的救济。

《商标法》第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”从结构上看，该条款分为前半段和后半段两个部分。本文将该条款前半段称为“在先权利”条款。“在先权利”条款与我国参加的国际条约的规定相符。《与贸易有关的知识产权协议》明确规定：“侵犯他人合法的在先权利”应是拒绝商标注册的合法根据之一。《保护工业产权巴黎公约》也规定成员国可以拒绝注册侵犯第三人既得权利的商标或者使其注册无效。然而在我国，关于“在先权利”条款的解释适用问题理论上迭生争议，实践中容易导致混乱，因此需要加以认真对待。

《商标法》第四十五条规定，已经注册的商标，违反该法第三十一條规定的，自商标注册之日起5年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。因此可以推知，违反“在先权利”条款所发生的法律效果，依商标所有人或者利害关系人是否请求商标评审委员会撤销而定。若在商标注册之日起5年内申请撤销，则该注册商标将无效。若在商标注册之日起5年内未提出撤销申请，即不得再以此为理由申请撤销注册商标。

《商标法》第三十三条规定，对初步审定公告的商标，自公告之日起3个月内，任何人均可以提出异议。该条关于异议的理由，并未予以限定。既然任何人都可以未限定的任何理由提起异议，利害关系人当然也可以利用异议程序。

那么，对于损害在先权利的商标注册申请，商标局可否主动不予注册？理论上讲，商标局当然可以主动驳回申请，不予注册，从《商标法》第三十条也可以得出该结论。但在实践中，由于在先权利包罗万象，其存在与否、存在范围、申请商标注册是否会对其造成损害等都处于不明朗、不明确的状态，指望商标局在商标申请的单方程序中查明所有可能存在的在先权利，并对损害在先权利的商标注册申请都予以驳回，确属不可能。

进一步的问题是，既然如此，那么在商标注册之后，能否要求商标局或者商标评审委员会，发现注册商标有损害在先权利之事情，不待在先权利人或利害关系人的申请，主动纠错，撤销该商标？

从表面上理解《商标法》，可得出上述结论。但是，考察《商标法》第五章对注册商标争议的裁定可以发现，《商标法》只规定，对违反该法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标。其余情形均须他人提出申请才可以撤销。因此，损害在先权利的商标申请，一旦已经获得注册，则只能由利害关系人提出申请才可以撤销。

以上所述，是关于“在先权利”条款的法律效果的一种解释，此外，若超出解释论的立场，在应然法上，事中救济和事后救济应有差别。

注册防御商标

企业想要长远发展，注册商标已经成了许多人的共识。但是很多企业往往认为只要注册了自己要用的类目就万事大吉，而忽略了对商标的保护。商标保护的手段很多，除了通过异议、申诉、无效以外，还有一个办法能防患于未然，比起前面几种手段，这个方法更考验企业的商标保护意识。这个方法就是注册“防御商标”。企业通过注册多个防御商标，可以达到降低品牌被山寨的风险，降低商标维权成本，防止其他企业恶意竞争等目的。最出名的莫过于阿里巴巴注册了大量“阿里叔叔”“阿里爷爷”等。

注册防御商标对于作为商标所有人的企业而言，意义不可小觑。一般来说，企业注册防御商标有两种手段。

一种是跨类别防御。顾名思义，商标有45个类别，跨类别防御即同一个商标在不同类别上注册。这些类别有可能是企业未来可能涉足的领域，提前注册可以为企业未来发展预留商标。还有一些是企业不一定会涉足，但是被他人注册后会对企业造成影响的商标。例如，在分类表上第32大类的啤酒、矿泉水上注册后，为防止他人在企业今后可涉足的白酒、红酒以及乳制品上抢先注册同一商标，又在第33大类的白酒、红酒及第29大类的乳制品上注册该商标。

另一种是同类别防御。这是商标所有人为了防范他人在同类别商品（或服务）上申请类似商标而准备的。

一般来说，类似商标都会在审查阶段被驳回，但是商标近似判断虽然有相应的准则，却依然受主观判断的影响，所以，有时企业认为近似的商标，商标局却通过了审核，这有可能是申请对手通过复审答辩拯救了自己的商标。但对于企业来说，这个近似商标的存在可不是什么好事。因此，为避免此类情况发生，企业大多“先下手为强”，通过自己“山寨”自己的方式，在同行业、同类别内注册与原商标近音、同音或字形近似的商标，以达到防御的目的。

通过“跨类别注册+同类别防御”的综合运用，基本上就能挡住大部分蹭名牌行为，也能为企业日后跨行业发展做好准备。但需要注意的是，这些防御商标依然是有缺陷的。

防御商标的尴尬之处在于，这些商标注册后，不一定会投入企业的实际使用当中，依照《商标法》规定，有可能面临被撤三的风险。

另外一个风险是，由于防御商标往往数量众多，如果企业管理不善，很容易遗漏，导致商标过期。根据《商标法》规定，商标注册成功之后的有效使用期为10年，在有效期满前12个月，商标申请人可以申请商标续展;在续展期内未提出续展申请的，还有6个月的宽展期，在宽展期如果仍未提出商标续展申请，宽限期满后商标局将注销商标。

商标变更和续展

商标的变更是指变更注册商标的注册人、注册地址或者其他事项。申请人变更其名义、地址、代理人，或者删减指定的商品的，可以向商标局办理变更手续。如果要改变注册商标的文字、图形，则应当重新提出商标注册申请，按新申请商标对待，不能称为商标变更。

商标续展，根据《商标法》第三十九条及《商标法实施条例》第三十三条规定，注册商标的有效期为10年。注册商标有效期满后需要继续使用的，应当在期满前的12个月内按照规定办理续展手续;在此期间未能办理的，可以给予6个月的宽展期。每次续展注册的有效期为10年，自该商标上一届有效期满次日起计算。期满未办理续展手续的，注销其注册商标。

如果商标到期和商标注册人的名义、地址或者其他注册事项发生变动处在同一时期，权利人是否能将续展和变更放在一起办理？

可以理解，这种想法是为了节省时間，但笔者还是建议权利人先做变更，然后再办理续展手续，因为续展可能会出现驳回的情况，同时申请办理花费的时间可能会更长。

申请变更商标的，需要按照下面的步骤走。

（1）准备申请书件。

（2）提交申请书件。

（3）缴纳变更规费。

商标变更完成之后，需要申请商标续展，基本要走下面几个流程。

（1）向商标局提出续展申请。需要注意的是，在申请时，一定要向商标局寄送1份商标续展注册申请书，同时送商标图样10张，核准指定颜色的商标还应送原彩色商标图样、交回原商标注册证，并缴纳费用。

其中还要注意，报送的商标要与商标注册证上核准的图样相一致，文字商标不要任意改变字体，否则商标局将不予续展注册。

（2）原商标注册证被加注发还。续展商标注册申请后，经过商标局的审查核准，原商标注册证就会被加注发还，并会对其予以公告。但如果商标是法律规定不能予以续展的情形，商标局就会做出驳回决定。对商标局驳回续展注册申请不服的，商标权利人可以在收到驳回通知之日起15天内，将驳回续展复审申请书1份寄送至商标评审委员会申请复审，同时附送原商标续展注册申请书和驳回通知，并缴纳评审费。