职秀娟

（国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心，北京 100081）

如何答复发明专利审查意见通知书

职秀娟

（国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心，北京 100081）

结合发明专利实质审查工作，指出在答复审查意见通知书中容易出现的问题；结合一件发明专利申请的实质审查程序中各次意见陈述书，给出如何有效答复专利审查意见通知书。

发明专利；实质审查；通知书；意见陈述

根据《中华人民共和国专利法》第37条和第38条的规定：国务院专利行政部门对发明专利申请进行实质审查后，认为不符合本法规定的，应当通知申请人，要求其在指定的期限内陈述意见，或者对其申请进行修改；无正当理由逾期不答复的，该申请即被视为撤回。发明专利申请经申请人陈述意见或者进行修改后，国务院专利行政部门仍然认为不符合本法规定的，应当予以驳回。

发明专利审查意见通知书和针对发明专利审查意见通知书的意见陈述是发明专利实质审查过程中的重要环节，审查意见通知书指出发明专利存在的问题，意见陈述书应当有针对性的陈述。

1 案例分析

下面结合案例来看答复审查意见通知书中出现的典型问题。

1.1 案例一

答复第一次审查意见通知书的意见陈述书内容：

根据本申请的图纸结合权利要求书及说明书的记载，对比文件与本发明公开的结构是完全不一样的，而且解决的技术问题、技术领域也完全不同，审查员仅仅将文字上的表述作为创造性的理由我们认为是不符合相关专利法以及细则等规定的，而且“根据审查指南的规定，发明名称应纳入比对范围；根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》的决定法释〔2013〕9号，也能看出司法解释中也将专利名称纳入比对范围的”，所以名称的区别导致诉求完全不同，这样便可看出本发明明显区别于对比文件；而且鉴于本发明背景技术中描述的问题与对比文件中所描述的以及需要解决的技术问题都是完全不同的。

本申请无论在结构上、还是功能上都与对比文件完全不同，换句话说，完全不具备对比性的文件，何来创造性。

这份答复意见陈述书中涉及到发明专利实质审查中的多个关键点，如提到结构、发明名称，提到技术领域、技术问题、技术方案、技术效果，提到专利审查指南、专利法及其实施细则，提到《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》的决定法释〔2013〕9号，但是唯独没有指明本发明专利申请与对比文件的具体不同之处，这样的意见陈述书空洞，对意见陈述书中指出的问题没有实质性答复，失去了意见陈述的意义。

1.2 案例二

下面结合案例二说明如何有效地进行意见陈述。

申请号：2013100502874

发明名称为：前后方向舵多动力翼飞机。根据说明书的记载，其要解决的技术问题是“提高飞机的承载重量、平衡性以及降低起降速度”。为解决该技术问题，采用的技术手段是“增加机翼数量以及取消尾部的一个方向舵、在每个机翼上设置方向舵、副翼和襟翼”，技术效果是“提高飞机的承载重量、转向能力、平衡能力以及降低飞机的起飞和着陆速度较高、使得起飞和降落的滑行距离缩短”，本发明的附图参见图1。

图1

权利要求：

1.前后方向舵多动力翼飞机，包括飞机的机身，其特征在于：

a.机身的前部和后部两侧对称设有前机翼（A）、后机翼（B）；

b.前机翼（A）后侧设有襟翼（A5）、副翼（A2），前机翼的下侧设有一组发动机（A1），前机翼的上侧设有方向翼（A3），方向翼上设有方向舵（A4）；

c.后机翼（B）后侧设有襟翼（B5）、副翼（B2），后机翼的下侧设有一组发动机（B1），后机翼的上侧设有方向翼（B3），方向翼上设有方向舵（B4）。

经实质审查，发出第一审查意见通知书，认为方向翼的数量和位置属于本领域常规技术手段，截取核心部分如下：

权利要求1要求保护一种前后方向舵多动力翼飞机，对比文件1（BRPI0706140A2）公开了一种多动力翼飞机，包括飞机的机身3，a.机身的前部和后部两侧对称设有前机翼1、后机翼2；b.前机翼1后侧设有襟翼、副翼，前机翼的下侧设有一组发动机；c.后机翼2后侧设有襟翼、副翼，后机翼的下侧设有一组发动机，机身3的尾部设有方向翼12，方向翼12上设有方向舵13（参见附图2）。权利要求1和对比文件1的区别技术特征是：“前后方向舵”，前机翼的上侧设有方向翼，方向翼上设有方向舵；后机翼的上侧设有方向翼，方向翼上设有方向舵。基于此区别技术特征，权利要求1相对于对比文件1所实际解决的技术问题是：如何设定方向翼的数量与位置。而对于方向翼的数量以及位置设定，是本领域技术人员能够根据控制需要来进行灵活设置的，这样的设置不需要付出创造性的劳动。因此在对比文件1的基础上结合本领域的常规技术手段得到权利要求1所要求保护的技术方案，对于本领域技术人员来说是显而易见的。权利要求1不具有突出的实质性特点和显著的进步，从而不具备创造性。

申请人答复第一次审查意见通知书的意见陈述书内容节取如下：

关于方向翼的位置：现有技术中方向翼常规设置都是在机身上的，而且现有技术中也没有方向翼设置在机翼上（包括前后机翼上）的启示，即方向翼设置在机翼上并不是常规设置，而是需要创造性的思维才行。因此，简单的说是“本领域技术人员能够根据控制需要来进行灵活设置的，这样的设置不需要付出创造性劳动”的观点过于武断，没有事实依据。

综上所述，申请人坚持认为本发明的创造性完全应该具备的。

从该份意见陈述书可以看出，申请人核对了本申请与审查员所引用的对比文件1的具体技术内容，并指明两者的区别之处在于“方向翼的设置位置”，指出现有技术中的常规设置是将方向翼设置在机身上，现有技术中也没有将方向翼设置在机翼上，因此方向翼设置在机翼上不是常规设置，质疑通知书中关于“方向翼设置在机翼上”的事实认定有误。

虽然意见陈述书的内容不多，但是剑指关键之处，审查员不能不引起重视，针对意见陈述内容进行补充检索，得到对比文件3，发出第二次审查意见通知书，节取核心部分如下。

图2

针对权利要求1相对于对比文件1的区别技术特征“前机翼的上侧设有方向翼，方向翼上设有方向舵；后机翼的上侧设有方向翼，方向翼上设有方向舵”，对比文件3 （CN102131696A）公开一种无水平尾翼的地效翼船，具体披露（参见说明书第36-37段、附图2-6）：包括主翼200，在下向翼300（是方向翼的一种）设置在主翼200上，下向翼300上设置可变型方向舵部320（属于方向舵）。上述技术特征在对比文件3中所起的作用与其在本发明中为解决其技术问题所起的作用相同，都能通过方向翼和方向舵提高转向时控制能力，也就是说对比文件3给出将上述区别技术特征用于对比文件1以解决其技术问题的启示。

针对第二次审查意见通知书，申请人的意见陈述书内容节取如下：

对比文件3与本发明解决的技术问题不同：

①根据对比文件3说明书［006］及［0013］段所述，其中向翼300所解决的技术问题是“可减少在贴近水面以低的高度航行的地效翼船中经常发生的下洗角的变化量，确保船体纵向摇摆控制的一贯性。”

②本发明解决的技术问题是提高飞机空中转向控制能力。

由以上分析可知，这是2个完全不同的技术问题。

对比文件3与本发明结构不同：

对比文件3提供的地效翼船，其中下向翼300设置在主翼200的端部，这与本发明的方向翼都是设置在前后机翼的上侧有所不同。

其带来的效果也不同：对比文件3的下向翼300设置在主翼200的端部，解决了船体纵向摇摆的问题。本发明方向翼设置在前后机翼的上侧，解决了空中转向控制能力。

综上所述，申请人认为，对比文件3对于在本发明前后机翼上设置方向翼以提高转向控制能力，难以给出实质性的启示。因此申请人坚持认为本发明完全具备创造性。

申请人核实对比文件3公开的技术内容后，在意见陈述中从对比文件3公开的所要解决的技术问题和翼的设置位置两个角度出发，说明对比文件3并没有给出将方向翼设置在机翼上的技术启示。

审查员阅读意见陈述书后，认同申请人的意见，关于对比文件3确实存在事实认定错误的问题，审查员在进一步的补充检索中得到对比文件4，发出第三次审查意见通知书，截取核心部分如下：

针对权利要求1相对于对比文件1的区别技术特征“前机翼的上侧设有方向翼，方向翼上设有方向舵；后机翼的上侧设有方向翼，方向翼上设有方向舵”，对比文件4 （US3954231）公开一种无尾翼飞机，具体披露（参见附图3）：前机翼和后机翼，在后机翼上侧设有方向翼，且方向翼上设有方向舵。上述技术特征在对比文件4中实际所起的作用与其在本发明中为解决其技术问题所起的作用相同，都能通过方向翼和方向舵提高转向时控制能力，也就是说对比文件4给出将上述区别技术特征用于对比文件1以解决其技术问题的启示。

申请人答复第三次审查意见通知书的意见陈述书内容节取如下：

在仔细阅读了第三次审查意见后，申请人任然坚持本发明具备创造性的观点。鉴于本案事实已经清楚，就请审查员依法作出最后的裁决吧！

虽然该发明专利申请最终被驳回，但是三次审查意见通知书涉及常规技术手段、对比文件3的技术启示和对比文件4的技术启示，相应的意见陈述书有针对性地将“方向翼设置在机翼上”探讨的非常清楚，虽然意见陈述书中没有提到专利审查指南、专利法及其实施细则等法规内容，但是针对各次审查意见通知书中指出的创造性问题，意见陈述书中紧扣技术问题和技术方案，来阐述权利要求是否具备创造性。

图3

2 结语

答复审查意见通知书的意见陈述书应当避免仅引用专利法及其实施细则的相关法律规定、而缺少针对性的答复意见。

申请人在答复审查意见通知书时，首先要核实其中引用的对比文件，在此过程中找出存疑点，在质疑对比文件的事实认定、公知常识认定、对比文件的结合启示时，要从技术领域、技术方案、技术问题以及技术效果等角度结合实际案情在意见陈述书中进行有理有据地陈述。

On How to Reply the Substantive Examination of Patent

Zhi Xiujuan
（Patent Examination Cooperation Beijing Center of the Patent Office，SIPO，Beijing 100081）

Combining the substantive examination of invention patent，pointing out the problems that are easy to appear in answering notice of examination opinion；Combining statements which appear in substantive examination of one invention patent，providing recommendations about how to reply the substantive examinationof patent effectively.

patent of invention；substantiveexamination；examination；opinionstatement

G306

A

1003-5168（2016）07-0078-03

2016-6-15

职秀娟（1981-），女，硕士研究生，助理研究员，研究方向：专利实质审查。