宁红玲

我国企业的知识产权保护意识普遍薄弱，在国际贸易中更是如此。出口企业自主知识产权拥有量少，技术含量低。在经济全球化时代，知识产权与国际贸易之间的联系日益密切，知识产权的广泛运用已成为国际贸易发展的核心竞争力，知识产权的有效保护也已成为国际贸易发展的强大推动力。本文仅就定牌加工及货物出口贸易中的商标权风险及防范进行粗略阐述，以抛砖引玉。

定牌加工中的商标权侵权问题

案例1：2004年10月22日，阿联酋客商STANLEY TRADING L.L.C.（史丹利贸易有限公司，下简称“史丹利公司”）委托佛山市泓信贸易有限公司（下简称“泓信公司”，生产单位为佛山市高宝照明电器厂有限公司）生产加工机动车用卤钨灯近14.6万只，货值约30余万人民币。该客商出示了注册国为阿联酋、注册号码为45875、并经阿联酋外交部官员签名盖章证实，以及经中华人民共和国驻迪拜总领事馆认证的商标证两张，该商标证说明“HENKEL”商标的持有人为史丹利公司。经审查，泓信公司确信委托生产加工的客商具有“HENKEL”商标许可使用的资质，同时史丹利公司也提供了在我国多次委托其他国内企业加工生产同样产品的证明文件。2004年12月20日，泓信公司向广州海关履行这批车用卤钨灯的报关手续时，广州海关发现该批货物标有“HENKEL”标识，涉嫌侵犯深圳市恩同实业有限公司（下称恩同公司）已经在同类产品注册并在海关总署进行知识产权海关保护备案的商标专用权。广州海关立即与恩同公司取得联系，恩同公司确认这些货物并未经该公司授权生产，而且也从产品本体和包装上指出了仿冒关系。两天后，恩同公司向广州海关提交了采取知识产权保护措施申请书，请求扣留侵权嫌疑货物。因此广州海关认定泓信公司的货品侵权，并于2005年3月30日对该批货物进行没收并处罚款人民币2万的行政处罚。泓信公司不服广州海关的处罚，向广州市中级人民法院提起了行政诉讼，该案经过两审终审，最终泓信公司以败诉告终。

商标专用权具有地域性，“HENKEL”商标即使已被史丹利公司在阿联酋合法注册，该公司因注册享有的法律权利也仅在阿联酋国内有效，并不必然延伸到中国。在国内，恩同公司是“HENKEL”商标DE合法注册人，享有商标专用权，受到国内有关法律法规的保护，在中国境内相同商品上使用“HENKEL”商标，应当获得恩同公司或其授权人的许可，否则即是侵权。

根据我国《商标法》第52条规定，未经商标注册人许可，在同一种商品或者类似商品上使用与注册商标相同或相近商标的，即属于侵犯注册商标专用权。我国《关于对外贸易中商标管理的规定》指出，对外贸易经营者在从事进出口活动中，对他人指定或者提供使用的商标，应当要求对方出具真实有效的商标专用权证明文件被许可使用该商标且未超出许可范围的证明文件，并予以核查，该商标不得与已在我国相同或者类似的商品上注册的商标相同或近似。《中华人民共和国知识产权海关保护条例》规定，国家禁止侵犯知识产权的货物进出口，海关发现进出口货物有侵犯备案知识产权嫌疑，可以依知识产权权利人申请对涉嫌侵权货物进行扣留调查。

所以建议OEM企业，为避免牵扯商标侵权纠纷，再与国外委托方签订加工合同前，应做好如下审查工作：一是严格审查其是否为合法的商标权利所有人，如果不是，是否有授权书，授权书是否真实，是否超出授权范围；二是委托方在产品最终到达地是否拥有商标权；三是授权加工的品牌与其获准注册的品牌是否完全一致；四是在海关总署的网站上查一下商标备案信息，确定该外商已经在国内注册了同款商标，或者该商标在国内没有被注册；五是在签订合同时加入担保条款，约定知识产权责任由委托方承担。

案例2：2008年7月，英国某公司向绍兴某公司下订单，要求绍兴公司制作一批带有该英国公司商标的笔记本，英国公司已经支付了30%的预付款，并出具了相关表明该公司拥有该商标的权利证书。2008年10月，该批货物做好后，一共分四次发运，第一批货已经到达英国某港口，第二批和第三批在海运途中。第四批在绍兴公司的仓库，正准备运出。2008年11月第一批货物运到英国某港口后，英国公司付款赎单提货后表示，第一批笔记本的颜色有问题，要求绍兴公司将其余三批货物打对折。绍兴公司表示不能接受，最后运回中国。但由于该批笔记本上有该英国公司的商标，该英国公司对该商标享有专用权，转卖并不可行。对笔记本上的商标做了相应处理后，低价销售（该笔记本2.3英镑每本卖给英国公司，在国内市场仅以4.5元价格销售），损失巨大。

可见，作为OEM企业，一是要对该知识产权进行检索，看是否与中国或者目标销售国的在先权利有冲突。此时，如能拿到国外买家的权利保证文件，将有助于将来在出现知识产权权利纠纷时，保护己方利益；二是在确定国外买家的权利后，对合同中的货款支付方式、质量条款、违约责任、纠纷解决方式条款要特别注意做出有利于己方的约定。因为产品打上了他人的商标，万一国外买家一旦以各种借口不要这些货物，国内制造商也不能轻易将该货物转卖给他人，或将货物在国内销售。相对于普通的国际贸易，这种涉及使用国外买家知识产权的贸易中，国内制造商的权利就更容易受到限制或者损害，因此国内制造商就应该通过尽可能多收预付款、约定严格的违约责任和有利于己方的质量条款和纠纷解决方式等方法来保护自身利益。

自有货物出口的商标权问题

案例3：2006年7月，当王致和集团拟在30多个国家进行商标注册时，却发现“王致和”商标在德国已被一家名为“欧凯”的公司（德国欧凯公司，Okai Import Export GmbH，以下简称欧凯公司）抢注。欧凯公司于2005年11月21日注册申请，并在2006年3月24日起开始公示，王致和公司在彼时已过了三个月的异议期。2007年初，王致和向慕尼黑地方法院起诉，要求法院判定欧凯公司无偿归还商标、予以赔偿，并对其进行处罚。一审阶段，双方争议的焦点主要集中在：第一，王致和主张对方是恶意抢注，而欧凯强调是合法注册；第二，王致和主张对“王致和”商标拥有著作权，欧凯则提出其标识是通用的“中国古代士兵头像”；第三，“王致和”提出，对方违反德国的反不正当竞争法，欧凯则辩称其注册“王致和”商标是对自己的保护。慕尼黑地方法院对此案做出判决：依法撤销欧凯公司抢注的王致和商标，禁止欧凯公司在德国擅自使用王致和商标。二审判决维持一审判决结果。目前，王致和公司已经在全球34个国家和地区抓紧注册，以避免商标再次在国外被抢注。

从此案可以看出，我国企业整体上对商标的海外保护意识薄弱。2008年，国外企业通过《马德里协定》到中国申请注册的商标就有1.7万件，连续四年居世界第一；而同年中国企业到海外申请商标注册为2059件，历年累计总数也只有8600多件。国内有15%的知名商标在国外被抢注，每年商标国外抢注案件超过100余起。商标被抢注后，自己的产品再进入当地时会被视为侵权，企业进入相关市场将受到阻断，夺回商标也比较费时费力，重新塑造品牌代价更大。企业商标被抢注的情况多发生于国内企业在国外的产品经销商和代销商之间。国外的产品经销商和代销商之所以要抢注，就是看到了国内企业商品在当地的市场，同时也为了将来能借此通过高价转让商标“大赚一笔”。要防止国外的产品经销商和代销商恶意抢注商标，可在合作协议里对商标权进行保护，约定对方不能抢注自己的商标，或是约定有对方代为注册商标，但商标权归自己所有。 当然这只是一种有限的消极防范。最根本、最有效的方法还是及时在产品出口国注册商标。

另根据《联合国国际货物销售合同公约》第42条规定，对于买卖合同中明确约定货物将在第三国转售或使用的情况，卖方不仅要注意货物在买方所在国的商标权问题，还要注意货物在第三国的商标权问题。

[本文作者为北京盈科（昆明）律师事务所律师，擅长涉外法律服务，包括外商投资，国际贸易及其融资与金融产品，精通中英文合同（尤其是各种贸易合同）的起草与翻译]endprint