路传亮/文

专利审查档案对专利权保护范围的影响
——以韩其华、祝凤山与洛阳丽铭公司侵犯专利权纠纷一案为视角

路传亮/文

专利的保护范围以权利要求书的内容为准。但专利审查程序、专利无效程序中针对该专利所形成的档案材料，不仅在根据等同原则确定专利权保护范围时具有禁止反悔的法律效果，而且首要的功能是利于合理地确定专利权利要求所限定的字面范围。人民法院在审理专利侵权纠纷时，应当以职权调取专利审查档案材料，以对权利要求的保护范围作出合理的界定。

专利权 保护范围 权利要求 解释 审查档案

专利权的保护范围是以权利要求为基础界定的。专利授权、无效程序中，行政机关力求根据专利对社会的贡献恰当地划定专利权的保护范围，以防“专利权人之手”伸入公有领域，损害社会公众利益；专利侵权诉讼中，亦需要公平合理地确定专利权的保护范围，并且专利侵权诉讼中所给予的保护范围与授权、确权程序中所赋予的保护范围两者间的高度一致理应为专利保护的最高诉求。

一、案情概要

韩其华、祝凤山、耿福明三人于2004年11月5日向国家知识产权局申请了名称为“电动滚筒混凝土衬砌机”的发明专利，并于2007年5月23日获得授权，专利号为200410036064.3。该专利权利要求1的内容为：“一种电动滚筒混凝土衬砌机，包括上下端分别带有行走机构的机架和安装在机架上的衬砌小车，至少一端的行走机构与导轨配合，行走机构及衬砌小车由电动机驱动，其特征是：机架包括主直架和其两端的连接件，连接件为直架或上端下弯或下端上弯的变角模块。”专利权人主张，洛阳丽铭公司、白怀林未经其许可，制造专利产品，并以“洛阳市洛龙区丽明金属结构厂”名义进行销售；水电十五局未经其许可，使用专利产品；洛阳丽铭公司未经其许可将衬砌机照片放在宣传册中予以宣传，进行许诺销售，上述行为均构成侵权。1.参见石家庄市中级人民法院（2007）石民五字第0284号民事判决书。

河北省石家庄市中级人民法院一审认为，被控侵权产品与涉案专利相比，两者同为混凝土衬砌机，被控侵权产品具备涉案专利独立权利要求的全部技术特征。涉案专利独立权利要求中的技术特征“衬砌小车有电动机驱动”是针对公知技术液压驱动作出的改进，虽然被控侵权产品采用钢丝绳牵引衬砌小车，但是钢丝绳的运动依然是由电动机驱动的，因此被控侵权产品的结构与专利记载的必要技术特征并无不同。同时，涉案专利独立权利要求所述技术特征“连接件为直架或上端下弯或下端上弯的变角模块”并没有对连接件上是否设置轨道作出限定。据此认定洛阳丽铭公司、白怀林、水电十五局侵犯涉案专利权。

洛阳丽铭公司、白怀林不服一审判决，向河北省高级人民法院提起上诉称，专利权利要求保护的产品中，衬砌小车由电动机驱动，而被控侵权产品是由钢丝绳牵动；专利产品机架包括直架和两端的连接件，连接件为直架或上端下弯或下端上弯的变角模块，其作用是实现衬砌小车的转向，以完成对斜坡及其上下沿的衬砌操作，而涉案产品的机架没有此技术特征，更不能实现专利产品的功能，因此一审判决认定侵权错误。

河北省高级人民法院二审认为，从水电十五局施工现场保全所拍摄的被控侵权产品照片看，其与涉案专利独立权利要求相比：（1）均为电动机驱动。虽然丽铭公司和白怀林称其生产、销售的设备是钢丝绳牵引，与涉案专利不同，但是钢丝绳本身是不会产生动力的，其牵引力仍离不开电动机作为动力源，故该技术特征在本质上是相同的。（2）关于连接件作为变角模块的技术特征，被控侵权产品主支架上有上端下弯的连接件，虽然形式上有稍许差别，但功能、手段、效果基本相同，亦落入了涉案专利独立权利要求的保护范围。综上，被控侵权产品落入了涉案专利独立权利要求的保护范围，构成侵权，应承担侵权的法律责任。2.参见河北省高级人民法院（2008）冀民三终字第00078号民事判决书。

洛阳丽铭公司、白怀林不服二审判决，向最高人民法院申请再审称，涉案专利中机架上端、下端的连接件是弯角模块，其功能在于实现衬砌小车的转向，达到对斜坡坡肩和坡底的衬砌作业，而被控侵权产品机架上端设置的是支撑架，功能在于支撑行走机构和砂浆料斗，使衬砌小车能够顺利行走、料斗稳定安放，且被控侵权产品也无法衬砌坡肩和坡底。专利复审委员会作出的第12229号无效决定也可以证明涉案专利的发明点是通过设置变角模块实现衬砌小车的转向，达到对斜坡坡肩和坡底的衬砌作业。

最高人民法院于2009年12月7日作出（2009）民申字第191号民事裁定，指令河北省高级人民法院再审本案。3.参见最高人民法院（2009）民申字第191号民事裁定。

二、法律评析

专利权利要求中自定义词语的含义通常需要借助专利说明书、其他权利要求以及专利审查档案中对该特定词语的描述，并考虑专利说明书所记载的包含该特定词语的技术特征所解决的技术问题及所能达到的技术效果，综合确定该特定词语的含义及其所暗含的、必要的结构等。

在本案专利侵权诉讼期间，洛阳丽铭公司曾两次就涉案专利向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求。专利复审委员会于2007年12月24日作出第10893号无效宣告请求审查决定，维持涉案专利权有效；2008年9月16日作出第12229号无效决定，宣告涉案专利权利要求1中 “连接件为直架”的技术方案无效。第12229号无效决定在评价涉案专利权利要求1是否缺少必要技术特征时，认定技术方案二所解决的技术问题为“使衬砌机能够完成对斜坡及其上沿、下沿的衬砌操作”；在评价涉案专利权利要求1中技术方案二的创造性时，认定附件4（US4472089A）中的下端上弯的底架的作用是将机架支撑在渠道的底部，而变角模块的作用是使衬砌小车可以转向到达坡肩和坡底以完成对坡肩和坡底的衬砌操作，据此认定现有技术没有公开变角模块作为连接件的技术内容。在专利无效程序中，专利复审委员会认定涉案专利权利要求1的技术方案二中的技术特征 “连接件为变角模块”必须能达到使衬砌小车可以转向到达坡肩和坡底，完成对坡肩和坡底的衬砌操作的技术效果。换言之，在涉案专利权利要求中未限定“变角模块”具体结构的情形下，应当引入该部件能够实现的功能或技术效果来确定专利权的保护范围，进而排除了名称相同或近似而功能或效果不同的某些结构特征落入专利权的保护范围。

另外，涉案专利说明书第3页记载：连接件也可以是上端上弯或上端下弯的变角模块，通过这些模块能够实现衬砌小车的转向，从而使本发明能够同时完成对斜坡及其上下沿的衬砌操作；通过更换两端变角模块和增减直架模块可满足不同坡长和坡比的斜坡的衬砌。

因此，涉案专利说明书及无效宣告审查决定均对权利要求1中技术术语“变角模块”的含义进行了解释或说明,在确定涉案专利权利要求1的技术方案二的保护范围时，“连接件为变角模块”的技术特征至少应具有使衬砌小车可以转向到达坡肩和坡底以完成对坡肩和坡底的衬砌操作的技术效果，且该技术特征也应当包括能达到上述技术效果或解决上述技术问题的相应结构特征。

但是，本案一、二审法院在确定涉案专利权利要求的保护范围时，并未充分结合专利说明书本身所记载的技术内容，亦未考虑相应的专利无效决定对权利要求保护范围的限制。一审法院认为，涉案专利独立权利要求所述技术特征“连接件为直架或上端下弯或上弯的变角模块”没有对连接件上是否设置轨道作出限定，涉案专利权利要求“连接件为变角模块”的技术特征覆盖了被控侵权产品的相应结构，从而认定侵权行为成立。殊不知“轨道”这一部件恰是实现小车能否在连接件上转向，到达坡肩、坡底的关键，虽然涉案专利权利要求未对“变角模块”的具体结构特征进行限定，但认定能够实现上述功能的“变角模块”落入涉案专利权的保护范围应是合理的，而应排除无法实现上述功能的“变角模块”落入涉案专利权的保护范围，否则将在侵权阶段不合理地扩大权利范围，损害社会公众的利益。显然，二审法院在确定专利权的保护范围时，初步考虑了上述技术特征所能实现的功能和达到的技术效果，但其并未结合被控侵权产品的具体结构分析被控侵权产品是否包括能够使小车转向以达到衬砌坡肩、坡底的功能的相应结构。

综上，本案中，专利说明书记载了其权利要求所限定的技术特征所要解决的技术问题、所能达到的技术效果，无效决定也是基于该技术特征能够达到特定的技术效果而维持专利权继续有效，因此判定被控侵权产品是否落入专利权保护范围的关键是被控侵权产品是否具有能够实现与涉案专利中“变角模块”基本相同的功能和效果的相应结构，而不是仅仅局限于涉案专利权利要求中所限定的“连接件为变角模块”的机械的字面含义。

三、其他思考

（一）专利审查档案的首要功能是利于合理地确定专利权利要求所限定的字面范围

一般认为，专利审查档案是指专利授权过程中所形成的材料，即国家知识产权局在对专利申请进行审查的过程中所形成的文件，包括专利权人的意见陈述、专利权人提交的修改文件、各类通知书及所引用的现有技术。但无效宣告审查程序以及随后的诉讼程序中所形成的材料均涉及影响权利范围的意见陈述、修改文件，而且在无效宣告审查程序中，专利权人对专利文件的修改手段是有限的，仅限于专利权利要求的删除、合并或技术方案的删除。因此，专利权人在无效审查阶段的意见陈述以及专利复审委员会作出的无效决定通常更倾向于通过限制专利权的范围来维持专利权的有效性。例如，涉及《专利法》第26条第4款“权利要求得不到说明书支持”的无效理由时，专利权人有时明确表述限缩权利要求的字面含义以说服审查员权利要求概括的范围与说明书公开的内容一致，专利复审委员会则通常会在综合考虑专利说明书公开的内容、专利权人的限制性陈述等因素，在无效决定中对专利权利要求的保护范围作出一定的限制。因此，专利审查档案应当具有更广泛的含义，还应当包括无效审查程序中所形成的文件及随后的行政诉讼中所形成的材料。

专利审查档案在确定专利权保护范围时的首要功能并非限制等同原则的适用，而是科学合理地确定权利要求的字面范围。根据专利审查档案对权利要求进行解释以确定权利要求所限定的字面范围是判定是否构成专利侵权的第一步。美国联邦巡回上诉法院在Markman v.Westview Instruments,Inc.一案4.参见www.aipla.org/Content/ContentGroups/Issues_and_Sdvocacy/Smicus-Briefs1/Markman_v_Westview Instruments,_Inc_.htm。中指出：“对权利要求的技术术语进行解释时，法庭应当考虑专利审查档案。在专利审查过程中形成的这些‘无可争辩的公共记录’，对于理解权利要求具有首位的重要性。专利权利要求不能在专利授权过程中采取一种解释，而针对被控侵权人又采用另外一种解释方式”。因此，引入专利审查档案对权利要求进行解释是确保权利要求的术语在专利授权、无效程序与专利侵权诉讼程序保持一致的必要前提，亦是统一专利权利要求所限定的字面范围的基础。

（二）人民法院在审理专利侵权纠纷案件中应合理利用专利审查档案

专利审批程序属于行政机关赋予发明创造以排他性专利权的范畴，而专利侵权诉讼程序是人民法院判断被控侵权产品或方法是否落入行政授权范围并作出裁决的程序。这种体制的设置必然导致不同部门对同一专利的保护范围的界定不尽一致。使两个程序对权利要求的理解达成一致的可能连接点就是专利审批、无效审查档案。专利授权、无效与司法程序的时序性天然地决定了司法程序中确定专利权保护范围时要以行政程序中所形成的相关档案材料为逻辑起点。

但是在专利侵权诉讼中，人民法院获取专利审查档案的方式未有统一的规范。司法实践中，人民法院通常不会主动调取专利审查档案材料，一般是专利审查档案对其有利的一方当事人提交；有时双方当事人均未提交，而在侵犯同一专利权的另一诉讼中，一方当事人提交了相关的档案材料，这就极易导致法院审理涉及同一专利权的不同侵权纠纷时对专利权利要求的解释不一致，损害法院判决的一致性和权威性；另一方面，社会公众也无法根据法院对权利要求的解释准确地判断其行为是否可能侵犯专利权，以及有目的地进行规避设计。

司法实践中这种由当事人根据意愿提交专利审查档案的做法，显然不利于司法机关对专利权利要求作出统一的解释，也无法保证涉及同一专利权的不同侵权案件所界定的保护范围的一致性。专利权利要求的解释是一个与技术事实相关的法律问题，因而在专利侵权诉讼中对权利要求作出合理的解释应是法院职责。对于解释专利权利要求所需要的证据，根据《民事诉讼法》第64条的规定：当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第15条的规定：《民事诉讼法》第64条规定的“人民法院认为审理案件需要的证据是指以下情形：（一）涉及可能有损国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的事实……”可见，由于专利权利要求的解释不仅涉及到专利权人、被控侵权人的利益，而且该解释一旦作出也会深刻地影响到社会公众的生产、技术研发活动，因而虽然专利审查档案属于社会公众可以查阅的档案材料，但在解释权利要求的活动中理应是人民法院依职权调取的证据。这样一方面确保了调取证据的真实性，另一方面也减轻了当事人的举证负担，避免了根据当事人意愿举证所造成的困境。EIP

（作者单位：专利复审委员会）

[1]李国光.最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》的理解与适用[M].北京：中国法制出版社.2002:5，515.

[2]程永顺.专利侵权判断实务[M].北京：法律出版社.2002:49-54.