陈 峥，崔维军

(1.上海师范大学人文学院，上海 200000；2.南京信息工程大学商学院，江苏 南京 210044)

0 引言

当前，标准必要专利 (Standards Essential Pat-ents，SEP)成为国家核心竞争力的关键因素，行业专利标准化对市场经济的重要性日渐突出[1]。从企业角度而言，如果其在某一行业内获得标准必要专利，就会形成一定程度的行业垄断，可以主导市场，制定市场竞争规则，具有较高的市场势力[2-4]，从而可以促使其实现经济利益最大化。从行业来看，标准必要专利的形成不仅可以促进行业的创新活动，而且直接决定着一个行业的技术生命力[5-6]。从国家角度来看，本国企业获得标准必要专利数越多，该国家在这一行业的主动权就越大，国际地位越高[2]，话语权与决定权也随之提升。虽然中国有许多企业参与了国际专利组织，但国内对标准必要专利的重视整体程度仍旧较低，除了少数企业外，很多企业的知识产权和技术标准结合不紧密，技术标准制定落后，很少有标准必要专利[7]。

从发展历程来看，国际上标准必要专利几乎都是基于团体标准产生。为了推进标准必要专利发展，充分发挥标准必要专利在驱动创新中的作用，中国于2018年1月1日正式实施的 《标准化法》明确赋予了团体标准法律地位。2019年12月，中国标准化协会和中国专利保护协会联合发布了 《团体标准涉及专利处置指南》，对标准涉及专利的披露和运用给出了指导性意见。在此背景下，有必要对国外典型标准化组织的标准必要专利政策开展深入研究。

本文基于IEEE相关政策文件，从分析IEEE标准必要专利政策的产生入手，探讨IEEE标准必要专利政策的演化过程，总结IEEE政策变动的成功经验与失败教训，以期为中国标准必要专利政策优化提供借鉴。

1 IEEE标准必要专利政策的产生

IEEE是电气与电子工程协会 (Institute of Electrical and Electronics Engineers)的简称，前身为成立于1884年的美国电气工程师协会 (American Institute of Electrical Engineers)，于1963年1月1日由美国电气工程师协会 (AIEE)和美国无线电工程师协会 (IRE)合并而成。IEEE-SA是IEEE下专门设置的IEEE标准协会，负责标准化工作，向用户提供了一套既定的标准开发程序，其下设标准局，标准局下又设置新标准制定委员会和标准审查委员会两个分委员会。

1993年12月，IEEE出版了 《IEEE-SA 标准委员会章程》，在本章程中，IEEE首次提到 “标准必要专利”这一名词，从专利和免责两个角度出发，指出只有在没有等效的方式来实现标准的目标、技术原因正当且专利权人同意以合理的价格非歧视性许可这三种情况下，IEEE标准才可以包括专利技术。另外，该章程还强调，技术使用者虽然获得了IEEE的批准，但并不意味着也获得了专利权人的授权，所以仍然需要向专利权人申请获得所有必要的许可。

《IEEE-SA 标准委员会章程 (1993)》有效实施时间为1993年到1994年12月，该章程虽提及 “标准必要专利”相关内容，但并未给出明确定义，且仅涉及专利与免责两个方面。

2 IEEE标准必要专利政策的历年演化

IEEE标准必要专利政策的演变主要有三个重要的时间节点：1993年、2007年和2015年。1993年，IEEE首次在其政策中提到 “标准必要专利”这一概念。值得一提的是，直至2007年第一次对专利政策进行大改前，IEEE都没有完善的标准必要专利政策，在此期间均遵循美国国家标准学会 (United States of America Standards Institute)的专利政策，即鼓励成员披露专利信息和在合理无歧视原则基础上进行许可[8]。由于2007年的版本在某些关键问题上的定义仍有模糊，2015年IEEE-SA在其基础上第二次对标准必要专利政策进行了大规模修改。另外，有些年份IEEE对其章程进行了不止一次的修改，本文仅依据标准必要专利政策上的修改进行分析与阐述。

2.1 1993—2006年政策变动

IEEE首次在 《IEEE-SA 标准委员会章程 (1993)》中专门提到 “标准必要专利”这一概念，并将其单设一栏进行说明。此版本规定了IEEE标准必须在 “如果没有实现标准目标的同等方式，或如果标准是合理的，并且专利持有人同意以合理的价格获得非歧视性许可”的条件下，才可以包括标准必要专利。另外，该政策还特别明确了免责声明，指出标准必要专利会得到IEEE的批准，并不意味着为符合该标准而使用该技术会得到专利所有人的授权。该政策专门指出，所有IEEE标准中均应出现这个通知。

《IEEE-SA 标准委员会章程 (1994)》相较1993年版在标准必要专利的政策上未有改动，继承了 《IEEE-SA 标准委员会章程 (1993)》的所有内容。 《IEEE-SA 标准委员会章程 (1995)》相较之前两个版本有较大的改动，除了继承1993年版专利内容外，还明确了有关保证书的内容，详细内容如表1所示。其中，在1993年版的基础上将免责声明细分为 “一般免责声明”和 “声明”。 “一般免责声明”是指专利权人不会强制任何个人或实体执行其当前或未来任何需要实施拟议的IEEE标准的专利，这点较1993年版在内容上有较大修改，具体到约束对象。 “声明”是指所有申请人均可无偿或以合理的费率获得许可证，并且在申请时所需要的条款和条件是合理的，不存在任何歧视。1996—2001年，IEEE的标准必要专利政策均未发生改动，其内容与 《IEEE-SA 标准委员会章程 (1995)》一致。

表1 《IEEE-SA 标准委员会章程 (1995)》的部分改动

《IEEE-SA 标准委员会章程 (2002)》沿袭了之前政策的大部分内容，进一步完善了声明的定义，修改了保证书的获得条件，将原本的条件 (上文已提及)修改为 IEEE 从专利权人或申请人那里获得关于遵守标准所必需的专利保证。另外，该版本还增加了保证书的具体有效期限，即保证书至少从标准批准之日起适用至标准撤回之日，并且在此期间不可撤销。自乌拉圭回合谈判 (UR)后，美国于1999年修改了专利法，将专利年限从原来的17年修改至20年。IEEE在其2002年的专利政策中，对保证书的有效期限做出规定的这一行为也在意料之中。2003年的IEEE标准必要专利政策未发生改动，其内容与 《IEEE-SA 标准委员会章程 (2002)》一致。

《IEEE-SA 标准委员会章程 (2004)》较之前版本，在标准必要专利条件以及专利申请的保证书获得前提这两方面有较大改动，将原有的条件变更为：IEEE从专利权人或申请人处获得关于专利侵权的保证，或者在专利申请时，申请人声称未来由于标准的强制性或在可选部分合标实施过程中不可避免会发生潜在侵权。2005年的IEEE标准必要专利政策未发生改动，其内容与 《IEEE-SA 标准委员会章程 (2004)》一致。2006年的IEEE的标准必要专利政策基于 《IEEE-SA 标准委员会章程 (2004)》在内容上稍作修改，但大意不变。

2.2 2007年政策变动

《IEEE-SA 标准委员会章程 (2007)》相较以往版本有很大改动，该版本从定义和政策两个维度对专利进行规定。不同以往在一些关键概念上的模棱两可，该版本对 “已接受的保证书” “关联公司” “控制权” “总括保证书” “使能技术” “标准必要专利要求书” “保证书” “标准必要专利要求” “合理、诚信调查”和 “产权负担声明”等多个概念进行了定义，具体内容如表2所示。

表2 《IEEE-SA 标准委员会章程 (2007)》的部分改动

在政策方面，主要修订内容有以下几点。

(1)保证书的形式。继承了原保证书的两种形式，一般性免责声明和声明。但对两者所包含内容进行了较大修改。针对一般性免责声明，由原来的 “专利权人不会对任何符合IEEE标准的个人或实体强制执行其现有或未来的专利”修改为 “专利权人在无条件的情况下不会对任何已经制造、使用、销售、提供销售、进口、配销或合规执行标准实施的个人或实体强制执行目前或未来的任何必要专利要求”；针对声明，在继承原有 “提供符合标准的实施许可并证明不存在任何不公平歧视的定义”基础上，增加了提交人可自行选择提供保证的内容，即不超过许可费用或费率承诺、许可协议样本、一个或多个实质性许可条款。

(2)保证书表格许可限定。提交人和所有关联方 (保证书中排除的关联方除外)不得让渡或以其他方式转让任何标准必要专利要求的保证书中的任何权利，即其持有、控制或有能力许可的权利，以规避或否定该保证书中做出的任何声明和承诺。

(3)保证书表格提交人行为要求。保证书提交人应同意 (a)通过产权负担声明，或通过约束受让人遵守保证书条款的方式，提供保证书通知； (b)要求其受让人 (i)同意提供类似的通知，以及 (ii)约束其受让人同意提供 (a)和 (b)中所述的此类通知。本保证书应适用于提交方及其关联方，但提交方在相关保函中明确排除的关联方除外。

(4)过程中保证书表格信息变更与完善。如果现有的保证书未涵盖提交人所拥有、掌控或可获许可的专利要求，而这些专利要求可能是或变成该IEEE标准的必要专利要求时，提交人应重新提交保证书，说明其对该标准必要专利要求执行或许可的立场

(5)保证书有效期。明确规定保证书有效时期为从IEEE-SA批准之日开始至标准撤回之日适用，且保证书一经提交和接受即不可撤销。

(6)过程中IEEE的职责。IEEE不负责识别需要许可的标准必要专利要求书，不负责调查这些标准必要专利要求的法律效力或范围，也不负责确定任何许可条款或条件是否合理或非歧视性。

上述专利修订在一些例如 “什么是合理的许可费率”或 “互惠许可”等敏感问题上未做出实质性解释，仍存在一些模棱两可的定义和专利政策。对此，首席执行官康斯坦丁诺·卡拉卡琉斯指出：在过去的这些年里，由于2007年修订版的模糊性导致人们对专利政策的解释五花八门，这是促使IEEE进行2015年政策变动的主要原因[9]。

2008—2014年的IEEE标准必要专利政策未发生过大改动，其内容与 《IEEE-SA 标准委员会章程 (2007)》基本一致，只是在有些定义和内容上稍作修改，但大意基本不变。

2.3 2015年政策变动

《IEEE-SA 标准委员会章程 (2015)》是继2007年之后，IEEE对标准必要专利政策的第二次较大改动。由于美国当局者在反垄断和公共利益立场上的举棋不定，致使部分大公司借助其市场地位，试图主导垄断市场，以高通为首的许可方阵营和以苹果为首的被许可方阵营你来我往，暗战不断，前者希望能够保护专利权人利益，后者则希望专利许可能够做到公平合理无歧视，于是IEEE在2015年的政策修订过程中，一直试图澄清公平、合理和非歧视性 (FRAND)条款许可标准基本专利[10]。

在定义方面，本次修订继承了原有定义内容，并在此基础上增加了 “申请人” “合标实施方案” “禁制令” “合理费率” “互惠许可”的相关定义，详细内容见表3。

表3 《IEEE-SA 标准委员会章程 (2015)》的部分改动

在政策方面，主要修改内容有以下几点。

(3)渣中SiO2含量控制在2.0%～2.5%对渣流动性影响较小，有利于杂质铅的造渣脱除。正常生产除铜锍自身夹带SiO2量外，需要量可在入炉铜锍粉中添加一定粒度的石英砂补充。

(1)保证书形式。继承了原保证书的两种形式，一般性免责声明和声明，但对声明的定义有了较大修改，在原有基础上剔除了提交人可选择提供的保证书形式这一内容，增加了 “如果已接受的保证书包含声明，那么默认已对使用这些必要专利要求的许可做了合理 (包括无赔偿或在合理费率下)补偿，之后不允许寻求或设法执行禁止令 (本政策中规定的除外)”这一要求。

(2)提交人可选择提供的保证。之前版本将该内容划分到声明一项中，该版本单独划分一段介绍了这一内容。其中，可选择提供的保证有许可费用或费率承诺、示例许可协议、一个或多个实质性许可条款。

(3)过程中IEEE的职责。在原有基础上细化具体情况，并增添不负责确定兼容实现这一项，主要为以下四方面：确定可能需要许可的必要专利要求书；确定权利要求书的有效性、要件或解释；确定提交保证书、许可协议有关的所有许可条款或条件是否合理或非歧视；确定实施是否为合标实施。

(4)禁制令。先前版本未对可向标准必要专利实施禁制令的情况做出明确限制，2015版对权利人可诉诸禁制令的条件进行规定并明确了禁制令的实施流程 (见图1)，实施者与权利人若对某一标准必要专利存在矛盾，双方首先应进行协商，再由权利人决定是否诉诸禁制令，在诉诸过程中，需由一个或多个有权确定合理费率和其他合理条款的法院，在该司法管辖区内 (如果任何一方在适用期限内诉诸)进行上诉复审；裁定专利的有效性、重要性和是否构成侵权；裁定赔偿金额；解决任何抗辩和反诉。若未诉诸请求禁止令，则代表放弃以后诉诸禁止令的权利。值得一提的是，在2023年1月正式更新的专利政策削弱了对禁制令的限制。

图1 禁制令诉诸流程图

(5)参与者要求。此项为新增加项，该政策要求接受的保证书副本可以提供给标准开发会议的参与者。在IEEE-SA标准开发会议或其他正式授权的IEEE-SA标准开发技术会议期间，禁止讨论标准必要专利要求的重要性、解释或有效性活动。

(6)保证书可包含内容。此项为新增加项，在保证书上提交人可以指明互惠许可的条件。如果申请人在互惠许可下要求对其标准必要专利进行补偿，那么提交人也可以要求该申请人对其标准必要专利进行补偿，即使提交人另有说明，也将在没有补偿的情况下提供许可。

(7)相互许可。之前版本仅提到专利权利人可向专利实施者提出授予自己的许可，并且对方已有的同一IEEE标准中的必要专利权利，但没有明确指出该项行为的明确实施标准。在新版本中明确指出，提交者和所有关联方 (保证书中排除的关联方除外)不得让渡或以其他方式转让其持有、掌控或有能力授权并在已接受的保证书中提供了许可保证的专利，来规避或否定在已接受的保证书中做出的任何陈述和承诺。

(8)合理费率。该版本除了在定义上增加了有关 “合理费率”的内容，在政策中也确定该等合理费率应包括但不限于考虑的因素：首先，标准必要专利要求书中要求保护的发明或发明特性的功能价值，对实施标准必要专利要求的、可销售的、最小合标实施方案的相关功能价值的贡献程度；其次，标准必要专利要求对实践该权利要求的最小合标实施方案所贡献的价值，考虑到所有标准必要专利要求对该合标实施方案中实践的同一IEEE标准所贡献的价值；最后，涉及标准必要专利要求书使用的现有许可，是在没有明示或暗示的禁制令威胁的情况下取得的，且其情况和产生的许可与预期许可的情况相当。

(9)可实施标准必要专利政策的情况。此为新增项，主要包括的情况为：提交人和实施者同意就专利有效性、可执行性、重要性或侵权进行仲裁；合理的价格或者其他合理的许可条件；对未支付的过去版税或未来版税的补偿；抗辩或者反诉；互惠义务；当事人选择诉诸的其他事项。

2015年至今的IEEE标准必要专利政策几乎没有较大改动，内容与 《IEEE-SA 标准委员会章程 (2015)》基本一致。尽管IEEE在本次政策修订中一直强调公平、合理和非歧视性，但由于其在一些政策上的修改缺少公平性，事实上 《IEEE-SA 标准委员会章程 (2015)》在行业内被大部分的权利人架空：多数专利权人都表示放弃执行2015年IEEE的政策，即针对2015年的专利政策发布负面保障书LOA，表明这些专利贡献者不准备根据2015年专利政策授予许可证[13]。

3 IEEE标准必要专利政策演化的启示与问题

通过对历年 《IEEE-SA 标准委员会章程》中相关内容的研究，我们发现IEEE在标准必要专利政策的修订上有以下几点值得参考与借鉴。

第一，过程严格公开。在政策修订中，IEEE-SA标准协会遵循严谨、公开、透明的原则，在官网上发布草案，以便公众提出意见。最新版本的 《IEEE-SA 标准委员会章程》在官网上可以很容易获取，历年政策信息可以通过发送邮件至负责人邮箱获取。

第二，吸引公众参与。在修改标准必要专利的过程中，IEEE-SA注重采纳公众意见。例如在2015年政策修订过程中，共收集公众意见超680条，开放公众评审的草稿有四个，所有审评资料都向公众开放，公众可在官网上轻易获得相关信息[11]。

第三，聚焦现实问题。1993年至今，IEEE-SA标准协会几乎每年都对标准必要专利政策进行修改，并于2007年和2015年在内容上做出两次大规模修改。每次修改均聚焦于之前版本存在的问题，有目的性地修改。例如，就两次大改而言，2007版在 “合理许可费率”和 “互惠许可”等敏感问题上未做出清晰解释和界定，这些问题在2015版均得到了合理解释。

第四，强调 “保证书”。自1993年IEEE首次在其政策中提到 “标注必要专利”以来，标准必要专利政策日趋完善，总览历次相关政策修改所聚焦的对象，不难发现 “保证书”及其相关条件是IEEE标准必要专利政策修改的一大热点，其相关政策的演化过程如图2所示。几十年间，IEEE的保证书要求几经演变，逐渐成熟，1991年开始，专利授权量和专利诉讼案件数量持续增长，关于设立具有一致性的保证书的要求迫在眉睫。自1995年首次确立保证书内容后，IEEE先后5次对内容进行细化，包括保证书的获得、性质、形式、有效期等。

图2 保证书政策演化流程

同时，我们也发现IEEE在标准必要专利政策的修订上存在以下问题。

第一，相关定义模糊。就现版标准必要专利政策而言，仍存在某些定义上的不清晰。例如，在 “其功能价值的贡献程度”中提到的评判标准是 “最小合标实施方案”，但本次修订未对什么是最小合标方案做进一步规定。

第二，相关政策与法律相违背。在2017年12月爱立信TCL案中明显反映了这一缺点，IEEE标准必要专利政策中对标准必要专利的合理费率的 “自上而下”计算方法与法院认可的 “各标准必要专利价值相同”的理念存在冲突[12]。

第三，对权利人不公平。政策认为凡出于IEEE标准必要专利的实施方案均应被提供许可，这虽然保护了专利实施者的权利，却忽视了权利人的权益；有关禁制令的诉诸方面，本次修改对权利人可诉诸情况有所限制，且本次修改明显偏向专利实施者，对权利人不太友好。

4 结语

2022年9月30日IEEE宣布，新的 《IEEE-SA 标准委员会章程》将于2023年1月1日正式实施，新政策主要就禁令以及上文提及的 “最小合标实施方案”的描述重新定义[13]。

中国在2013年12月发布了国际上首个由标准化管理部门与专利管理部门联合发布的标准与知识产权政策 《国家标准涉及专利的管理规定》，该政策聚焦处理国家标准中所涉及的专利问题，以及推动国家标准合理采用新技术。2018年1月1日正式实施新修订的 《中华人民共和国标准化法》明确规定了开展全国范围内标准化试点示范组织与实施工作的相关内容。另外，为了推动创新型国家建设，国家通过利用 《中国制造2025计划》 《中国标准2035计划》和 “一带一路”倡议等战略规划，全面优化知识产权标准 (标准必要专利)体系。

在现有政策基础上，我们还要向IEEE学习，一方面加大公众的参与性，在公开公众的标准政策制定过程中，依据具体问题对标准必要专利政策进行修改；另一方面也要注意政策制定不可脱离法律实际，在一些敏感问题上要清晰定义，充分考虑政策中各角色的权利，正确处理好专利和反垄断之间的关系。