史立红，魏莹菲，焦露露

(国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心，北京 100160)

根据我国专利法的规定，在专利审查、复审等程序中，为了克服申请文件中存在的不能被授予专利权的缺陷或驳回决定/复审通知书中指出的缺陷，申请人可以对其申请文件进行修改，但是，相关的修改不能超出原说明书和权利要求书记载的范围。而在专利申请文件的修改中，“具体放弃”是一种特殊的修改方式，主要出现在化学领域以及涉及数值范围的修改，通常是采用否定性词语或排除的方式来重新确定保护范围，以满足专利授权的要求。在案件的实际审查过程中，该类修改的应用越来越多样化，对于法条理解的差异引起了较多的争议，如何判断否定/排除式修改是否属于“具体放弃”式的修改以及判断该修改是否可以接受已成为难点问题。基于此，本文将结合相关的法律规定以及实际案例来谈一谈对“具体放弃”式修改的理解。

1 审查指南/操作规程的相关规定以及欧专局的原则

我国《专利审查指南2010(2019年修订)》[1](以下简称审查指南)第二部分第八章5.2.3.3节记载了与具体放弃相关的内容：在涉及数值范围的修改时，如果在原说明书和权利要求书中没有记载原数值范围的其他中间数值，而鉴于对比文件公开的内容影响发明的新颖性和创造性，或者鉴于取原数值范围的某部分时发明不可能实施，申请人若采用具体“放弃”的修改方式从原数值范围中排除该部分，这样的修改是超范围的，因而除非申请人能够根据原申请文件的记载证明取被“放弃”的数值时，本发明不可实施，或者取经“放弃”后的数值时，本发明具有新颖性和创造性，否则这样的修改不能被允许。

欧专局[2-3]关于可允许的“具体放弃”修改包括：排除被抵触申请公开的技术方案而使权利要求具备新颖性、排除偶然占先(即现有技术内容与要求保护的发明技术领域相差很大)的公开而使权利要求具备新颖性、出于非技术原因排除不授予专利权的主题；关于不允许采用“具体放弃”进行修改的情形，也有明确说明：具体放弃的内容不应超出使权利要求重新具有新颖性或出于非技术原因排除不授权主题的需要、与评价创造性或者充分公开相关的具体放弃增加的新的主题不符合EPC条约123(2)的规定、包括了具体放弃内容的权利要求必须符合有关清楚和简明的规定。

可见，我国审查指南对于“具体放弃”并没有明确的定义，仅以涉及数值范围的修改为例进行了说明，虽然《审查操作规程·实质审查分册》[4](以下简称操作规程)第八章9.3.9节中进一步声明“允许从权利要求中排除不授予专利权的主题、排除抵触申请的相关内容以使权利要求具备新颖性、排除特定情况的现有技术而使权利要求具备新颖性，但如果所排除的现有技术可以评价本申请的创造性或者修改是为了克服原说明书没有充分公开的缺陷，则不允许以具体放弃的方式进行修改”，与欧专局的相关规定具有部分相同之处，但实际的操作中仍会存在一定差异，例如欧专局指出“具体放弃的修改形式不能与评价创造性相关”，而我国审查指南与操作规程并未明确排除该修改方式在创造性评价中的使用。事实上，在案件审查过程中，很多时候申请人会对数值范围以外的其他技术内容进行“具体放弃”式修改，且相关修改往往是为了克服创造性缺陷[5]，对于该类案件，目前并没有给出统一的审查标准，尤其是在化学领域，除常见的涉及数值范围、“马库什”权利要求的“具体放弃”以外，还会面临其他多方面的放弃式修改，包括组合物中组分的排除、工艺流程中步骤的删减等，使得情况更加复杂化。下面以两件化学领域的申请为例来浅谈一下涉及创造性的具体放弃式修改。

2 案例分析

案例1：用于制备中链长度脂肪酸的三酸甘油酯的方法

该案驳回时针对的权利要求1为：一种用于制备中链长度脂肪酸的三酸甘油酯的方法，包括以下步骤：

(1)混合甘油与3摩尔当量或过量的所述中链长度脂肪酸，其中每个所述中链长度脂肪酸含有6至12个碳的链；

(2)使步骤(a)的混合物与二价或三价金属阳离子催化剂反应；

(3)在160 ℃或更高的温度下在部分真空下加热一段足以形成所述三酸甘油酯的时间，其中所述部分真空为1 mmHg至20 mmHg。

权利要求25为：根据权利要求1至24任一项所述的方法，其中所述方法排除柱色谱或蒸馏。

审查员以部分权利要求相对于对比文件1和2不具备创造性为由驳回了该申请，同时在其他说明中指出：权利要求25中以“所述方法排除柱色谱或蒸馏”这样排除式撰写的技术方案超出了原说明书和权利要求书记载的范围。

进入复审阶段时，复审请求人将权利要求1步骤(c)中“在160 ℃或更高的温度下”修改为“在160～180 ℃的温度下”，同时将权利要求25的技术特征“其中所述方法排除柱色谱或蒸馏”增加至权利要求1中。复审合议组经审查后，认为：本申请说明书第2页记载了“已知技术获得的三酸甘油酯的低纯度使得有必要进行脱色和层析纯化/蒸馏，这使得难以进行大规模的合成。一般来讲，由于不完全酯化以及在后处理和纯化期间的产物损失，通过这些已知技术获得的产率和纯度不会超过75%”，说明书第9～10页记载了“已令人惊讶地发现，当将甘油与中链脂肪酸混合并在部分真空下在存在金属氧化物或氯化物的情况下加热时，在通过乙醇沉淀后，以高产率和纯度获得了三酸甘油酯产物。该高产率和纯度克服了与通过柱层析/蒸馏进行大规模纯化相关的困难”。可见，本申请的目的在于克服现有技术中层析纯化或蒸馏等后处理方式不易大规模合成的缺陷，且说明书中的具体实施方式也未采用柱色谱或蒸馏的方式进行纯化后处理，因而可以直接地、毫无疑义地确定，本申请的方法不使用“柱色谱或蒸馏”的方法进行纯化。关于修改后的权利要求1中增加的“所述方法排除柱色谱或蒸馏”，其虽然使用了排除式的撰写方式，但所排除的内容在说明书中记载为本申请需要改进的现有技术手段，即其排除的部分在说明书中有相关记载，并非从权利要求范围中删除原申请文件未公开的内容，因此不属于审查指南与操作规程上提及的“具体放弃”的修改方式，更无需从修改后的权利要求是否克服了新颖性和创造性的角度来考虑该修改是否超范围。

案例2：一种制备粉煤灰基脱硝催化剂的方法

原权利要求1的方法步骤包括：

(1)将粉煤灰和酸液进行混合溶解，并进行过滤得到除铁液和除铁粉煤灰；

(2)将所述除铁粉煤灰和碱液进行碱溶反应，并进行过滤得到脱硅液；

(3)将所述脱硅液与聚环氧乙烷-聚环氧丙烷-聚环氧乙烷三嵌段共聚物进行混合配制，并进行pH调节为酸性得到合成母液；

(4)将所述合成母液放入高压釜内，在加热、加压条件下进行水热晶化反应，得到SBA-15介孔分子筛；

(5)用硝酸钴溶液和所述除铁液浸渍所述SBA-15介孔分子筛，并经乙醇旋转蒸发得到脱硝催化剂。

该案的发明构思是通过碱溶反应和水热晶化反应相结合，制得具有微孔、介孔双孔结构的SBA-15介孔分子筛，进一步负载活性组分获得脱硝催化剂。

审查员采用对比文件1和2结合评述了权利要求1不具备创造性，其中对比文件2教导了可通过碱溶反应、水热晶化并老化制备介孔SBA-15。申请人对权利要求进行修改，将特征“所述水热晶化反应结束后，不进行老化”增加至权利要求1的步骤(4)中。

而事实上，本申请原权利要求书及说明书实施例的具体技术方案并未记载步骤(4)的水热晶化后是否进行了“老化”，说明书中包括背景技术在内的其它部分也未提及水热晶化后进行“老化”可能存在的缺陷或不进行“老化”会带来的改进效果，即：从解决的技术问题、获得的技术效果上同样无法排除“老化”这一步骤的存在。对于化学领域而言，在产品的合成过程中，可能包含多个复杂繁琐的操作工艺，例如试剂的称量、溶液的配制、物料的转移、反应物的混合、静置/老化、产物的分离、洗涤、晾置、加热、冷却等等步骤，申请人在撰写专利申请文件时，根据撰写经验以及书写习惯的不同，可能只会将与技术问题/技术效果相关的主要步骤涵盖其中，而省略一些常规的操作手段，即使是方案较为详细的说明书实施例，也并非都会详细记载实验操作的每一个步骤。即：对于涉及工艺方法的技术方案而言，某操作步骤未明确记载于其中并不意味着该步骤必然能够排除掉，这需要从发明的整体构思出发判断。具体到该案例，原权利要求书、说明书发明内容及实施例的技术方案并未记载是否包含“老化”步骤，结合说明书的背景技术/技术问题/技术效果等内容，也无法直接地、毫无疑义地排除该步骤的存在，在权利要求1中增加“所述水热晶化反应结束后，不进行老化”相当于排除了原申请文件未记载的内容，属于“具体放弃”式修改。

很明显，包含了被“放弃”部分的原技术方案并不存在不能实施的问题，即申请人所进行的具体放弃式修改并不是用于克服公开不充分的缺陷，此时，需要结合创造性的评价标准来判断该修改是否可允许。申请人认为：由本申请表2中实施例与对比例的测试数据可见，包含有“静置老化”步骤的对比例2合成的介孔分子筛无微孔，不具有本申请的双孔结构，与本申请对比例2类似，对比文件2的技术方案中也进行了“老化”操作，因此，对比文件2没有教导在制备分子筛时水热晶化后省略老化操作可以得到具有微孔、介孔双孔结构的SBA-15分子筛。然而，经过分析对比可知，虽然本申请对比例2中采用了“老化”手段，但其整体方案与实施例/对比文件2相比并不仅在于增加了“老化”步骤，更重要的区别在于未采用实施例及对比文件2中“碱溶反应+水热晶化”的组合，对比例2仅是通过“碱溶反应+烘箱中静置老化”来制得产物，该产物中微孔的缺失主因在于缺少“水热晶化”这一关键步骤，并非是因为进行了“老化”所导致。“老化”是本领域进行该类实验时常用的操作步骤，它具有去除产品中包藏的杂质、使晶粒长大、获得所需晶型等多方面作用，本领域技术人员可根据实际需要决定是否省略“老化”步骤。因此，修改后的权利要求1中限定“水热晶化后不进行老化”也并未给该技术方案带来创造性，这样的“具体放弃”修改方式是不能允许的，属于修改超范围。

3 结 语

对于权利要求中以排除/否定等撰写方式进行的修改，需要先判断其是否属于审查指南及操作规程中规定的“具体放弃”式修改，如果该排除/否定的内容已明确记载在原申请文件中，或者可由原申请文件记载的内容直接地、毫无意义地确定出来，则该修改是可以接受的，不应再从新颖性/创造性的角度来判断其是否修改超范围。

为克服创造性缺陷而进行的“具体放弃”修改，虽然不属于我国审查指南明确认定不允许的情形，但实际的操作中，该方式往往是难以接受的，原因在于，它需要满足“修改后的技术方案克服了创造性缺陷”这一条件。然而，不同于“偶然占先”破坏新颖性的情形，对于创造性的评价，审查员通常会选择技术领域、发明构思等与本申请相近的文献作为对比文件，“具体放弃”修改后的技术方案与原始请求保护的技术方案必然都包含了原申请文件记载的主要构思，两者技术方案一般不会存在实质性的差异，这种情况下，因对比文件已经公开或启示了原申请文件中认定为作出技术贡献的内容，放弃式修改后的方案应当也能在该对比文件的启示下获得，依然不具备创造性，除非能够证明修改后的技术方案相对于现有技术产生了预料不到的技术效果，而这显然更加具有难度。

最后，本文认为，当对于权利要求的修改不仅包括“具体放弃”式修改，还同时涉及普通方式的修改时，即使修改后的权利要求整体上相对于对比文件具备创造性，也需要进一步判断该创造性缺陷的克服是否与“具体放弃”式修改密切相关，如果该技术方案是因进行了其它内容的修改而具有了非显而易见性或取得了预料不到的技术效果，进而具备了创造性，则未作出技术贡献的“具体放弃”式修改仍然是不能被接受的。