苏玉琪

摘 要：我国企业在运作各个阶段都存在有专利风险，在企业研发过程、专利申请授权维护过程、专利合同管理、专利技术使用以及专利运营等阶段，都不同程度地具有一定专利风险，包括企业专利管理风险，以及专利侵权风险。企业建设全方位的专利风险防控体系，可从聘请专利代理所申请维护专利、企业知识产权贯标进行企业内部专利风险控制以及纠纷产生后处理风险着手，完善专利风控体系，为企业发展保驾护航。

关键词：专利风险防控;企业专利管理风险;专利侵权风险。

随着我国知识产权环境不断改进以及我国国民法律素养的不断提高，我国企业在运作过程中对专利法律风险防控的要求也不断提高。多方位建设专利法律风险防控体系，才能更好地适应市场的需求，符合各方主体的要求，增加企业自身的竞争力。

企业专利风险主要有来自企业专利管理的风险以及专利侵权风险。企业专利管理风险是从专利前端保护来考量，主要为企业内部在专利管理过程中产生的，因对企业自身专利保护不恰当或不全面而产生的风险。专利侵权风险则是从专利后端运作来考量，主要为企业对外经营运作过程中，与企业外部主体交互过程中出现的摩擦争端。两种风险并非完全隔离，一般专利管理风险防范不足易导致专利侵权风险。从企业整体经营运作来看，企业专利管理风险可以从企业研发过程、专利申请授权维护过程、专利合同管理、专利技术使用以及专利运营等各个专利运作过程中细致考量。

首先，企业研发过程中会有重复研发现有技术、研发技术秘密公开、研发成果权利归属流失等风险。重复研发现有技术，即为研发项目中有的为在先已被公开的专利技术。研发部门在申请立项时，会因各种原因导致重复研发，比如专利相关工作人员未经过专利检索，或未经过现有技术检索，或企业未建立专利预警机制，或未形成在本行业技术绘制专利技术地图的工作习惯，从而对本行业专利技术研发状况了解不透彻，以致于研发重复，浪费人力物力资源，增加企业的运作成本。另有，在研发过程中，易出现研发成果流失的情况，有些是因为企业人员流动率大，或因为企业信息保密工作不到位，或者因为企业技术研发奖励制度不完善，专利激励机制作用不明显，或专利申请时间把握不当，导致研发成果有可能出现成果流失。

其次，在专利申请授权以及维护过程中易产生专利权利保护不当、维护不当的风险。具体的，在专利申请过程中可能会产生专利权利保护不全的风险。比如，在专利申请的独立权利要求中具有非必要技术特征以外的技术特征，根据侵权技术比对等同原则，由于部分侵犯了独立权利要求中的技术特征在大多数的法官的认知中都不属于侵权，因此，其他竞争企业可以使用略去了非必要技术特征的方案而实现同样的技术效果，如此，其他竞争企业可任意使用必要技术特征而不侵权，导致企业申请的专利形同虚设，将技术白白送人。又比如，在专利申请过程中，将多个非独立的发明创造合并到一个申请文件中，其他竞争企业则因“部分侵权”不侵权为由，任意使用其中的可单独分离出来的发明创造，也导致企业专利技术的浪费。另外，由于产品的侵权证据较之工艺方法的侵权证据易于取得，因此在专利申请过程中，当有产品及工艺同时申报的情况下，如果将工艺作为独立权利要求申请保护，而产品作为从属权利要求保护时，极易出现当有竞争对手以专利方法生产专利产品时，因难以调取到工艺方法的侵权证据，而导致产品侵权证据举证不足，即使举证责任倒置也难以保证调取的证据完整。另有，在申请工作发明是，未将半成品单独申请专利，导致由于工艺难取证，即使调取了半成品，也因为未申请专利保护而导致专利侵权证据不足，侵权不成立。另一方面，在专利维护过程中，由于代理所代理申请的合同一般到缴纳第一年的年费即为合同履行完毕，企业在后续维护中，若有疏忽，则极易出现未即使缴纳年费而导致现有专利失效的情况。

再次，企业运作中合同签订、履行及管理过程中也会出现专利相关风险。在采购合同中，如未对所涉产品或服务进行专利检索，则有可能采购到侵犯他人专利权的产品或服务，当然，如果保全了采购合同、发票等相关证据，可根据“合法来源”抗辩。在销售合同中，如所销售的产品并非自主专利技术，或自由专利有被申请无效的可能，或自由专利是在其他专利基础上进行改进，且并未与基础专利权利所有人达成使用协议而不完全具有自由专利权属，其销售的产品则也有侵犯他人专利全的可能。特别是当产品销往国外时，由于国外专利检索成本高，以及国内实用新型，甚至发明在授权过程中，也不会检索国外专利，即使在本国具有专利权属，将具有国内专利权属的专利产品销往国外时，也有侵犯国外他人专利权的风险。另外，企业在生产过程中，有些企业为代加工企业，在接受委托加工时，对专利风险规避条款重视不足，亦有可能导致后续生产、销售过程中使用他人的专利生产方法或生产销售侵犯他人专利权的产品。

然后，企业在使用技术时，易产品使用他人专利技术的侵权风险。企业生产过程中，其所使用的工艺流程，如未检索，也有可能为他人现有专利技术。至于生产设备，由于“权利用尽原则”，使用合法购买的生产设备本身并不会构成对他人专利权的侵犯，但如果对合法购买的生产设备进行改进，或将多个生产设备组合使用，则有可能落入到他人的专利权的范围，此种情况企业也易因疏忽未检索，而不知道已侵犯了他人的专利权。

最后，企业专利运营过程中会产生专利资源管理不當的风险。有的企业专利申请量庞大，而其中有很多专利为“僵尸专利“，自己不生产也不使用，且不说长期不使用有可能被他人申请无效，维护庞大的专利还需要较高的专利维护成本，如缴纳专利年费成本。另外，有的企业专利运营状况不佳，大多企业知识产权管理人员会忽略专利运营这部分的工作，因其工作较难开展，要了解市场专利需求及企业自身的专利状况，即使促成了专利转让或许可，其决策是否为最优决策需统筹考量。且在专利转让、许可过程中又会涉及到许多相关专利转让及专利许可的法律法规，权利维护、权利归属均需深入考量，由此工作难度加大，难以提升对此部分工作的积极性，导致专利运营工作不到位，专利资源管理不当。

因此，企业在运作过程中对专利风险的防范需综合考量。从角色分工角度，可以从专利代理所专利申请维护、企业自身知识产权贯标进行企业内部专利风险控制以及纠纷产生后处理着手，多维度建设企业专利法律風险防控体系。

首先，企业可与专业可靠的代理所合作，防范专利申请维护中的风险。现今知识产权代理所及专利代理师专业素质良莠不齐，各个代理所的优势服务项目各有所长，甄选出合适的代理所能更好地为企业申请维护专利权利。主要还是代理所的专利代理师专业过硬，流程管理工作人员认真负责。流程管理人员工作细致，可保障不错过专利申请时机、答复时间、复审及缴费时间。代理师专业过硬，则可更好地保护权利要求范围，在专利撰写阶段即可预见性避免可能出现的风险，最大范围保护权利要求，避免权利保护漏洞，增加授权的可能，减少专利被无效的可能，降低申请专利技术侵犯他人权利的可能，全面保护技术，避免别人侵犯自己的专利技术。另外，在与专利代理所签订合作协议时，可适当增加工作时限等相关工作标准以及违约责任，将申请过程中的风险转移出去，降低企业运作成本。同时，还可与代理所签订年费缴纳协议，避免漏缴年费以致专利失效。

其次，企业可贯彻《企业知识产权管理规范》国家标准，在提高创新能力的同时，也可以很好地在企业内部各个运作过程中防范相关专利风险。《企业知识产权管理规范》主要在资源管理、基础管理及实施运行中对知识产权工作设定标准病贯彻相关专利工作标准。在资源管理部分，对员工进行知识产权培训，可树立员工专利意识，在研发中形成检索习惯，对创新技术及时事情专利，最大限度使企业技术受到保护;与员工签订知识产权协议可防止职务发明技术流失;设立知识产权预算费用，可有效激励员工创新并申请专利，避免专利技术流失;对软硬件管理形成网络信息管理规范，可避免电脑中的技术秘密流失;对信息资源管理，及时搜集整理本行业专利信息，可形成有效的专利预警机制，养成绘制专利地图的工作习惯，在便于研发的同时，亦可防止侵犯他人现有专利。在基础管理部分，形成对专利权获取、维护、运用形成标准文件，可让企业专利工作人员形成规范工作习惯，在专利提案、检索、权属确认、专利维护、专利变更等多项工作中形成标准动作，可提高与企业外部主体，如代理所之间的沟通效率，增加专利申请维护运用的工作效率。另外设立合同管理、保密工作、风险监控及争议侵权处理方面形成标准动作，可有效防范专利合同、技术秘密等方面的风险，并通过风险监控预见风险，通过争议侵权处理已形成的风险。最后在实施和运行部分，通过对立项、研究开发、采购、生产、销售及售后各个阶段形成标准管理，可对企业运作过程中各个部门、各个工作阶段形成有效管理，避免专利风险。

最后，对已形成的争议纠纷积极应对，配合公司内部律师或外聘律师以及专利代理师，主动化解已形成的专利风险。这里的争议纠纷包括专利无效纠纷及专利侵权纠纷。其中专利侵权纠纷包括对竞争对手侵犯自己专利技术，以及企业侵犯别人的专利技术的争议纠纷。律师或代理人在处理专利纠纷，可根据实际情况，对纠纷申请或抗辩理由仔细审查，选择最有效的纠纷处理策略，权衡各方主体利益得失，积极化解，平息纠纷。

综上所述，企业专利法律风险防控是一个系统的防范工程，专利管理中任何一细微处的遗漏或失误都可能导致后续争议纠纷发生的可能。企业只有全方位建设企业专利风险防控体系，完善企业专利管理体系，才能尽可能地减少专利法律风险，为企业的发展保驾护航。

参考文献

[1] 国家知识产权专利复审委员会.以案说法--专利复审/无效典型案例指引[M].北京：知识产权出版社，2018.

[2] 石楠楠.专利侵权事由研究.哈尔滨商业大学硕士学位论文，2019.

[3] 毛慧恒.企业专利权的发展与保护--解开等同原则“面纱”[J].科技经济与管理科学，2016（08）.

[4] 潘春英.企业专利申请中的风险管理与防范[J].柴油机设计与制造，2014（01）.

[5] 子浩.赴美会展的专利侵权风险及其应对--以在内华达州经验为例[J].电子知识产权，2019（04）.

[6] 尹若凝.我国专利运营风险与防范法律问题研究.哈尔滨工程大学硕士学位论文，2016.

[7] 丁建春.张丽.专利保护攻防实战手册[M].北京：法律出版社，2020（05）.

[8] 江苏省知识产权局.企业知识产权管理实物[M].北京：知识产权出版社，2016.

[9] 柳靖.苏科岑.科技型小微企业专利运营法律风险及其防控策略[J].黑龙江工业学院学报，2019（11）.

[10] 蒋志宏.我国企业知识产权法律风险防范研究[J].科技管理研究，2010（12）.