瞿晓晶 朱玲艳 北京高沃律师事务所

在审查过程中，关于基因的创造性，有以下几种常见审查意见类型：

1 基因或引物的序列是已知的，但用途不一样：“本领域技术人员根据不同植物相同名称的基因的已知功能，能够显而易见推测得到本申请基因的用途”。

[案例1]

本申请（申请号为201710914434.6）保护的是H 基因在调控番茄I 型腺毛形成中的应用。

D1（NCBI Reference Sequence：XM 010313770.1）公开了与本申请基因有100%同一性的番茄ZFP8 基因；D2 公开了拟南芥ZFP8 基因在调控植物表皮毛形成中的应用。

本申请与D1 的区别为限定了番茄H 基因的具体用途。

审查意见通知书中指出，权利要求1 番茄的H 基因的序列已被D1 公开，D2 给出了ZFP8 调控植物表皮毛形成的启示。在上述启示下，所属技术领域的技术人员容易预期D1 公开的番茄ZFP8 基因同样能够调控番茄表皮毛形成，并在将其转入番茄后通过常规方法确定表皮毛的类型。

如果是现有技术没有报道过的基因，且此基因具有特定的且经验证过的用途，那么此基因及其用途的创造性是能够被认可的。但如果此基因被现有技术报道过，那么此基因就是被公开了，基因本身就不具备新颖性和创造性。但若保护的是已知基因的新的用途，即所述基因能够取得本领域技术人员预料不到的效果，那么已知基因的新用途是可以得到保护的。

具体到本案，本申请保护的番茄H 基因，经NCBI 比对，与D1 中番茄ZFP8 基因的序列确实是相同的，故本申请番茄H基因本身已被公开，就不能得到保护了。

此时需要具体来看本申请基因的用途的获得是否是显而易见的。本申请番茄H 基因虽然也有ZFP8 的命名方式，但本申请基因是否与拟南芥ZFP8 基因相同或相关，是需要进一步分析的，基因的功能是由其核苷酸序列决定的，和命名没有关系，D2 公开的拟南芥ZFP8 基因的核苷酸序列与本申请H 基因的序列是不同的，故本领域技术人员并不能根据D2 的功能来推断得到本申请基因的用途。

此外，除了基因的序列，通过此案需要特别注意的是：ZFP 基因的命名，是根据基因发现的时间顺序命名的，即拟南芥ZFP8是本领域技术人员在拟南芥中发现的第8 个C2H2 型锌指蛋白，番茄ZFP8 是本领域技术人员在番茄中发现的第8 个C2H2 型锌指蛋白，两者无论是具体序列还是功能上都没有任何关联，对于类似的命名的案件，是不能仅仅依据基因的名称就互相推断基因功能的，而是应该深入探究，发现本质的区别点。

2 引物探针序列是不同的，但检测的对象属于同一领域，“本领域技术人员结合常规引物探针的设计方法，以及常规的检测用保守序列，能够经过有限次实验得到本申请技术方案”。

[案例2]

本申请（申请号为201810137954.5）权利要求1 保护的是一种基于荧光PCR 法同时检测三种曲霉的引物探针组合。

D1（公开号为CN 101038254A）公开了一种能够同时检测侵蚀性曲霉如烟曲霉、黄曲霉、黑曲霉、土曲霉和构巢曲霉的荧光定量PCR 引物和探针。

本申请与D1 的区别为：引物和探针序列不同。

审查意见通知书中指出，基于已知基因的序列设计出更多种的引物、探针以丰富引物探针组合的选择是本领域的普遍做法，并且核糖体基因的保守序列（如18s、5.8s rDNA 等）和ITS1 序列一样都是常用的引物、探针靶序列。本领域技术人员应用常规引物设计软件、依据引物设计原则设计得到引物核苷酸序列是容易的。就技术效果而言，D1 引物和探针对白色光滑念珠菌、热带念珠菌、隐球菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌均未有交叉反应，本领域技术人员可合理预期本发明引物/探针的特异性不明显优于D1，且本发明准确度、敏感性与D1相比也没有优势。本领域技术人员在D1 的基础上得到权利要求1 的技术方案是显而易见的。

具体到本案，虽然D1 与本申请属于相同的技术领域，都是用于实现曲霉菌的检测，但D1 具体技术方案以及解决的技术问题与本申请是不同的，即引物序列不同，特异性检测的是烟曲霉、黄曲霉和黑曲霉。

本领域技术人员公知，曲霉由于种类繁多，种之间，种属之间的核酸序列同源性较高，同时，整个真菌基因组发生变异的概率远大于人类基因组，故使得可选择作为靶基因序列进行种属检测的基因序列不多，而对于本申请烟曲霉、黄曲霉和黑曲霉引物和探针的设计难度就比较大。

故虽然D1 提供了一种可用于检测多种曲霉菌的引物探针，但首先D1 的引物和探针是针对所有的侵蚀性曲霉，其扩增的保守序列并不一定单单对烟曲霉、黄曲霉和黑曲霉有优异的特异性；其次，D1 获得了一种检测多种曲霉菌的引物探针并不代表可被选择作为靶基因序列的所有检测用基因都是显而易见能够被获得的。虽然ITS1、ITS2、18S rRNA、5.8S rRNA 等都属于保守序列，但本领域技术人员也公知，这些序列的长度以及所含核苷酸序列信息是非常丰富的，从如此长且信息量如此大的片段中筛选到一种可以同时检测烟曲霉、黑曲霉和黄曲霉的靶基因，并不是简单的进行有限次实验就能够容易获得的。在分子生物学手段基础实验操作如此普及的情况下，若高效检测用靶基因都是显而易见可以获得的，那么任何菌株鉴定用靶基因就都可以认为是显而易见可以被筛选得到的了，可显然此点是不易实现的。

本案引物的设计本身是采用的常规引物设计方法，但引物后续所取得的效果是本领域技术人员难以预料到的。因此，在论述创造性时，引物探针设计用靶基因的获得是否是显而易见的，以及引物探针是否取得了预料不到的技术效果，是需要被充分考虑在内的。

3 引物为通用引物，通用引物检测的基因也相应被公开，且检测的方法也是相同的，“本领域技术人员经过有限次实验，通过对现有已知的通用引物进行组合，能够得到本申请的引物组合方案”。

[案例3]

本申请（申请号为201410045774.6）权利要求1 保护的是一种扩增植物组织中内生真菌ITS 基因的方法，采用的是巢式PCR扩增方法。

D1 公开了一种用于环境DNA 提取物ITS 基因分析的真菌特异性引物，所述引物与本申请巢式PCR 第一轮所用的引物相同。

本申请与D1 的区别为：D1 没有公开本申请巢式PCR 的第二轮的引物。

审查意见通知书中指出，D2 公开了本申请第二轮巢式PCR 引物的序列。本领域技术人员在D1 公开了第一轮巢式PCR 扩增用引物的情况下，处于扩大应用的考虑，容易从现有技术（D2）中寻找其他的扩增真菌ITS 的PCR 引物，用于替代D1 中的第二轮扩增引物，只要其能够结合在第一轮引物产物内部并进行扩增即可。同时，本领域技术人员可以通过有限的实验验证组合的效果。

具体到本案，虽然本申请的四条引物都是已被现有技术公开，但这并不代表本申请引物的组合以及本申请引物组合后所带来的技术效果就是显而易见能够被预测得到的。D1 和本申请虽然检测的目标都是真菌，但D1 和本申请扩增用模板是不一样的，D1 的扩增模板为单一的外生菌根根尖和人工培养的担子菌和子囊菌，真菌含量是极高的；D2 检测的是真菌菌落，真菌含量也非常高；而本申请检测的对象是含微量内生真菌的植物组织，真菌含量极低，这对引物扩增效率的要求就非常高了，本申请技术问题解决就不能通过简单的将已知通用引物进行简单的组合就能够实现了。因此，在引物和扩增目标均相同的情况下，扩增模板以及所解决的技术问题也是需要充分被考虑的。

4 结束语

综上所述，基因、引物类案件通常会涉及基因的使用，特定的核苷酸序列通常都会对应一定的技术效果。因此，在审查及答复工作中，不仅要充分考虑基因的获得是否是显而易见的；还需考虑基因的用途是否是显而易见的，需注意，基因类案件与其他领域不同的点是，基因的功能不是简单的通过推测就能够得到的，而是需要具体实验验证来获得的；最后，还需要充分考虑基因是否取得了预料不到的技术效果，此技术效果的表征可以是方方面面的，需要进行专业、深入的分析和意见陈述，来为申请人争取最大的权益。