李海霞 沈敬亭

一、引 言

根据《专利法实施细则》（以下简称《实施细则》）及《专利审查指南》（2010版）的规定，一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以主动提出或者依据审查员的审查意见提出分案申请。但是，申请人并非在任何时候都可以提出分案申请，分案申请的提出时间是受限的。

由于分案申请的递交期限很难简单地用三两句法律语言概括出来，所以专利代理行业的从业者常常会将其简化为通俗的语言，即“只要母案还活着，就可以提交分案申请”。但实际上，这句通俗化的语言并不严谨，可能会对专利界同人或申请人造成误解。

本文中，笔者希望通过自己的实践经验和一些实例，把各种情况下的分案期限解释清楚。

二、分案期限的相关规定

在分析不同情况下的分案期限之前，先来看看《专利审查指南》（2010版）对于分案申请的递交时间是如何规定的。《专利审查指南》（2010版）第一部分第一章第5.1.1节（3）规定：申请人最迟应当在收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起2个月期限（即办理登记手续的期限）届满之前提出分案申请。上述期限届满后，或者原申请已被驳回，或者原申请已撤回，或者原申请被视为撤回且未被恢复权利的，一般不得再提出分案申请。对于审查员已发出驳回决定的原申请，自申请人收到驳回决定之日起3个月内，不论申请人是否提出复审请求，均可以提出分案申请；在提出复审请求以后以及对复审决定不服提起行政诉讼期间，申请人也可以提出分案申请。

《专利审查指南》（2010版）该部分还规定：对于已提出过分案申请，申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请的，再次提出的分案申请的递交时间仍应当根据原申请审核。再次分案的递交日不符合上述规定的，不得分案。但是，因分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情况除外。对于此种除外情况，申请人再次提出分案申请的同时，应当提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件。

《专利审查指南》（2010版）试图用少量的文字对分案递交的时间作出清楚的规定，但在现实操作中，专利从业者会遇到各种各样的相对复杂的情形，尽管《专利审查指南》（2010版）没有具体针对这些情形作出详细的解释说明，但上述规定对于这些情形的理解和处理却给出了明确的指引。

三、不同情况分案期限的分析

在下文中，笔者给出了分案申请递交时间的五种情况，并分别对这五种情况进行具体说明与分析。

（一）第一种情况：母案申请已收到授予专利权的通知书

《专利审查指南》（2010版）规定：“申请人最迟应当在收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限（即办理登记手续的期限）届满之前提出分案申请。”对此可以这样理解：如果母案申请已收到授予专利权的通知书，那么申请人应当在收到该授权通知书之日起的2个月内提出分案申请。尽管分案申请递交的期限届满日与办理登记手续的期限届满日是同一天，但这并不意味着分案申请必须在母案申请办理登记手续之前递交。关于这一点，虽然《专利审查指南》（2010版）没有给出明确的解释，但在实践中已经存在诸多案例能够印证上述理解的正确性。

最具代表性的实例是申请号为201520758768.5的实用新型专利申请的行政复议案。

申请号为201520758768.5的实用新型专利申请（以下简称“分案申请Y”）是基于申请号为201520095428.9的实用新型专利申请（以下简称“母案申请X”）而提出的分案申请。针对母案申请X，专利审查部门于2015年7月13日下发“授予实用新型专利权通知书”，因此提出分案申请和办理登记手续的期限届满日均为2015年9月28日。基于此，申请人先于2015年9月24日办理登记手续，后于2015年9月28日提出分案申请Y。

专利审查部门针对该分案申请Y发出“分案申请视为未提出通知书”，指出该分案申请的提出时间晚于母案办理登记手续的时间，该分案申请不符合《实施细则》第42条第1款的规定，因此该分案申请视为未提出。

专利代理人根据申请人的委托提出复议申请，详细论述了该分案申请并未违反《实施细则》第42条第1款的规定的具体原因和法律根据，最终，原审查部门作出的分案申请视为未提出的处理决定被撤销。

《实施细则》第42条第1款中有关分案期限的规定与上述《专利审查指南》的规定并无二致。为了节省篇幅，这里我们不再对此进行赘述及展开讨论。对于此案例而言，按照法律规定，提出分案申请的期限届满日应为2015年9月28日，无论申请人是否已经办理登记手续，该分案申请的期限届满日都是明确且固定不变的。

上述行政复议案的最终结果使我们更加确信：申请人可以在收到授权通知书之日起2个月内提出分案申请，提交分案申请的期限届满日与申请人办理登记手续的具体时间无关，该期限届满日不会因为申请人已经办理登记手续而受到影响。

（二）第二种情况：母案申请处于审查程序中

母案申请尚未授权、也未驳回，仍处于初步审查或实质审查程序中时，申请人可以提出分案申请。例如，申请人可以在收到“发明专利申请初步审查合格通知书”之前或之后提出分案申请，可以在收到“进入实质审查阶段通知书”之前或之后提出分案申请，还可以在审查员已经下发“审查意见通知书”之后提出分案申请。比如，针对一件发明专利申请，审查员下发了“第二次审查意见通知书”，申请人在2个月的期限内提交了答复意见，在提交该答复意见之前或之后，申请人都可以提出分案申请。

需要注意的是，这里所谈及的情形不包括母案申请在初步审查或实质审查程序中被撤回或被视为撤回的情形（有关这些情形，在下文“第三种情况”中详述）。

许多申请人在指示专利代理人提交母案申请之时就会问及分案申请的递交期限。那么，是否只要已经提交了母案申请，就可以立即提出分案申请呢？答案是否定的。

根据笔者的理解，只有在母案申请已经被专利局受理、被赋予申请号的情况下，申请人才可以提交分案申请。《专利审查指南》（2010版）第五部分第三章第2.3.2节对分案申请的受理程序作出了规定：“除按照一般专利申请的受理条件对分案申请进行受理审查外，还应当对分案申请请求书中是否填写了原申请的申请号和原申请的申请日进行审查。分案申请请求书中未填写原申请的申请号或者填写的原申请的申请号有误的，按照一般专利申请受理”。因此，只有在母案申请已有申请号的情况下，申请人才可以提出分案申请；如果在分案申请递交时，母案申请尚未得到申请号，那么申请人将无法在请求书中正确填写原申请（即母案申请）的申请号，提出的申请只能按照一般的专利申请受理，无法享有原申请的申请日。

因此，这里我们所提到的“处于审查程序中”的母案申请，指的是已经被受理的、处于初步审查或实质审查程序中的母案申请。当母案申请已经被受理、且尚处于初步审查或实质审查程序中，申请人可以随时提出分案申请。

（三）第三种情况：母案申请被撤回或被视为撤回

《专利审查指南》对于该情况的规定是：原申请已撤回，或者原申请被视为撤回且未被恢复权利的，一般不得再提出分案申请。我们可以将该规定解读为：当母案申请被撤回时，申请人不再有机会提出分案申请；当母案申请被视为撤回时，如果申请人希望提出分案申请，需要对母案申请提出恢复权利请求，并且在该恢复权利请求被审批通过之后才可以提出分案申请。

例如，专利局针对某专利申请（以下简称“申请A”）于2016年5月24日下发“视为撤回通知书”，申请人于2016年8月8日提出恢复权利请求，专利局于2016年8月16日下发“同意恢复权利的恢复权利请求审批通知书”。在此情形下，申请人在2016年5月24日至2016年8月16日之间不得提出分案申请，申请人自2016年8月16日起可以提交分案申请。也就是说，一旦母案申请已下发“视为撤回通知书”，那么申请人能够提交分案申请的时间起点应当是专利局下发同意恢复权利的“恢复权利请求审批通知书”当日，在此之前不得提出分案申请。

在专利代理实践中，我们常常遇到专利申请被视为撤回的情形。例如，针对一件专利申请，申请人已经多次收到审查意见，在授权前景不乐观的情形下，申请人出于策略考虑决定不再答复审查意见。这样，当答复审查意见的期限届满后，专利局会下发专利申请“视为撤回通知书”。对于这类案件，如果该专利申请涉及的发明创造对于申请人而言比较重要，申请人通常会选择基于重新撰写的权利要求书递交分案申请。

对于放弃答复审查意见、原申请将被视为撤回的情形，为了保险起见，也为了时限监控的便利性，专利代理人通常建议在答复审查意见的期限届满前提出分案申请。例如，上述申请A答复第二次审查意见的期限届满日为2016年3月17日，如果申请人在此之前已经决定不答复该审查意见、并希望提出分案申请，那么专利代理人可以建议申请人在2016年3月17日之前提出分案申请。

但是，这是否意味着，申请人必须在答复审查意见的期限届满（针对申请A，届满日期为2016年3月7日）前提出分案申请呢？

事实上，针对审查意见未在规定期限内答复的情形，专利局下发“视为撤回通知书”是在答复期限届满之后大约2个月的时间（针对申请A，为2016年5月24日）。对于这大约2个月的“空白期”，即从答复审查意见的期限届满直至专利局下发“视为撤回通知书”的这段时间，《专利审查指南》没有指明是否可以提出分案申请。但根据笔者的理解，既然《专利审查指南》规定了“原申请被视为撤回且未被恢复权利的，一般不得再提出分案申请”，那么应该认为，在原申请被视为撤回之前仍可以提出分案申请，即当原申请处于上述“空白期”时，申请人可以提出分案申请。具体到申请A，在2016年3月7日至2016年5月24日之前，申请人可以提出分案申请（笔者尚未找到代表性案例来确证上述有关“空白期”的理解，上述理解仅代表笔者的个人观点）。

尽管如此，笔者仍然建议专利代理从业者在答复审查意见的期限届满前提出分案申请。原因有二：首先，专利局究竟何时会下发“视为撤回通知书”，这是无法准确预测的；其次，一旦该“视为撤回通知书”被下发，申请人则必须在权利恢复之后才能提出分案申请，而权利恢复会产生相应的官方费用。因此，笔者认为，如果申请人意欲放弃答复原申请的审查意见并准备提交分案申请，不妨将答复审查意见的期限作为提交分案申请的期限，在条件允许的情况下，尽量选择在答复审查意见的期限届满前提交分案申请。

（四）第四种情况：母案申请收到驳回决定

针对母案申请已被驳回的情况，《专利审查指南》（2010版）是这样规定的：对于审查员已发出驳回决定的原申请，自申请人收到驳回决定之日起3个月内，不论申请人是否提出复审请求，均可以提出分案申请；在提出复审请求以后以及对复审决定不服提起行政诉讼期间，申请人也可以提出分案申请。

我们知道，一件申请收到了驳回决定，申请人不服驳回决定的，可以在收到驳回决定3个月内向专利复审委员会提出复审请求；如果专利复审委员会作出维持驳回决定的复审决定，申请人不服复审决定的，还可以在收到复审决定3个月内向法院提起行政诉讼。相应地，如果申请人在收到驳回决定3个月期限内没有提出复审请求，那么该驳回决定正式生效；如果申请人在收到复审决定3个月期限内没有提起行政诉讼，那么该复审决定以及该驳回决定正式生效。

因此，我们可以将《专利审查指南》（2010版）的上述规定解读为：在母案申请的驳回决定正式生效之前，申请人可以提出分案申请。具体来说，如果一件申请收到驳回决定，无论申请人是否提出复审请求，在收到驳回决定的3个月内，申请人都可以递交分案申请。这是因为，在此3个月的时间内，驳回决定尚未正式生效。如果申请人提出了复审请求，那么在整个复审过程中，申请人都可以递交分案申请；而即使专利复审委员会最终下发了维持驳回决定的复审决定，申请人仍可以在收到该复审决定的3个月时间内递交分案申请，且无论申请人是否将提起行政诉讼。

在实践中，当一件专利申请收到驳回决定时，申请人可能会考虑基于原申请中记载的技术方案，提交分案申请。在此情形下，申请人常常会担心，在复审阶段或者在专利复审委员会下发复审决定之后，申请人不再有机会递交分案申请。作为专利代理人，应当将分案期限向申请人解释清楚，明确告知在收到复审决定后仍有机会提交分案申请，方便申请人对递交时间进行选择。

（五）第五种情况：针对分案申请再次提出分案申请

以上四种情况几乎涵盖了可以提出分案的各种情形，然而，在专利实践中，还有一种重要的特殊情况。

根据《专利审查指南》（2010版）的规定，对于已提出过分案申请，申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请的，再次提出的分案申请的递交时间仍应当根据原申请审核。也就是说，通常情况下，应当根据原始母案申请的状态（而不是已经提出的分案申请的状态）来确定再次分案申请的递交时间。例如，母案申请（申请1）已经授权，针对其分案申请（申请2）再次提出的分案申请（申请3），也应当在该母案申请（申请1）收到授权通知书的2个月内提交。所以，在现实操作中，当申请人指示专利代理人基于当前申请提出分案申请时，专利代理人应当首先判断该当前申请是否已经是一个分案申请，如果确实如此，则应当依据原始母案申请的状态来确定分案申请的递交时间。这一点我们必须明确。

但是，根据《专利审查指南》（2010版）的规定，有一种例外情况（也就是我们上文提到的“特殊情况”），即因分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情况。这种情况的特殊之处在于：再次提出的分案申请其所基于的分案申请存在着单一性缺陷。对于这种特殊情况，依据该存在单一性缺陷的分案申请的状态来确定再次分案申请的递交时间。并且，申请人再次提出分案申请的同时，应当提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件。

例如，母案申请（申请1）于2016年10月2日下发授予专利权的通知书，其分案申请（申请2）于2017年5月5日下发授予专利权的通知书，由于分案申请（申请2）收到过涉及单一性缺陷的审查意见，因此申请人可以在申请2收到授予专利权通知书两个月内（2017年7月20日以前）再次提出分案申请（申请3），但需同时提交涉及该单一性缺陷的审查意见通知书复印件。

笔者认为，按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情形，在一定程度上使分案申请的提交期限得以延后，这对于申请人来说是有利的。正如上面所举的例子，如果申请2没有收到过涉及单一性缺陷的审查意见，那么申请人如若想要再次提出分案申请，则必须在申请1收到授予专利权的通知书2个月内（期限届满日为2016年12月17日）提交。相反地，由于申请2收到了涉及单一性缺陷的审查意见，申请人在2016年12月17日之后、2017年7月20日以前仍然有机会再次提交分案申请。

这里需要注意的是，如果仅仅是申请人自己认为分案申请存在单一性缺陷，审查员并未下发涉及单一性缺陷的审查意见通知书或分案通知书，仍然应当依据原始母案申请的状态来确定分案申请的递交时间。只有在审查员针对分案申请下发了涉及单一性缺陷的审查意见通知书或分案通知书，申请人才可以基于该分案申请再次提出分案申请。

关于上述第五种情况，还需要注意的是，按照审查员的审查意见再次提出分案申请，并不意味着再次提出的分案申请必须基于审查员所反对的缺乏单一性的权利要求。换句话说，审查员发出的涉及单一性缺陷的审查意见通知书为申请人创造了再次提出分案申请的机会，但申请人是否再次提出分案申请、再次提出的分案申请的权利要求究竟如何撰写，仍然取决于申请人自己。

以上是笔者基于从业经历对五种情况下的分案期限进行的总结和分析，希望给出有关分案期限的较为全面的理解，并能够为专利界同人和申请人提供一些参考与帮助。