关键词

专利申请

文件撰写

对策

基于欧洲审查实务特点的撰写对策

基于欧洲专利审查过程中严格的修改条件以及欧洲对专利创造性的判断标准，本文对专利说明书的撰写方法，作以下说明。

1.满足修改规定的实施例记载法

（1）欧洲专利申请过程中的修改规定

欧洲的修改条件比日本、美国的修改条件更加严格，在欧洲专利条约123（2）中，有“The European patent application or Europeanpatent may not be amended in such a way that itcontains subject-matter which extends beyond thecontent of the application as filed.（欧洲专利申请或者欧洲专利经修改后不得包含超出原始提交时的申请内容的客体）”的规定。而且在欧洲审查指南中，超过最初申请对象的判断标准为 “是否能够直接并且明确地（directly and unambiguously）从最初申请时披露的发明内容导出”。此处 “直接并且明确”的标准是指EPO在申请人修改权利要求中“不得超出原始申请说明书范围内”的基本原则。

权利要求的修改以权利要求的范围扩大（变更），或者权利要求的缩小为目的。下文以，审查时经常会以权利要求缩小为目的的修改进行讨论。

把说明书中记载的技术特征加入到权利要求中进行修改时，根据上述“直接并且明确”的标准，容易被认定为超出原始申请说明书范围的修改是中等概括修改，或在说明书中没有披露的技术特征的组合为目的的修改。

中等概括（intermediate generalisation）修改是指在说明书中披露的技术特征的组合中，一部分的技术特征独立地分离出来，用分离出的技术特征作为修改的构成要件。在欧洲审查指南中，分离出的技术特征与其他技术特征不存在结构上或功能上的组合关系，才允许从原始披露的特征组合中摘取作为独立的具体特征。比如，在说明书中技术特征A、B和C组合被披露时，A+B的构成组合在说明书没有提及的情况下，说明书公开技术特征A以及B分离出技术特征A+B的限定是不允许的。

反过来说，在说明书中公开了较多的技术特征的情况下，这些技术特征任意组合的限定修改也不一定是允许的。欧洲专利局是不允许在说明书中没有充分依据的情况下，在原始披露中将未公开的技术特征进行组合的限定修改。例如，说明书中分别描述了技术特征A以及技术特征B，但没有说明技术特征A和技术特征B的组合实施例，那么技术特征（A+B）为限定目的的修改是不允许的。

（2）不可以点代面地进行撰写

在上文（1）的阐述中，在向欧洲申请的说明书中披露了较多的技术特征，分离出该特征的一部分申请修改时，申请人要对修改行为属于中等概括允许的情況进行说明。而一般情况下，在日本的申请实务中，撰写专利说明书时不一定考虑到欧洲实务的修改要求，从而导致进入到欧洲专利申请时，会产生许多不符合规定的情形。

日本实务中撰写典型的专利说明书（特别是机械或者电器领域）时，为避免被狭义解释的风险，描述权利要求的范围时要特别注意用词表述。在“发明实施例”部分中，许多技术说明都通过附图来体现，实际上，在附图中显示的实施例由很多技术特征组成，但申请人以点代面，通过个别实施形式进行说明，忽略了整体概括。所以在审查阶段中，如果申请人想用最小范围的技术限定来回避现有技术，将说明书披露的个别实施例中的一部分技术特征分离出来，以全面概括式修改技术思想，这样的情况被认定为不允许的中等概括修改，很可能不符合“在原始说明书中的权利要求范围”的修改规定。

以申请文件说明书为例，例如，独立权利要求1具有技术特征A的情况下，图1表示技术特征A+B+……（实施例1）以及图2表示技术特征A+C+……（实施例2），概念图1显示的是说明书披露了两“点”，为实施例1和实施例2，这两者实施例是以技术特征A+B或者技术特征A+C及其他多种技术特征的组合的形式被披露，技术特征A的技术思想是一个“面”，而技术特征A+B是一个“点”。所以，技术特征A+B或者技术特征A+C的技术思想在申请后作为限定添加到权利要求中，而实施例1和实施例2中“两点”式内容披露是不符合中等概括的修改规定的，会被认定为超出原始申请对象的范围而被驳回。

为了避免出现中等概括不允许的修改行为，需要改变典型的日本实务（或者中国实务）的专利说明书的撰写方法。在专利说明书撰写过程中，用文字说明附图时，不能以点代面地仅描述个别实施例（点），而应该描述涵盖该实施例的多种形式的集合（面），通过全面概括的方式描述技术特征。

（3）以多层次的技术思想撰写专利申請文件

在上文（2）的阐述中，笔者阐述了不能仅对说明书附图中披露的内容进行说明，而要对多个实施形式的技术思想进行全面概括的撰写。但是实际情况中，在向欧洲专利局申请专利时，申请人不能预测后续将会如何修改专利的权利要求，因此在撰写专利文件时，可以考虑未来可能修改的方向，将大部分技术思想的中位概念，多层次地在说明书中披露，这样更有利于申请人在审查过程中进行修改。

例如，权利要求1具有技术特征A的情况下，通过实施例1（技术特征A+B+C+D+……）显示的图1，以及实施例2（技术特征A+B+C+E+……）显示的图2，以及实施例3（技术特征A+B+F+G+……）显示的图3来披露发明的内容。在此种情形下，如概念图2显示，以技术特征A+B的技术思想，技术特征A+B+C的技术思想，技术特征A+B+F的技术思想……的方式，尽可能多层次地分离技术思想，把这些技术思想作为多层次架构的“面”在说明书中进行概括说明。

（4）实施例披露基准点应对质量及数量进行充分说明

如（2）的论述，附图是对具有“面”（众多实施例的集合）的概括性技术思想中的“点”进行披露，由于附图的实施例相当于“面”上的“点”，故本论文中对个别实施例的技术披露标准，称为“披露基准点”。在容易满足欧洲专利局专利申请的修改规定的前提下，应当确保披露基准点的质量和数量。

质量和数量上充分披露为基准准备附图。专利说明书中的附图撰写一般以发明者提供的设计图为基础，而发明者的设计图是为说明发明中的一个实施例而提供的，并没有考虑到欧洲专利审查过程中的修改规定，所以根据欧洲专利修改规定，从权利要求披露的基准角度来看，这样的设计图在质量上、数量上都不够充分。考虑到为披露发明内容而存在的附图，为了能够覆盖全面的技术思想，需要准备一定数量的附图说明（在数量上，能够达到充分披露的基准）。当然，即使数量多，但附图说明的质量很低也是不行的，所以也要同时提高披露内容的质量基准。

披露的数量基准按照说明对象的技术思想范围（技术广度），以及该技术思想包含的下位技术思想的数量来决定。比如，若独立权利要求的技术思想领域较广，那么仅仅用一张技术设计图纸作为内容披露，从数量上来看就是不充分的。同时，即使是完全相同的技术思想，该技术思想具体的下位技术也会有许多不同实施方式，这种情况下，增加技术特征的披露，对下位技术概念进行充分说明是非常必要的。特别在撰写上期所说的桥头堡权利要求时，下位技术概念中不同的实施例也会得到充实，同时要确保披露基准的数量。一方面，在保证提高披露基准点的数量的同时，也要考虑到各个披露基准点之间的距离，在独立权利要求技术思想最广的领域内，将披露基准点紧凑地集中在特定的技术领域是较为低效率的披露方式。为了提高披露基准点在技术思想范围内的价值，应适当地分散披露基准点位置。例如，在概念图3所示的案例中，需要对技术特征A+B进行说明，实施例1和实施例2中除了构成要素X1及构成要素X2以外，其他的技术构成要素都是相同的。由于二者的技术相似部分过大，选择这样的披露基准点进行实施例说明并不适当。实施例3与实施例1具有较大差异，并且包括需要说明的技术特征A+B，对于本案例来说，选择其为披露基准点是可取的。在撰写说明书时，选择分离散布的披露基准点可以减少说明书和附图的整体数量，与此同时，可以披露多样的技术思想，制作出性价比较高的专利说明书。

综上所述，专利说明书中不应直接使用发明者的设计图，而应考虑技术思想的内容，充分保证披露基准点的质量和数量来准备必要的附图说明。

（5）以“横串方式”撰写说明书

一般在专利说明书中，实施例是以“第1实施例→第2实施例→第3实施例……”的顺序进行撰写，在本文中，将这样的撰写方式称为“纵串方式”。“纵串方式”是指如概念图4所示，各不同的实施例就如同团子，纵向地、自上而下地进行说明，因其形态，笔者以“纵串方式”来描述此种撰写方式。说明对象作为“点”的实施例时，虽然以“纵串方式”撰写的说明书能够更清晰明了地将技术思想传达给读者。但是在上文（2）及（3）的情况中，此种撰写方式披露技术思想容易发生重复说明。

在一般的专利说明书撰写中，申请人为了避免重复说明，会使用以下类似的表述“第2实施例的……装置，……的部分以外和第1实施例是相同的，所以此处与第1实施例相同的技术结构不再重复说明，只针对第1实施例不同的部分做说明”等。但是，用这个方法避免重复说明意味着针对第2实施例以后的各实施例中的技术特征中的固有组合，不配以文字说明。如上文（1）中阐述，在向欧洲申请专利时，如果修改该限定的技术组合构成没有在原始说明书中披露，会以“超过原始申请说明书的范围”为理由驳回该修改。

所以，用上文（2）及（3）的方式说明技术思想时，为了不省略文字说明，同时避免重复说明，需要一种新的说明书撰写方法。

在本论文中，笔者建议一种“横串方式”撰写说明书，与一般的“纵串方式”不同，该方法是将较多的实施方式（披露基准点）并列说明。“横串方式”如概念图5所示，把各实施例作为团子，将各实施例相同的内容横向排列，通过横串的方式将各个实施例联系起来。笔者将这种撰写思路称为“横串方式”。

例如，概念图5中所示，实施例1具有技术特征A+B+C，实施例2具有技术特征A+B+D，实施例3具有技术特征A+E+F，实施例是图示1～3中的情况，可以用“横串方式”说明各个实施例，如：“在若干个实施例（实施形态）中，如實施例图1～3中所示，具有技术特征A。在若干个实施例中，如实施例图1～2所示，同时具有技术特征A和技术特征B。如实施例图1所示，具有技术特征A、B以及C。如实施例图2所示，具有技术特征A、B以及D，如实施例图3所示，具有技术特征A、E以及F。”

通过这种方法来描述技术特征，能避免重复说明，同时又可以用文字说明上位概念的技术思想（技术特征A），中位概念的技术思想（技术特征A+B）以及下位概念的技术思想（技术特征A+B+C，技术特征A+B+D，技术特征A+E+F）。因为在说明书中，已经通过文字来说明中位概念的技术思想（技术特征A+B），所以在欧洲审查阶段，再把这样的技术思想添加到权利要求中，这样的修改不会被认为是中等概括修改，从而获得允许。另外，在说明书中，也通过文字对下位概念的技术思想进行了说明，在欧洲审查阶段中，以组合各实施例中技术特征为目的的修改也可能不被认为是“超过原始说明书内容范围”的情形，所以此种修改被允许的可能性很大。

在实际案例中，各实施例中可能具有更多的技术特征，实施例中的技术关系也更加复杂，相比概念图5所显示的简单案例，“横串方式”比“纵串方式”能够更清晰地描述实施例中的技术特征，可见其具有更明显的优势。

2.为了主张创造性的发明效果记载方法

在欧洲实务中，发明创造性的判断是用问题解决法（the problem-and–solution approach）来判断的，该判断方法重视发明解决的技术问题。因此，在欧洲进行审查的专利说明书撰写中，技术问题以及发明效果的记载是非常重要的，在问题解决法中的技术问题由与最接近的现有技术的关系决定。

所以，原始申请书中的记载，不一定直接影响审查阶段中的创造性判断，但是在提交申请后，很难将技术问题以及发明的效果通过事后修改追加到专利说明书中。在审查过程中，申请人至少向专利局主张与原始申请说明书中披露的技术效果相关的意见，因创造性证据被采用的可能性存在。若申请人认为可能会向欧洲申请专利，那么申请时应该在申请文件中充分披露技术问题及其发明效果。

但在专利说明书中，按照欧洲专利审查规定撰写技术问题及发明效果，可能会在向美国申请专利时产生被限定权利要求范围解释的风险，所以按照在上期阐述撰写专利技术问题以及发明效果的方法，可以仅作为专利说明书中的实施例说明进行描述。

注：《全球化背景下专利申请文件的撰写对策（上）》见《中国知识产权杂志》第108期。