冯晓青

（中国政法大学 民商经济法学院，北京 100088）

《商标法》第三十二条“恶意抢注”认定研究
——兼评“捕鱼达人”案

冯晓青

（中国政法大学 民商经济法学院，北京 100088）

《商标法》第三十二条恶意抢注的规定适用具有严格的条件。恶意抢注的构成不仅要求有在先使用商标人实际使用商标并形成一定影响这一客观事实，还应当从商标注册申请人之以不正当手段抢先注册之主观恶意进行分析。以“捕鱼达人”案为典型代表的相关案件中，恶意抢注条款的适用具有较大的争议。对于恶意抢注的认定应当坚持保护未注册商标使用带来的商誉，保护业已形成的因商标使用带来的市场竞争秩序，维护诚实信用原则。对恶意抢注应结合对商品（服务）类似性、未注册商标在实际中使用情况综合判断，确保商标法对未注册商标商誉的公平保护，注重对社会公共利益的维护。对于《商标法》第三十二条恶意抢注之商品与服务类别的类似之判断，应当以分类表为参考、以商标在先使用范围事实为依据、以常识为准绳，警惕突破常识后对法律规定理解之曲解给市场经济带来的消极影响和对公平正义精神之损害。

商标使用；未注册商标；恶意抢注；公共利益；“捕鱼达人”案

现行《商标法》第三十二条规定“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”该条款被称为保护在先权利和禁止恶意抢注条款。我国商标法虽然以注册制为原则，但其核心仍然在于通过积极推崇对商标进行使用分配商标资源，如针对在商标注册后不使用的，《商标法》规定了三年不使用撤销制度。在积极鼓励使用商标的表象之下，是通过商标法鼓励社会商标资源的充分利用，避免因商标注册制度带来注册之后不使用反而“占用”商标资源的现象。《商标法》第三十二条后半句被称为是对未注册商标的保护。此处未注册商标指的是，虽然不享有注册商标专用权，但经过生产经营者在商业中的实际使用，已经具有识别和区分不同生产经营者的商品来源的标志[1]214-215。在某些情况下，在先使用商标人虽然未注册商标，但是通过实际的使用，使得该标志达到了一定的影响，并在商品上获得了一定的标识来源的作用，对于这种通过使用获得商誉、建立稳定的市场秩序的行为，应当予以保护。主张对之不予以保护，不仅是对我国商标注册制的误解，更是对我国商标法精神实质的曲解。另外，为了贯彻落实商标法上诚实信用原则，更应当对恶意抢注行为予以抵制，避免通过恶意注册商标搭便车的行为。只有如此，才有可能实现商标法的立法目的，即“加强商标管理，保护商标专用权，促使生产、经营者保证商品和服务质量，维护商标信誉，以保障消费者和生产、经营者的利益，促进社会主义市场经济的发展”①。

一、“捕鱼达人”案简介

在“捕鱼达人”案②中，原告希力公司2009年即进行了计算机软件著作权登记，从2009年开始在计算机软件等商品上实际使用了“捕鱼达人”商标，并大规模销售“捕鱼达人”单机版游戏，相关行业杂志对其产品进行了宣传报道，使得其“捕鱼达人”商标在行业内具有了一定的知名度。千贝公司作为第三人，也提供证据，证明其从2010年开始推广网页版的“捕鱼达人”游戏，并具有了一定的知名度。波克公司于2011年3月29日在“计算机软件设计、计算机软件更新”等类别上申请注册“捕鱼达人”商标。

在法定期限内，希力公司和千贝公司针对被异议商标的注册申请向商标局提出异议。商标局认为希力公司和千贝公司提出的证据材料不足以证明其已经在先使用“捕鱼达人”商标并使之具有一定影响，于2013年6月裁定被异议商标予以核准注册。

希力公司和千贝公司不服商标局的裁定，向商标评审委员会提起异议复审申请，主要理由为：希力公司和千贝公司在网络游戏领域具有较高的知名度和影响力，“捕鱼达人”游戏系由希力公司和千贝公司独创并在先使用，并且进行了著作权登记，在相关公众中具有较高的知名度。被异议商标的申请注册是对两公司在先使用并有一定影响的“捕鱼达人”商标的恶意抢注。商标评审委员会于2014年4月作出裁定，认为，千贝公司和希力公司取得计算机软件著作权登记证书的时间和使用“捕鱼达人”日期均在波克公司之前，并且千贝公司和希力公司在“计算机软件设计、计算机软件更新”等相同或类似服务商在先使用了“捕鱼达人”商标并使之具有了一定知名度，所以在“计算机软件设计、计算机软件更新”服务项目上，被异议商标的注册申请构成《商标法》（2001年）第三十一条所指的以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标之情形。但是希力公司和千贝公司提供的证据不足以证明在被异议商标申请注册前，千贝公司和希力公司在被异议商标指定使用的“技术研究、包装设计、室内装饰设计、服装设计、书画刻印艺术设计、无形资产评估、气象信息、质量体系认证”服务相同或类似服务上在先使用了“捕鱼达人”商标并使之具有了一定知名度。因此，在“技术研究、包装设计、室内装饰设计、服装设计、书画刻印艺术设计、无形资产评估、气象信息、质量体系认证”服务上，被异议商标的注册申请不违反《商标法》（2001年）第三十一条。

波克公司提起行政诉讼。一审法院北京市第一中级法院认为，作为同行业经营者的波克公司，应当知道希力公司和千贝公司对“捕鱼达人”商标的实际使用情况，波克公司在本案中提交的计算机软件著作权登记证书及相关使用证据均晚于希力公司和千贝公司的使用时间，在此情况下波克公司于2011年3月在“计算机软件设计、计算机软件更新”等商品上申请注册“捕鱼达人”商标难谓正当，故驳回波克公司的起诉。

波克公司提起上诉，二审法院北京市高级人民法院从以下几个方面认为波克公司不属于《商标法》第三十二条规定的恶意抢注：（1）虽然希力公司提供的证据能够证明其“捕鱼达人”游戏产品在被异议商标申请注册日前进行了一定的使用，并曾获得中国软件行业协会游戏软件分会颁发的相关荣誉，希力捕鱼达人游戏软件在被异议商标申请注册日前有一定规模的销售，与希力公司具有关联关系的力港公司也曾进行过相关游戏的宣传推广，包括《澳门国际电玩》等杂志上也曾有希力公司“捕鱼达人”游戏机的广告宣传，但是：第一，希力公司的上述证据主要涉及的是计算机软件产品及相关游戏机的销售情况，与被异议商标指定使用的“计算机软件设计、计算机软件更新”服务存在明显区别；第二，希力公司相关游戏软件的销售对象除与其具有关联关系的威康公司外，主要是中山市金龙游乐设备有限公司，其他地区的销售对象数量极为有限，而包括《澳门国际电玩》在内的相关杂志亦不属于中国大陆地区相关公众常见的刊物，在上述杂志上宣传报道不能作为相关商标在中国大陆地区进行使用并具有一定影响的证据；第三，即使不考虑与希力公司具有关联关系的力港公司从事相关游戏经营活动是否符合行政管理方面的有关规定，以及力港公司2012年9月才成为希力公司子公司的实际情况，仅从使用时间上看，其对“捕鱼达人”的使用也未明显早于被异议商标的申请注册日，甚至晚于与波克公司具有关联关系的长络公司、幻奇公司使用“捕鱼达人”的时间。因此，综合以上证据，商标评审委员会和原审法院关于希力公司在与复审服务相同或者类似的商品或者服务上使用了“捕鱼达人”商标并具有一定知名度的认定缺乏充分的事实依据。（2）千贝公司提供的证据彼此之间缺乏紧密的联系，且其真实性难以认定，尚不足以证明千贝公司在被异议商标申请注册日前已在与复审服务相同或者类似的商品或者服务上使用了“捕鱼达人”商标并具有一定知名度。商标评审委员会和原审法院的相关认定亦缺乏充分的事实依据。（3）波克公司与长络公司、幻奇公司之间具有关联关系，基于长络公司、幻奇公司之前对“捕鱼达人”商标的使用行为，波克公司就被异议商标提出注册申请，并不具有抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标的主观故意，不属于以不正当手段抢注他人商标的行为，不属于《商标法》第三十一条规制的行为。商标评审委员会和原审法院在法律适用上亦有不妥，依法应予纠正。故二审法院判决撤销一审判决及商评委的裁定，商评委对“捕鱼达人”商标提出的异议申请重新做出裁定。

针对波克公司是否构成《商标法》第三十二条的恶意抢注，笔者认为应当着重从以下几个方面来分析：第一，希力公司在先使用“捕鱼达人”的行为是否属于在先使用并具有一定影响的商标；第二，波克公司是否存在抢先注册的恶意。

二、《商标法》第三十二条“他人在先使用并有一定影响”的认定

“他人已经使用并有一定影响商标”是判断恶意抢注的前提条件，是指在中国已经在先使用并为一定范围内相关公众所知晓的未注册商标③。主要可以从以下要素进行判断。

（一）“他人已经使用”的认定

商标使用是混淆标准适用的“安全阀”④。他人已经使用，指他人在生产经营活动中实际使用过的商标，其中“使用”为实际使用，“商标”则指在商品中能够起到区别商品来源的功能并实际使用于商品的标志⑤。只有作为商标予以使用，才属于商标法意义上的未注册“商标”。否则，如果将相关标志作为产品名称等使用，即不属于本条的未注册商标保护范围。因此，判断是否属于“他人已经使用”的主要判断点在于，他人是否有商标性使用的行为。

《商标法》第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”本条规定是在2013年《商标法》修改时，在2002年《商标法实施条例》第三条的基础上增加“用于识别商品来源的行为”之商标功能的描述而形成的法律层面对“商标的使用”的明确规定。此处的商标性使用包括两个要点：需要在商业活动中使用商标；使用目的在于识别商品来源。这也就引发出一个问题，即被动使用是否属于《商标法》第三十二条规定的（商标性）使用。在此需要明确，《商标法》第三十二条中商标性使用的判定与商标法中商标侵权判定中对“被动使用”的态度应当保持一致。商标法鼓励的是商标拥有人通过对商标的使用，使得商标获得一种识别商品来源的功能。商标法并不鼓励相关人通过商标被动使用“不劳而获”的行为。商标被动使用不应当作为恶意抢注的前提，因为现行商标法有足够的制度资源为之提供救济[2]。因此，商标注册申请人构成恶意抢注的前提之一是，在先使用标识的主体提供其在商业活动中真实有效的使用了特定的商标并使该商标在消费者中发挥了指示商品来源作用的证据。单一的被动使用不能构成《商标法》第三十二条要求的商标使用，但是在先使用人如果提供证据证明其存在一定的主动使用行为，应当认定这种使用为商标性使用。而且，认定《商标法》第三十二条中的商标性使用应当作比商标侵权制度更为狭义的理解，对于未注册商标而言，应当要求使用者将商标贴附于商品上并使之进入流通领域，因为只有如此才能够在经营者与消费者之间传递有关商品来源的信息[3]，也只有基于经营者的此种使用方可获得一定的影响。

综上，未注册商标得到经营者的主动使用，是“在先未注册商标”对抗恶意抢注的先决条件。“捕鱼达人”案中，希力公司自2009年开始就在游戏机等相关产品上使用“捕鱼达人”商标，是希力公司的主动使用行为。希力公司通过授权给与其具有关联关系的力港公司在相关游戏机及网络游戏上使用“捕鱼达人”商标，亦是一种主动使用行为。通过希力公司的宣传推广，“捕鱼达人”商标已经获得了市场的高度认可，希力公司在相关产品上获得了多项奖励及荣誉，在“捕鱼达人”商标上积累了较多的商誉，是《商标法》第三十二条后半句保护的对象。希力公司在相关产品上对“捕鱼达人”的宣传是一种符合商标法鼓励“使用”精神的行为，属于《商标法》第三十二条规定的“他人已经使用”的情形。

（二）“有一定影响”的认定

“并有一定影响”，也即通过商标性使用使得未注册商标获得了一定的影响。“一定影响”作为一个相对概念，不宜要求过高或绝对化，在相关行业或一定地域范围，为本领域的相关公众知晓即可，无需要求较大范围内相关公众普遍知晓[4]126。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十三条第二款规定：“在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，人民法院可以认定为有一定影响。”未注册商标只有经过持续使用方可发挥其标识来源的作用，在市场上建立商标与经营者之间的稳定联系，基于此才可能发生恶意抢注可能带来的混淆和误认之可能性。但是，使用时间长短并不一定决定影响力的大小，如有的使用时间虽短但是因使用者对该商标进行了大量的宣传、具有较大的销售量，此时仍然认定其具有一定的影响，特别是互联网发达的当今时代更是如此。使用时间长短是判断产生影响大小的因素之一，但并不是决定性因素，核心还是应当以实际产生的影响为准。在“捕鱼达人”案中，希力公司通过开发“捕鱼达人”游戏机及网络游戏，短时间内在市场上引起了较大的反响，且考虑到其在相关领域具有的销售量及获得的相关荣誉奖励，已经可知其获得的影响力之大。

在“捕鱼达人”案二审中，法院认为“包括《澳门国际电玩》在内的相关杂志亦不属于中国大陆地区相关公众常见的刊物，在上述杂志上宣传报道不能作为相关商标在中国大陆地区进行使用并具有一定影响的证据”是对影响力成因的误解。根据《商标审查及审理标准》“3.2证明商标具有一定影响，可以提供下列证据材料”相关规定，产生一定的影响范围判断标准限于中国地区范围内，但若当事人提交的域外证据材料，能够证明该商标为中国相关公众所知晓的，也能够作为证据证明商标性使用给国内相关公众带来的影响。也即，域外证据并未被明确排除，实质上还被《商标审查及审理标准》强调。另外，在“捕鱼达人”一案中，《澳门国际电玩》在内的相关杂志上宣传的内容并不是希力公司使用“捕鱼达人”商标及具有一定影响的单一证据，希力公司还提供了大量使用的如销售、所获荣誉等证据，与《澳门国际电玩》在内的相关杂志上宣传的内容共同形成了较为完整的证据链。

二审法院认为“希力公司相关游戏软件的销售对象除与其具有关联关系的威康公司外，主要是中山市金龙游乐设备有限公司，其他地区的销售对象数量极为有限”。首先，游戏软件的销售是游戏软件被消费者使用的前提，即便是有一家买家，如果这家买家有足够影响力或者这款游戏软件较具吸引力，游戏软件的玩家数量也可能难以估量。其次，中山市金龙游乐设备有限公司被认为是“亚洲规模最大、产品种类最多的著名游乐设备现代化集团公司”，其在游戏行业具有较大的影响力，其作为希力公司“捕鱼达人”游戏软件的买家，已经显示了希力公司“捕鱼达人”软件的实力和影响力。最后，除了列明的游戏买家之外，还有其他地区的销售对象，即便是销售对象极为有限，但仍属具有一定规模的销售。因此，对于游戏软件销售数量带来的影响力而言，与其说是销售数量带来的影响力，不如说是销售对象带来的影响力和销售对象的市场经营能力带来的影响力。显然在“捕鱼达人”一案中，在波克公司申请注册“捕鱼达人”商标前，希力公司在销售数量上已经具有一定的规模⑥。

另外还需要明确的是，“一定影响”的判断基础应当是使得相关公众知晓，知晓的内容应当是商标，而非该标志作为如商号、著作权等非商标等方面的使用影响。判断某标志是否是未注册商标，不仅要看使用人的主观使用意图，关键的是应以相关公众的眼光来看待其是否具备了商标的功能[1]215。因为只有作为商标角色的标志，方可建立起经营者与商标之间的稳定联系，使得商标在市场上因一定的影响力而具有一定的识别度。如果是非商标性的使用，则可通过商标法中在先权利保护条款予以保护。如果针对相关标志的使用性质难以界定是商号的使用或者是商标性使用，则应当结合使用人提供的使用证据以实际使用方式为准予以判断。当然，以商标方式使用某标志，并不排除以商号、著作权方式使用该标志。在同时使用的情形下，积累的商誉可能包含非商标性使用带来的商誉部分，此部分无法通过科学的方式予以剥离，基于均为商标使用人的使用行为带来的商业信誉，因此应当一并作为该商标影响力的来源。“捕鱼达人”案中，希力公司不仅将“捕鱼达人”作为商标进行使用，还对“捕鱼达人”进行了美术作品及外观设计专利方面的登记和申请，这种对“捕鱼达人”的知识产权全方位保护意识是经营“捕鱼达人”商标的一种体现，通过相关使用行为积累了大量商誉，形成了较大的市场知名度和稳定的市场识别度。

（三）商品功能与“一定影响”的关系

有观点认为，“捕鱼达人”一案中，波克公司提交的（2014）安岳刑初字第 224号、（2013）浙温刑终字第100号等判决，能够证明希力公司生产销售的捕鱼达人游戏机已被生效刑事判决认定为“赌博机”⑦。但（2014）安岳刑初字第224号、（2013）浙温刑终字第100号等判决中，均是开设赌场的行为人因其以营利为目的、利用赌博机开设赌场吸引他人进行赌博活动、情节严重，才被认定为开设赌场罪。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》第七条规定：“办理利用赌博机开设赌场的案件，应当贯彻宽严相济刑事政策，重点打击赌场的出资者、经营者。对受雇佣为赌场从事接送参赌人员、望风看场、发牌坐庄、兑换筹码等活动的人员，除参与赌场利润分成或者领取高额固定工资的以外，一般不追究刑事责任，可由公安机关依法给予治安管理处罚。对设置游戏机，单次换取少量奖品的娱乐活动，不以违法犯罪论处。”从该规定可以看出：首先，相关刑事责任的规定主要为开设赌场的行为人，与游戏机及游戏机的提供者并无任何联系⑧。其次，即便是对于设置游戏机的行为人，如果仅仅是单次换取少量奖品的娱乐活动，也不以犯罪论处。可见，此处的判决主要是针对游戏机的经营者，“捕鱼达人”游戏机即便被用于赌博，也并非法律意义上的赌博机。因为一个商品可能具有多种功能，其功能应当与其本身的性质相区分。某一功能在该商品使用中，商品使用者可能使用任意一种功能，也可以对相关功能进行改造用于其经营活动。在“捕鱼达人”案中，不能仅仅因为希力公司的“捕鱼达人”游戏机具有退币退彩票功能就认为其是赌博机[5]。在法院未对“捕鱼达人”游戏机的退币退彩票功能是否就是非法功能、将“捕鱼达人”使用在游戏机上是否是非法使用进行判定之前，有多个观点⑨直接在希力公司非法、违法使用“捕鱼达人”商标这一虚假事实基础之上得出一定的结论，这些论断不仅是不严谨的表现，更是混淆是非、缺乏逻辑的错误结论。

《与贸易有关的知识产权协议》（Trips协议）第十五条第四款规定：商标拟使用商品或服务的性质，在任何情况下都不应构成商标注册的障碍。包括商标法在内的知识产权法是私法,调整的是平等主体之间的法律关系。以《商标法》第三十二条后半句为代表的商标法制度，涉及的也是私权（益）。商标法中商标使用带来的商誉是多种形式的，不能因商标标识的产品可能被用于非法用途就认为这种商标性使用不是产生一定影响的来源，这种使用行为建立的联系不是联系，进而错误认为这种使用行为阻碍“一定影响”的产生。退一步讲，即便某一商标被用于违法用途，也能够产生一定的标识商品来源的作用。因为，商标使用产生影响不一定全是积累良性商誉才能够产生一定影响，《商标法》第三十二条一定影响的判断以该未注册商标经过使用产生一定的商品来源标识作用为关键，而未强调其销售之后被使用者使用的合法与否。此外，虽然商标法保护的是商品背后所积累的商誉，但是商标毕竟与商誉具有一定的区别。有观点认为，“商标使用带来的负面评价本身是一种消极影响，即使企业因此获得了许多收益，但给公共利益或他人利益造成的负面影响同样使这种私权不能获得保护”⑩。这一观点值得质疑，作者混同了商标的使用产生的影响与良好商誉。即便按照此种观点，希力公司“捕鱼达人”游戏也曾多次获得奖励及荣誉，在“捕鱼达人”上通过使用积累了良好的商誉，是波克公司等企业所不能及的。

希力公司不仅在游戏机上使用了“捕鱼达人”商标，还通过一定的宣传活动及准备生产活动，在网络游戏上使用了“捕鱼达人”商标。即，希力公司通过使用“捕鱼达人”商标产生的影响力，不仅包括游戏机上的使用，更包括涉及游戏机、游戏计算机软件、计算机软件设计服务、计算机软件升级服务等方面使用了“捕鱼达人”商标，不能仅仅因游戏机的某些功能就否认希力公司通过辛勤经营“捕鱼达人”商标所产生的影响力。这种影响力对社会公众来讲就是一种识别商品来源的功能，这种商标带来的市场经济秩序的促进应当得到商标法的保护。商标法保护的公共利益也更倾向于此种市场竞争秩序为主的公共利益。至于有观点提及的赌博等公共利益，如果在“捕鱼达人”案中有涉及，也应当由相关公法来维持公法秩序下的“公共利益”。

因此，“捕鱼达人”案中，希力公司“捕鱼达人”游戏机具有的功能应当与其商标使用本质相区别，希力公司提供的游戏机所具有的退币退彩票功能不是“捕鱼达人”游戏机的本质功能和主要功能，也并非刑法意义上的“赌博”功能。因为除了退币退彩票功能之外，它主要是用于娱乐休闲，不能排除该娱乐休闲用途获得商誉的可能性11。希力公司除了在“捕鱼达人”游戏机上标识“捕鱼达人”这种方式使用“捕鱼达人”商标外，还有多种使用行为，这些使用行为均是“捕鱼达人”商标产生一定影响的来源，希力公司“捕鱼达人”游戏机上标识“捕鱼达人”商标仅仅是该商标产生的影响力的一部分成因。

此外，基于商标法中公共利益体现为确保消费者利益和促进有效公平竞争从而增进公共利益这一源头出发[6]，游戏机是否具有赌博功能、其赌博功能所产生的公共利益理应由商标法之外的法律规制，与商标法之私法属性这一本质应当保持统一。因此从商标法意义上来看，本案中，“捕鱼达人”商标使用在“捕鱼达人”游戏机上的性质，不应当影响希力公司通过使用“捕鱼达人”商标所产生的影响。

最后，从市场经济效率角度来看，如果保护在先使用者的在先商标权益以商品合法使用为前提，商标标识的商品被非法使用将给商标在先使用者对商标的使用行为及使用效果带来全盘否定之影响，那么势必是对商标使用者苛以了过重的责任。市场交易中，产品流通经过多个环节，特别是在网络环境下，商品经过首次销售之后的交易使用等活动，均不受商品生产者的控制，如果苛以其对后续商品使用违法与否承担责任，未免将对市场经济经营者带来巨大的打击。商标使用者对商标的使用应当有一定的界限，对其承担的责任应当以公平为原则，不应将属于其他法律规制的其他市场主体的责任以“公共利益”为噱头不当“转嫁”给商标在先使用者。因此，“捕鱼达人”案中，对于游戏厅经营者对游戏机的一些使用行为的责任，不应当影响到希力公司对“捕鱼达人”商标使用所带来的一定影响的判断。

（四）时间点的把握

判断在先未注册商标的使用及产生一定影响的效果，均应以商标注册申请日为准。只有未注册商标在先使用人在商标注册申请日之前的使用效果，才能够对抗他人的恶意注册行为。若在商标注册申请日前未通过商标性使用获得一定影响，在商标注册申请日后的使用即便积累了一定的影响力，也不能够对抗他人的商标注册行为。因为我国商标注册制度以在先注册为原则，商标注册制度容易通过公示获得对抗第三人的正当性。自该公示申请日起，应当对申请人的这种期待利益予以保护。因此，一定影响的产生只有产生于商标申请日之前方可对抗他人对该标识的注册申请。

在“捕鱼达人”一案中，在案证据显示，希力公司自2009年开始使用“捕鱼达人”商标，波克公司成立的时间为2010年4月8日、波克公司申请注册“捕鱼达人”商标的时间为2011年3月29日。希力公司使用“捕鱼达人”商标的时间远远早于波克公司申请注册“捕鱼达人”商标的时间，甚至早于波克公司成立的时间。在涉案商评委的答辩中波克公司也自认了希力公司在先使用了“捕鱼达人”商标这一事实。希力公司通过在2011年3月29日前对“捕鱼达人”的使用已经获得了一定的市场识别度，在游戏行业相关市场内在“捕鱼达人”商标上积累了大量的商誉。二审法院认为，“希力公司对‘捕鱼达人’的使用未明显早于被异议商标的申请注册日，甚至晚于与波克公司具有关联关系的长络公司、幻奇公司使用‘捕鱼达人’的时间。”首先，根据我国商标法及相关规定可知，《商标法》第三十二条并未要求未注册商标的在先使用行为“明显”早于被异议商标申请注册日，判断是否恶意抢注的实质标准不在于时间，而在于在被异议商标申请注册日之前未注册商标的影响。因此，二审法院在此对在先使用日期的理解过于苛刻，并存在一定的曲解。其次，与波克公司具有关联关系的长络公司、幻奇公司使用“捕鱼达人”与波克公司使用“捕鱼达人”是否具有同一效力值得质疑。我国《公司法》第二百一十六条第一款第（四）项规定，“关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系”。关联公司之间在无人格混同的情况下，具有独立的法人资格、独立对外承担责任[7]。然而人格混同是公司正常经营的一种例外，在“捕鱼达人”一案中波克公司并未举证证明其与长络公司、幻奇公司之间具有人格混同，因此即便长络公司与幻奇公司有使用“捕鱼达人”商标的情形亦不自然认为等同于波克公司对“捕鱼达人”的使用，更遑论在“捕鱼达人”案中，本身无充分证据证明长络公司、幻奇公司对“捕鱼达人”具有商标意义上的使用行为12。因此，综合以上因素及法律条文的解释，希力公司在被异议商标注册申请日前已经对“捕鱼达人”进行了使用并已经形成了一定的影响，二审法院的认定存在对法条实质认识的曲解。

三、《商标法》第三十二条“不得以不正当手段抢先注册”的认定

“以不正当手段抢先注册”是指，损害特定权利人权益的不当注册行为，系通常所说的申请人在申请注册时具有恶意。所谓“恶意”，主要是指在明知或应知某一商标已为他人在先使用，并已经产生一定影响的情况下，仍然出于不正当竞争的目的进行注册[4]126。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第二十三条第一款规定：“在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响的商标的，如果在先使用商标已经有一定影响，而商标申请人明知或者应知该商标，即可推定其构成‘以不正当手段抢先注册’。但商标申请人举证证明其没有利用在先使用商标商誉的恶意的除外。”

明知或应知的判断应当以普通社会公众的认知标准为依据，不应当期待商标注册申请人具有过高的明知或应知能力。根据《商标审查及审理标准》中对“抢注他人已经使用并具有一定影响商标审理标准”的规定，可综合考虑多种因素，如在先使用商标是否具有较高知名度或较强的独创性，系争商标与之是否高度近似而又无合理的解释，使用中是否存在对在先商标的刻意攀附模仿，系争商标申请人与在先使用人所处的地理位置、销售区域或广告宣传覆盖范围远近，双方有无经贸往来人员内部往来或其他纠纷，系争商标注册后是否存在误导宣传、胁迫交易、索要高额转让费、许可使用费或侵权赔偿金等不正当行为，均可以作为判定系争商标申请人是否明知或应知的参考要素[4]126。之所以要将明知或应知作为判断恶意抢注的前提条件，因为明知或应知他人已经使用并具有一定影响的商标而予以注册的情况下，商标注册申请人具有一定的不正当竞争目的，这种不正当竞争目的是为了通过注册商标获得他人在先积累的商业信誉，具有不正当转移商业信誉的可能性，是违反诚实信用原则的体现，应当予以禁止。

恶意抢注的另外一个主观判断要件为出于不正当竞争目的。根据我国《反不正当竞争法》第二条第二款规定，不正当竞争是指经营者违反反不正当竞争法的规定，损害其他经营者的合法权益，扰乱社会经济秩序的行为。因此，只有经营相同或类似的业务才具有不正当竞争的可能性。是否具有同一经营范围或类似经营范围可作为是否明知或应知的参考因素。

“捕鱼达人”一案中，波克公司于2011年3月申请注册“捕鱼达人”商标，希力公司从2009年开始就已经在游戏机、游戏软件及相关产品上大量使用“捕鱼达人”商标，并多次获得全国范围内颇具影响力的荣誉奖项，其影响力可以说在行业内是家喻户晓。而波克公司作为游戏产品研发商与运营商，其与希力公司共同为中国软件行业协会会员，对希力公司在游戏机、游戏软件等产品上使用、宣传“捕鱼达人”的情况属于明知、应知范围，特别是考虑到希力公司在“捕鱼达人”游戏上作出优秀成绩并获得多项奖励及荣誉这一事实，波克公司更应是对希力公司“捕鱼达人”商标使用获得知名度及影响力的情况知晓。作为同行业竞争者，其不顾希力公司对“捕鱼达人”商标的在先宣传使用获得的影响，在“计算机软件设计、计算机软件更新”类别上申请注册“捕鱼达人”商标，主观上是否具有不正当竞争目的，是否属于抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标的主观恶意，被异议商标的申请注册是否属于以不正当手段抢注他人商标的行为，确实值得深思。

四、“恶意抢注”认定中对商品类别的要求

我国商标法对商标权的保护以不跨类保护为原则。对在先使用并具有一定影响的商标的保护范围，原则上按照相同近似商标的审理标准，在相同或类似的商品或服务范围内予以保护，在相同类别商品的基础上综合相关因素适当扩展至密切相关的关联商品及服务上[4]127。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十三条第三款规定“在先使用人主张商标申请人在与其不相类似的商品上申请注册其在先使用并有一定影响的商标，违反《商标法》第三十二条规定的，人民法院不予支持。”因此，要构成《商标法》第三十二条的抢注，需要在判定商标申请人注册的商品类别与在先使用人使用商品的类别是否相类似。因为只有商品类别相同或类似，才可能使相关公众产生混淆和误认；也只有商品类别相同或类似，才可能具有“不正当竞争”之目的和实际不正当竞争实现的可能。因此，对恶意抢注应当以商标注册申请人申请注册类别与在先使用商标的商品类别相同或类似为要件。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条的规定“类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。类似服务，是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同，或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。商品与服务类似，是指商品和服务之间存在特定联系，容易使相关公众混淆。”第十二条规定“人民法院依据《商标法》第五十二条第（一）项的规定，认定商品或者服务是否类似，应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断；《商标注册用商品和服务国际分类表》《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。”针对商品类别相同的判断应当严格以分类表为依据，因分类表对服务难以做到精确界定，对“相同服务”应采取严格解释；对于商品类别类似的判断应当综合在先商标的显著性和知名度等相关因素，以分类表为参考，综合判定[8]。

虽然《商标法》第三十二条中的商品类别类似的判定与商标法侵权判定中的商品类似的判定标准相同，但是在判断思路上有差异。商标侵权中判定商品类似，是以某一涉嫌侵权的使用行为作为判断对象，是针对某一行为的判断。而在商标法三十二条的商品类别类似的判断上，需要判断的是商标申请注册类别（一般是多个类别）是否与某在先使用类别相类似。因此，在《商标法》第三十二条中类似商品的判定中，应当将商标注册申请类别一一与在先使用商品类别进行比对，只有与在先使用商品类别相类似的方可不予注册，对于不相类似的类别应当予以核准注册，避免“一揽子”式的对待。

在“捕鱼达人”一案中，二审法院认为，广州希力提供的证据主要涉及的是计算机软件产品及相关游戏机的销售情况,与被异议商标指定使用的“计算机软件设计、计算机软件更新”服务存在明显区别。对二审法院的观点，笔者不敢苟同。首先，众所周知，作为游戏计算机软件产品的设计生产者及服务提供者，势必包括计算机软件的设计服务和计算机软件的更新服务。若承认希力公司提供了“捕鱼达人”游戏计算机软件而否认其提供了计算机软件设计和更新服务，就难以理解希力公司的“捕鱼达人”游戏软件的开发。若否认希力公司提供了游戏计算机软件更新服务，如何解释希力公司“捕鱼达人”游戏获得社会的高度认可并获得多项奖励和荣誉？希力公司在提供游戏软件更新服务的基础上，才能够保证相关产品的功能获得持续进步，以取得消费者的青睐。如果认为希力公司仅提供游戏计算机软件产品和相关游戏机产品，但否认其提供计算机软件设计和更新服务，是一种对事实及市场经营习惯的置若罔闻，可谓“皮之不存毛将焉附”。因此，从事实来看，希力公司的证据足以证明其提供了计算机软件设计和计算机软件更新服务，波克公司在“计算机软件设计”“计算机软件更新”服务类别上注册“捕鱼达人”商标实际上与希力公司使用“捕鱼达人”商标的服务类别属于相同类别。

其次，即便忽略希力公司提供计算机软件设计、计算机软件更新服务这一事实，波克公司申请注册“捕鱼达人”商标的“计算机软件设计”“计算机软件更新”服务也与希力公司的计算机软件产品和游戏机产品属于服务与商品的类似，也属于不予注册的类别。计算机软件产品在《类似商品和服务区分表》分别属于第9类0901电子计算机及其外部设备类群，游戏机属于第28类2801娱乐器械、娱乐物品类群。“计算机软件设计”“计算机软件更新”服务在《类似商品和服务区分表》中属于第42类4220“计算机编程及相关服务”类群。服务与商品是否类似，应当综合考虑服务与商品之间联系的紧密程度、用途、用户、通常效用、销售渠道、销售习惯等方面的一致性等各项因素。如果服务的目的在于提供特定商品的销售、装置或维修，此服务与这种特定商品应当认定为服务与商品类似[9]。计算机软件设计与计算机软件更新服务依附于计算机软件产品，其离开计算机软件产品即失去存在的意义和价值；计算机软件产品离开计算机软件设计服务和计算机软件更新服务，其市场寿命也将受到负面影响；两者之间相互依附，具有非常紧密的联系。从用途来讲，游戏计算机软件、游戏机与计算机软件设计和更新服务具有相同的市场受众，在销售渠道上也具有非常大的同一性，非常容易引起以消费者和相关经营者为主的相关公众的混淆和误认。基于以上分析可知，波克公司申请注册“捕鱼达人”商标的“计算机软件设计”“计算机软件更新”服务类别与希力公司的计算机软件产品和游戏机产品类别属于服务与商品的类似。

综上，波克公司在“计算机产品及相关游戏机的销售”与“计算机软件产品设计、计算机软件更新服务”上申请注册“捕鱼达人”商标，其服务类别与希力公司“捕鱼达人”相关产品与服务，既是服务与商品的类似，又是服务与服务的相同。根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十三条第三款等相关规定，对于在先使用人主张商标申请人在与其不相类似的商品上申请注册其在先使用并有一定影响的商标，违反《商标法》第三十二条规定的，人民法院不予支持。但在本案中，由于波克公司在“计算机产品及相关游戏机的销售”与“计算机软件产品设计、计算机软件更新服务”既是服务与商品的类似，又是服务与服务的相同，因此其在“计算机软件产品设计、计算机软件更新服务”上申请注册“捕鱼达人”商标存在法律障碍。

结 论

通过以上分析可知，《商标法》第三十二条恶意抢注的规定适用具有严格的条件。恶意抢注的构成不仅要求有在先使用商标人实际使用商标并形成一定影响这一客观事实，还应当从商标注册申请人之“以不正当手段抢先注册”之主观恶意进行分析。商标法是私法，商标权（益）也是私权（益），并非所有的公共利益均应当由商标法规制，商标法上的公共利益具有特殊所指。对于不属于商标法规制的公法范畴的内容，应当由商标法之外的其他法律规制。《商标法》第三十二条中一定影响的判断强调的是通过商标性使用获得一定的标识商品来源的功能，其中蕴含的是以消费者利益和公平的竞争秩序为代表的公共利益之体现，无关商品功能。对于《商标法》第三十二条恶意抢注之商品与服务类别的类似之判断，应当以分类表为参考、以商标在先使用范围事实为依据、以常识为准绳，警惕突破常识后对法律规定之曲解给市场经济带来的消极影响和对公平正义精神之损害。基于相关事实及法律分析，在“捕鱼达人”案中，可以认为波克公司在“计算机软件设计”“计算机软件升级”服务类别上注册“捕鱼达人”商标，会对希力公司相类似商品上在先使用“捕鱼达人”商标产生一定影响，属于《商标法》第三十二条“申请商标注册……不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规制范围。

注 释：

①参见《商标法》第一条。

②相关资料可参考：商标评审委员会商评字[2014]第058749号裁定书，商评字[2014]第058754号裁定书，北京市第一中级人民法院（2014）一中行（知）初字第 9066号判决书、（2014）一中行（知）初字第9065号判决书，北京市高级人民法院（2015）高行（知）终字第 2074号判决书、（2015）高行（知）终字第 2075号判决书。

③参见《商标审查及审理指南》中“五、抢注他人已经使用并有一定影响商标审理标准”的规定。

④参见姚鹤辉《商标法基本问题研究》第337页，知识产权出版社2015年版。

⑤参见中国法制出版社编《中华人民共和国商标法：案例注释版》第35页，中国法制出版社2016年版。

⑥相关证据显示，2009至2010年，希力公司共销售“捕鱼达人”游戏机2 067台，销售额超过1 000万元；“捕鱼达人”游戏在游戏机厅月人流量达到600～900万人次。

⑦如黄洵《就“捕鱼达人案”看在先使用商标的保护》，参见https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NTUxNjk2MA==&mid=2650665867&idx=1&sn=0e83fe4d940585fff411de195ed64d08，2017年 5月 18日最后访问。

⑧《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》第一条规定：设置具有退币、退分、退钢珠等赌博功能的电子游戏设施设备，并以现金、有价证券等贵重款物作为奖品，或者以回购奖品方式给予他人现金、有价证券等贵重款物（以下简称设置赌博机）组织赌博活动的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为。由此可知，对于开设赌场行为的认定不仅应当有相关的电子游戏设施设备，还应当组织赌博活动，两个要件缺一不可，因此，这里规制的是赌博游戏机赌博活动的经营者，而非游戏机的生产者。

⑨如孙远钊《在先使用如果违法是否可以阻却商标注册？》、张伟君《在法律禁止流通的商品上使用的商业标识是否产生在先的商标权益》等，皆来源于知产力网，http://news.zhichanli.com/article/3546.html，2017年5月18日最终访问。

⑩何雨菁《“违法使用”的商标不受在先使用制度保护》，载《中国知识产权报》2017年4月14日第8版。

11黄武双《在先使用于具有赌博功能游戏机的标识能否对抗他人的商标注册？》，参见http://s23519445.fashion.artxun.com/，2017年5月18日最后访问。

12“捕鱼达人”案中，波克公司提供了其与长络公司、幻奇公司之间的合同复印件用于证明其间存在涉案被异议商标商业推广关系，仅为一个推广合同，不能够证明进行了自己的推广宣传活动，且这里的推广即便有真实的推广行为也应当视为长络公司、幻奇公司的推广行为，基于关联公司的相互独立性也不能当然认为是波克公司的推广活动。而且，该推广的时间也在希力公司使用捕鱼达人之后。

[1]文学.商标使用与商标保护研究[M].法律出版社，2008.

[2]黄汇，谢申文.驳商标被动保护论 [J].知识产权，2012（7）：85-94.

[3]冯晓青，罗晓霞.在先使用有一定影响的未注册商标的保护研究[J].学海，2012（5）：139-146.

[4]国家工商行政管理总局商标局，商标评审委员会.商标法理解与适用[M].北京：工商出版社，2014.

[5]冯晓青.由“捕鱼达人”案看商品功能与商标权益的保护[J].中华商标，2017（4）：41-44.

[6]冯晓青.知识产权法利益平衡论理论[M].北京：中国政法大学出版社，2006：346.

[7]樊纪伟.关联公司扩张适用公司人格否认之检讨——兼评最高法院指导案例15号[J].湖南大学学报：社会科学版，2016（3）：138-143.

[8]王迁.论“相同或类似商品（服务）”的认定——兼评“非诚勿扰案”[J].知识产权，2016（1）：22-28.

[9]段晓梅.商标评审案件中类似商品或服务的审理实践（上）[J].中华商标，2015（4）：63-69.

（责任编辑：沈红宇）

D923.4

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1674-9014（2017）05-0047-10

2017-06-15

国家社会科学基金重点项目“中国特色知识产权理论体系研究”（11AZD047）。

冯晓青，男，湖南长沙人，中国政法大学民商经济法学院教授，博士，博士生导师，研究方向为知识产权法。