田书凤

（国家知识产权局专利局，北京100088）

答复发明专利审查意见通知书需注意的问题

田书凤

（国家知识产权局专利局，北京100088）

本文结合实际审查工作指出了申请人在答复发明专利审查意见通知书时需注意的一些问题。除了重视新颖性、创造性缺陷外，申请人还应关注易被忽略但严重影响发明专利审批的修改文本是否超范围、避免专利申请被直接驳回、陈述意见是否前后矛盾或明显错误等问题，从而有效地答复通知书，使具备授权前景的专利申请早日获得授权。

发明专利申请；实质审查；审查意见通知书；意见陈述；修改文本

Abstract:Combining the practical examination work,this article points out some problems that claim attention when the applicant responds the notification of examination opinion(Office Action)on invention patent.In addition to at⁃taching importance to novelty and inventive step,the applicant should pay attention to the problems that are prone to be ignored but significantly affect the invention patent application examination and approval,which include whether the amendment goes beyond the scope of disclosure contained in the initial description and claims,avoiding that the patent application is directly rejected,whether the stated opinions are inconsistent or obviously wrong.Accordingly,the notification of examination opinion is effectively responded and the patent application having prospect of being granted the patent right gains the patent right earlier.

Keywords:patent application for invention;substantive examination;notification of examination opinion;opinion statement;amendment

发明专利申请进入实质审查程序，审查员对其进行审查后，通常以审查意见通知书的形式，将审查意见和倾向性结论通知申请人[1]。申请人在通知书指定的答复期限内提交意见陈述书，针对通知书指出的缺陷陈述意见，通常还包括对申请文件进行修改。这种往复过程可能进行多次，直至专利申请以被授予专利权、驳回或视为撤回结案。此过程中，审查员发出的审查意见通知书和申请人提交的意见陈述书，是审查员和申请人之间进行沟通的桥梁，但它们又不同于普通书信，而是具有约束力的法律文书。申请人针对审查意见通知书进行的答复对于发明专利申请的结案走向起着不容忽视的作用。以下结合实际审查工作，提出答复发明专利审查意见通知书时需注意的几个问题，以期引起申请人对此类问题的重视，从而准确地、有针对性地、高效地进行答复，使每件具有授权前景的专利申请都能早日获得专利权。

1 重视修改文本是否超范围的问题

答复发明专利审查意见通知书时，申请人通常都要修改专利申请文件以使其符合专利法及其实施细则的相关规定。专利法第33条规定了申请人对其专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。但实际上，经常会出现申请人答复通知书时提交的修改文本不符合上述规定，究其原因，可能是申请人不太熟悉或未真正理解专利法及其实施细则的有关规定，将针对通知书的答辩焦点集中于新颖性和创造性上，而没有给予修改文本是否超范围足够的重视。事实上，对该问题的重视不足会对发明专利审批以及后续专利权的有效性造成以下严重后果：

1.1 延长审查程序

实际审查过程中，审查员首先审查的是申请人答复通知书时提交的修改文本是否符合专利法第33条的上述规定，之后才会继续审查申请文件是否还存在其他缺陷，若修改文本不符合专利法第33条的上述规定，审查员可以视情况仅发出通知书指出该缺陷，待申请人再次提交的修改文本克服了该缺陷之后再进行后续的审查程序。这增加了通知书的次数，延长了审查程序。

1.2 导致申请被驳回

根据专利法实施细则第53条的规定，审查员可以专利申请不符合专利法第33条为由对其作出驳回决定。审查员发出通知书要求申请人克服修改文本不符合专利法第33条的缺陷，若申请人答复时坚持其修改，且陈述的理由不具有说服力，其申请将被驳回，此外，若申请人多次修改均存在不符合专利法第33条的缺陷，且审查员已发过两次通知书指出过该缺陷，但申请人仍未克服，此情况属于涉及同类缺陷，其申请也很可能会被驳回，这在以专利法第33条为由驳回的案件中比较常见，特别是两次指出修改文本不符合专利法第33条的通知书之间还有涉及新颖性/创造性等缺陷的通知书，申请人往往会关注于新颖性/创造性等缺陷而忽略修改文本是否超范围。

1.3 导致已授专利权无效

专利法第33条作为无效理由，可以使已获得的专利权被全部或部分无效。合议组首先审查的无效理由就是专利法第33条，以确定一个审查基础。在其他权利要求均直接或间接引用权利要求1的情况下，仅仅是权利要求1不满足专利法第33条就足以使整个专利权被全部无效，合议组也就不再审查其他的无效理由和证据。

鉴于以上，答复通知书时，要对修改文本是否超范围的问题给予足够的重视，首先要保证所作的修改不超范围。这里给出以下提醒和建议：

专利法第33条中的“原说明书和权利要求书记载的范围”具有以下含义：一、原说明书和权利要求书文字记载的内容；二、根据原说明书和权利要求书文字记载的内容及说明书附图能够直接地、毫无疑义地确定的内容。申请人应当依据其于申请日提交的原说明书和权利要求书（不包括摘要）对其专利申请文件进行修改，对于进入中国国家阶段的PCT申请，申请人应依据其提交的原始外文文本，即原始PCT公开文本，对其专利申请文件进行修改。此外需注意，专利法第33条的“原说明书和权利要求书记载的范围”不同于专利法第26条第4款的“说明书公开的范围”，后者不但包括了前者，还包括根据说明书记载的信息概括得出的内容。因此，根据专利法第26条第4款，允许原权利要求的某些内容是对原说明书内容的适当概括，但对于此后的修改，根据专利法第33条，则不允许增加概括得出的内容。

导致修改文本超范围的情况有很多，这里仅提出以下几种易被忽视的情况：

1.3.1 将原说明书和权利要求书中记载的技术特征重新进行组合而形成了原说明书和权利要求书中未记载且无法由本领域技术人员直接地、毫无疑义地确定的新技术方案，该修改文本超范围。在权利要求的项数较多时，由于各项权利要求之间相互引用，上述情况更易发生。因此，在针对审查意见通知书指出的新颖性/创造性或其他缺陷进行答复时，若所作的修改是将某项从属权利要求的附加技术特征补入到独立权利要求中时，需注意核对引用该独立权利要求的其他从属权利要求是否因随之增加了该附加技术特征而导致技术特征重新组合形成了新技术方案。

1.3.2 从申请中删除某个或某些特征，可能导致修改文本超范围。若删除的特征与其他特征之间具有协同作用、相互联系或相互支持，则删除该特征将产生原说明书和权利要求书没有记载的各技术特征之间新的组合，导致修改文本超范围；若删除的特征与其他特征之间虽没有相互联系而彼此独立，但根据原说明书和权利要求书的记载，该特征是发明的必要技术特征，则删除该特征的修改也是超范围的。

1.3.3 对于物质固有的但在发明申请日前尚未公开的特征，由于本领域技术人员在申请日前根本无从认定，因此其不属于“直接地、毫无疑义地确定的内容”，将其补入申请文件也会导致修改超范围。

2 最好实质性修改独立权利要求以降低被直接驳回的风险

在答复发明专利审查意见通知书时，对申请文件的修改不是必须的，若申请人确信审查员所发通知书有误而不需修改申请文件，可以仅陈述意见。但是，由于申请人和审查员对现有技术的认定和对专利法规的理解存在不同，申请人的陈述意见在审查员看来未必具有说服力。如果申请人在第一次审查意见通知书指定的期限内未针对通知书指出的可驳回缺陷提出有说服力的意见陈述和／或证据，也未针对该缺陷对申请文件进行修改或者修改仅是改正了错别字或更换了表述方式而技术方案没有实质上的改变，则审查员可以直接作出驳回决定[2]。答复第二次、第三次审查意见通知书时，若未进行实质性修改且未提出有说服力的意见陈述和／或证据，更是可以驳回申请。可见，仅陈述意见的答复使专利申请面临更大的被直接驳回的风险，因此，在答复通知书时，最好实质性修改独立权利要求以降低该风险。当然，对于没有授权前景的专利申请，无论进行怎样的修改，最终也会被驳回。

3 注意避免前后矛盾、明显错误不当的陈述意见

实际审查过程中，经常出现申请人陈述的意见与申请文件记载的内容或本领域技术常识相矛盾。例如某案，申请人在针对创造性缺陷答复时认为对脱模膜的至少脱模层侧的表面进行梨皮面加工能够发挥出高脱模性，但是根据专利申请的说明书记载，梨皮面加工是指在脱模膜表面形成微细的凹凸，凹凸较大的话反而会降低脱模膜的脱模性，进行梨皮面加工实际是为了抑制成型品的外观变差。出现这种错误可能是由于代替申请人答复通知书的专利代理人对该技术不太了解，也没有认真阅读理解申请文件，从说明书的某个词直接断章取义而造成的。这使得所陈述的意见不具有说服力。

还有，申请人答复通知书时所陈述的意见不但没有说服力，反而会使审查员从中意识到该申请可能存在未指出的其他实质性缺陷，这些缺陷通常包括独立权利要求缺少解决其技术问题的必要技术特征、权利要求没有以说明书为依据等。例如某案，要求保护一种化学物质的合成方法，申请人意见陈述：修改后的权利要求1公开的制备方法所得到的产物是异相混合物，且只有在异相混合物共存的情况下，才能出现本发明图6的性能结果（即，在相应的测试条件下具有较大的光电流和光电压），通过本发明的方法如果得到的是纯相的，则通过相应的方法测试得到的光电压和光电流非常小甚至难以观察到。可以看出，根据申请人的陈述意见，其发明的方法既可以得到异相混合物共存的化学物质，也可以得到纯相的化学物质，审查员由此可能会质疑制得异相混合物共存的化学物质存在随机性，该申请可能还存在不具有实用性的缺陷。

实际审查中，有时还会发现申请人在多次意见陈述书中先后陈述的意见相互矛盾，这很可能是由于多次意见陈述书相隔时间较长，申请人针对审查员在后所发通知书改变了观点，却又未查看较早的意见陈述书的内容。这种情况会导致申请人自己的部分意见成为审查员论证正确的进一步印证，使专利申请面临被驳回的风险。

此外，还有由于申请人在答复通知书时不够细心导致的明显错误，例如计量单位错误、化学物质名称错误，这些错误失之毫厘，谬以千里，虽然错误明显，审查员也不能代替申请人进行修改，需要申请人再次提交修改文本进行纠正，导致审查程序延长。对此，申请人最好对修改后的文本进行再次核对，以发现从而避免该类错误的发生。

4 注意有针对性地答复涉及新颖性、创造性的审查意见通知书

新颖性和创造性缺陷，尤其是创造性缺陷，是发明专利审查意见通知书最常涉及的。针对新颖性、创造性缺陷进行答复时，切忌空洞的“没有公开”、“无法结合”这样的套语。针对新颖性缺陷，要核实引用的对比文件日期、内容以及审查员所进行的特征对比是否正确。针对创造性缺陷，也要首先进行上述核实工作，在质疑对比文件的事实认定、公知常识认定、对比文件的结合启示时，要从技术领域、技术方案、技术问题以及技术效果等方面结合实际案情进行有理有据的陈述[2]。特别要注意在审申请与对比文件两者的技术方案的内在实现原理是否相同，若不同，则虽然解决的技术问题貌似相同，该对比文件也可能未给出结合启示。鉴于这部分内容是申请人答复通知书重点关注的，且对这方面的探讨[3]也很多，这里就做一简单提醒，不再详述。

5 结语

在答复发明专利审查意见通知书时，除了重点关注的新颖性、创造性缺陷，首先要注意修改文本是否超范围，同时也要避免前后陈述的意见是否相互矛盾、是否存在明显的错误、是否会使审查员从中意识到该申请可能还存在其他缺陷，为避免专利申请在答复第一次审查意见通知书后被直接驳回，最好实质性地修改独立权利要求。这些易被申请人在答复通知书时忽略的问题会严重影响发明专利的审批甚至后续专利权的有效性，希望引起申请人对此类问题的重视，使具备授权前景的专利申请早日获得授权。

[1]国家知识产权局.专利审查指南2010[M].北京.知识产权出版社.2010.

[2]职秀娟.如何答复发明专利审查意见通知书[J].河南科技·知识产权.2016.07.

[3]张殊卓，旭昀，赵楠，唐甜甜.创造性意见陈述的撰写重点及误区[J].中国发明与专利.2016-02-16.

On Problems that Claim Attention When the Applicant Responds The Notification of Examina

Tian Shufeng
(The Patent Office of SIPO,Beijing 100088)

N18

A

1003-5168（2017）01-0057-03

2017-2-20

田书凤（1980-），女，硕士研究生，审查员，研究方向：半导体领域。