彭 麒

对外经济贸易大学法学院，北京 100029



澳大利亚烟草产品平行进口案评析*

彭 麒

对外经济贸易大学法学院，北京 100029

澳大利亚；烟草产品

一、澳大利亚《烟草平装法案》及案件背景

2011年12月1日，澳大利亚通过了《烟草平装法案》(Tobacco Plain Packaging Act 2011，以下简称TPPA)。该法案通过对香烟包装的外形实施严格限制，减少烟草产品的吸引力。

法案颁布实施之后，受到了烟草企业的强烈反对和挑战。他们首先向澳大利亚联邦最高法院提起违宪诉讼①，被联邦法院驳回，接着又通过投资仲裁和国际贸易救济的手段，向国际法庭提起诉讼。Philip Morris Asia Limited提起了一项投资者-国家争端案件，指控TPPA违反了澳大利亚与香港的双边投资协定中的外国投资条款②。而从2012年开始，乌克兰等四国就已经向世贸组织请求启动磋商程序，指控TPPA违反澳大利亚在TRIPS协定项下的义务。相关案件目前仍在审理之中③。

而在私法领域，2015年澳大利亚联邦法院处理了目前为止唯一的一起有关TPPA的案件，即Scandinavian Tobacco Group Eersel BV v Trojan Trading Company Pty Ltd [2016]FCAFC 91案，涉及到平行进口的权利穷竭问题。

二、案件事实及审判程序

原告是一家荷兰卷烟生产商，拥有LA PAZ等数个香烟的商标。被告是烟草产品的平行进口商，其销售的产品包括国外生产的原装香烟，但该香烟并不符合澳大利亚平装法律的要求。被告因而将原来的香烟包装剥除，将原告的烟草商标按照TPPA所要求的朴素字体和形状大小应用在包装上，以使香烟能够在澳大利亚出售。

这个重新包装的过程必然涉及到被告将原告商标“重新使用”到新包装上的问题。原告因而对被告提起诉讼，主张被告的行为构成商标侵权④。

被告根据澳大利亚1995年商标法案(Trade Mark Act 1995，以下简称TMA)第123条第一款⑤进行抗辩，法官支持了被告的观点。后原告上诉到联邦最高法院。最终上诉法院驳回了原告的请求。

三、要点分析

在一审和上诉审中，主要争议有两点，一是被告平行进口商拆除原有包装并重新打包的行为是否属于“作为商标使用”(use as trade mark)，即对TMA第120条的适用；二是被告对商标的使用是否可以认定为经过注册商标所有人的同意，即对TMA第123条的适用。

(一)作为商标使用

被告承认他采用了原告所有的商标，但其主张这只是为了表明该商品与原告之间的商业联系，因而不能认定为实施了“作为商标使用”。

TMA第120条第一款⑥明确规定，“作为商标使用”为商标侵权的要件之一。法官引用了包括香槟案(Champagne Heidsieck Et Cie Monopole Societe Anonyme v Buxton [1930]1 Ch 330)在内的多个判例，认为是否可以认定为“作为商标使用”应当根据商标使用的具体语境(context)来判断，不能一概而论。

香槟案为根据英国1905年商标法案做出的判决，该案所确立的原则在平行进口商标侵权案件中被广泛应用。在香槟案中，法官认为，当一人仅是出售商标所有人使用该商标或许可使用该商标的产品，那么这种出售行为不属于“作为商标使用”。

随后，在英国Revlon Inc v Cripps & Lee Ltd案中，法官将香槟案所确立的原则进一步解释为，不被认定为“作为商标使用”，并非指不存在被告对商标的使用，而是指被告的使用实际上经过了注册商标所有人的同意，因而并不侵犯其商标权。这种解释实际上已经更改了香槟案所确立的原则，将平行进口商对带有商标所有人使用过的商品进行转售的行为认定为“作为商标使用”。这一新的原则在TMA颁布实施之后得以确立，而TMA第123条即是应对这一转变，对注册商标所有人与平行进口商之间的利益平衡做出新的调整。

从上下文解释的角度来看，若对商品的进口和销售不能构成对商标的“使用”，那么TMA第123条则明显冗余，不符合立法的逻辑。因而，法官认定被告的处置行为构成对商标的“使用”。

被告最初所主张的对商标的“使用”为具体的应用，而第120条中“作为商标使用”则更倾向于抽象意义上的控制权力。无疑，权力穷竭原则使得商标所有人对其商标的控制受到了一定的削弱。

(二)商标所有人的同意

对于TMA第123条的解释，原告和被告持不同观点。原告认为，在转售过程中，每一次对商标的同意都应分别得到所有人的同意；而被告认为，原告将商标使用在最初的包装上这一行为已经意味着同意对商标进行使用，而不需每次单独征求其同意。

法院认为对注册商标的使用并不仅仅局限于物理上的使用，该使用同样包括印刷或电子广告、发票、提单以及其他商业票据，甚至是商人与消费者之间的讨价还价过程中。从使用商标的时间来看，第123条表明，对商标的使用并不局限于所有人的商标必须附着在商品之上的情形。只要注册所有人已经将商标用于该商品，那么在商品生产之后的一些临时情形中，如产品包装破损时的修补等，该条文也应当适用。因此，并非每一次对商品的处置都需要经过注册商标所有人的同意。

原告还主张，如果允许转售商重新包装，不同于原始包装的产品可能会导致生产者的商誉受损。上诉审法官指出，TMA的目的之一，是在注册商标所有人的权利，与其他包括平行进口商在内的人可能使用一项注册商标的利益之间寻求平衡。该判决绕开了不同包装是否导致商誉受损的问题，转向TMA为商标所有人创设的救济方式。

TMA第121条中规定了，注册商标所有人可以发出通告，禁止他人在商标上的一系列使用行为。此条为对商标所有人的排他权利的有效保护，但前提是商标所有人需做出禁止他人使用商标的通告，使其行使排他权利的意图得到公示。

本案中的原告并没有做出禁止转售商使用其商标的意思表示，实际上是自己放弃了该项权利，因而不能以未经同意为由在事后主张商标侵权。

(三)注册商标所有人的救济方式

本案中原告的败诉，表明注册商标所有人应当提高自己的权利保护意识，预先采取措施，保护自身的商标权利，以防止第三方转售商重新打包他们的产品。

正如法院的判决所言，原告可以将提起诉讼的事由转移到假冒，以及误导或欺诈行为上去。但就本案的事实来看，这两个诉由未得到法官的支持。

更为有效的方法则是，注册商标所有人根据TMA第121条的机制，事先发出通告，禁止对其商品重新打包。若注册商标所有人已经发布了有效的通告，那么其可以打破第123条的束缚，主张商标侵权。

另外，平行进口的权利穷竭是法定的强制性措施，但是商标所有人可以通过与经销商的合同，约定权利穷竭影响的界限，如限定销售区域等。

四、澳大利亚在权利穷竭问题上的立法与实践

本案虽在TPPA生效的背景下发生，案中法律问题的本质，仍然是与平行进口有关的商标权权利穷竭问题。权利穷竭原则滥觞于欧美的司法实践，其理论基础为商品自由流通的理念，与利益平衡观念⑦。

平行进口的合法性问题至今尚未有定论。允许平行进口，不仅会减少贸易壁垒，促进国内市场竞争，也有利于消费者福利的增加⑧。但另一方面，注册商标所有人对自己商标的控制权利则被削弱。

澳大利亚一百年来的立法和实践都是主张权利穷竭原则⑨。

[ 注 释 ]

①JT International SA V Commonwealth [2012]HCA 43.

②https：//www.ag.gov.au/tobaccoplainpackaging，2017-3-16.

③相关案件包括DS435，DS441，DS458，DS467.

④本案中原告同时还指控被告违反消费者保护法，使用假冒商标，法院驳回了原告请求.

⑤TMA第123条第一款：“如果某人在与商标注册的商品类似的商品上使用该商标，如果是注册所有人，或注册所有人同意将该商标使用在这些商品中或商品上，则此人不构成侵权.”

⑥TMA第120条第一款：“某人如果在一商标注册的商品或服务上作为商标使用与该商标在实质上相同，或欺骗性地近似的标记，则构成对该注册商标的侵权.”

⑦王春燕.平行进口法律规制的比较研究[M].北京：中国人民大学出版社，2012，5：47-48.

⑧Competition Policy Review，Final Report(March 2015)(“Harper Review”)，p 177.

⑨最早可以追溯到1887年的Condy v Taylor案.Robert Burrell and Michael Handler，A Requiem for Champagne Heidsieck：Trade Mark Use and Parallel Importation，Australian Intellectual Property Journal，2016，26：110-130.

⑩同⑥，p48.

*对外经济贸易大学国内外联合培养研究生项目资助。

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2095-4379-(2017)16-0059-02

彭麒(1992-)，女，河北唐山人，对外经济贸易大学法学院，2015级法律硕士研究生在读，研究方向：国际法。