张 峣

论专利权与专利先用权的冲突与协调

张 峣

要协调好专利权人与专利先用权人之间的利益关系，必须做到专利权与专利先用权的权界清晰，系统分析两种权利之间的冲突。专利权与专利先用权之间存在着限制与反限制、既依存又排斥、对抗与反对抗和此消彼长的关系；两者的冲突表现在先用权是否成立、先用权实施范围和专利权是否有效三个方面；解决这些冲突，既要从法律上明确专利先用权成立的标准性条件，又要适当放宽先用权的实施范围限制，以合理平衡双方利益关系。

专利权 专利先用权 抗辩权

长期以来，我国学术界虽然主流意见认为专利先用权仅是一种抗辩权，但是，关于专利先用权性质之争从未停息。本文认为，专利先用权是一种独立权利，即先用权人可以独立支配的权利，不仅不依赖专利权，而且对专利权的确认、实施等影响较大。其影响效力可以分为强弱两种：在强效力意义上，专利技术在先使用人可以依使用公开为由，阻却专利申请，使得专利申请人不能获得专利权；在弱效力意义上，专利先用权可以作为专利权限制的事由，虽然专利申请人可以获得专利授权，但不能以此对抗先用权人的正当使用。由此足见两权利之间存在冲突，协调其冲突，具有深刻的理论意义和深远的现实意义。

一、专利权和专利先用权的基本涵义

（一）专利权的基本涵义

专利权是专利权人享有的垄断性权利，其范围既包括实施权，即制造权、使用权、许诺销售权、销售权和进口权等，又包括许可使用权和转让权。有学者称专利权具有禁止权性质，主要是指专利法并没有从正面规定专利权内容，而是从立法技术出发，规定禁止未经专利权人许可实施专利技术。

（二）专利先用权的基本涵义

专利先用权是指在某项专利申请日之前，有人已善意地实施了与申请人相同的专利技术或方法，或者已经做好了制造专利产品、使用专利方法的必要准备。即使申请人的申请获得批准，取得了专利权，专利技术的在先使用人并不因为专利权的存在而失去对专利技术的继续使用，而且此使用不被视为侵犯专利权。

由上述概念可见，在先使用专利技术可以获得专利先用权，此在先使用者如果要享有专利先用权，必须符合以下四个条件：（1）在先实施。指专利先用权人在专利权人申请专利之前已经实施了专利技术，或者从实质上做好了实施专利技术的必要准备；（2）持续实施。此在先实施并未停顿，在申请日当天仍然持续实施；（3）在先实施的专利技术必须是善意取得；（4）专利先用权受到限制，即在先使用人在专利权存在的前提下继续实施必须在法定的“原有范围”内进行。

二、专利权与专利先用权的关系

专利权与专利先用权之间的关系是认识两者冲突并提出协调建议的基础。本文认为，两者关系表现在以下四个方面：

（一）两者是限制与反限制的关系

所谓限制，是指专利法规定了专利先用权的存在本身就是专利侵权的例外情形，对于专利先用权人而言，其权能限制主要体现在先用权人面对专利权人的诉讼享有抗辩权。一方面，从权利保护角度考察，专利权是一种对世权，专利法规定，未经专利权人许可，任何人不得以生产经营为目的实施其专利技术；另一方面，从权利限制角度考察，专利法又规定，如果在专利申请之前，有人已经实施了专利技术或做好了实施的必要准备，其继续实施是否被认定为对专利权的侵犯呢？对此问题，各国都将其作为一种侵权例外的规定。此规定完全体现了专利先用权对专利权的限制，而且此限制具有法定性。所谓反限制，体现了专利法对专利先用权实施的限制，是指法律对专利先用权的保护属于有限制的保护，其具体规定：一是对专利先用权是否成立的条件进行限制，即法律从使用条件、时间条件、技术来源三个方面对专利先用权的构成条件作出了明确的规定；二是从专利先用权如何实施作了限制，即法律将专利先用权人实施专利技术限定在“原有范围”之内。

（二）两者是既依存又排斥的关系

首先，两者从存在的形式上看是相互依存的关系。我国主流观点认为，专利先用权是先用权人面对专利侵权控告的一种抗辩事由，是以专利权的客观存在为前提。如果专利权人不提起侵权诉讼，专利在先使用人就无需提出抗辩，可见，专利先用权的产生相对于专利权具有依存性。其次，从两权利的本质看，两者又存在排斥关系。其理由在于，专利权是一种排他性权利，未经专利权人许可，又无法定事由，使用专利技术，都是对专利权的侵犯。面对专利权对任何侵权行为的排斥，专利先用权具有不受禁止的法定事由，无疑成为对专利垄断权的反排斥。我国规定如是，国外也有类似规定，如《法国专利法》规定，如果一项发明被个人先行占有，那么该占有者有权对该发明进行实施，该专利的申请人不能禁止最早发明人行使实施权。①张秀玲：《专利先用权之原有范围的再探讨》，载《民主与法制》2013年第2期，第196页。《瑞士专利法》第35条规定，即就任何一项专利而言，如果申请日之前，已经有人将该项发明运用于正当业务之中，其继续实施不应该被视为侵犯了专利权。②转引自高华、焦洪涛：《专利权合理使用制度研究》，载《科技与法律》2002年第2期，第68页。

（三）两者是对抗与反对抗的关系

我国专利制度设置专利先用权就是对抗专利权的抗辩，无论先用权被定义为独立权利还是抗辩权利，先用权在专利诉讼中都具有对抗专利权人侵权指控的抗辩功能。其对抗不仅表现为可以实施专利技术，而且可以连同公司一并转让或继承专利技术的实施权利。面对先用权人的抗辩，专利权人又不是消极的，往往会围绕“先用权是否合法取得”“先用权实施的原有范围”等对先用权进行反对抗，目的在于否认先用权的存在或限制先用权的实施。

（四）两者是此消彼长的关系

将两者关系界定为此消彼长的关系，主要针对权利所及范围或市场效果而言，在不存在专利先用权的前提下，专利权的许可使用费和转让费相对较高；同样，不存在专利先用权时，专利产品的市场份额、定价权等全集中于专利权人。但在专利先用权成立的情形下，必然打破专利权人对专利技术及其产品集中控制的一统江山，在一定程度上限制了专利权人的许可收益权、转让收益权和实施收益权。

三、专利权与专利先用权的冲突

研究专利权与专利先用权之间利益协调，首先需要分析两权利之间的冲突。本文归纳其冲突为三个方面：

（一）专利先用权是否成立的冲突

专利先用权是先用权人应付专利权人侵权控告的抗辩事由。此抗辩是否成立，既是两者的冲突，又是先用权成立的条件。依据法律规定，专利先用权成立必须符合三个条件，即时间条件、合法性条件和使用条件。

1. 时间条件

专利法规定，在先使用行为必须在该专利申请日或优先权日之前。

2.合法性条件

合法性条件是指先用技术来源必须具有合法性，即在先使用人对所使用的专利技术必须是自主研发或善意取得。分析享有先用权的技术来源，本文认为主要有三条途径：第一，先用权人独立研发的成果，或者从专利权人之外的独立研发人处善意取得的成果；第二，通过与专利权人签订专利转让合同取得；第三，由于专利权人合法公开了专利技术，先用权人合法取得。具体分析上述三种情形可见，前两种技术来源一旦证据确凿，不存在大的争议，在此值得关注的是第三种情形。我国专利法虽然规定了专利技术公开的三种情形不能导致在法定的宽限期内丧失新颖性，但并不禁止在宽限期内先用权人的实施行为，即先用权人在宽限期内获得专利技术并在申请日前实施并不必然构成对专利权的侵犯。由此可知，采用不丧失新颖性的专利技术公开的宽限期制度，促成了专利先用权的形成。无独有偶，日本专利法也采用了广义的宽限期制度，其结果：一方面，专利申请人不会因为提前公开专利技术丧失申请专利的资格，客观上享有制度给予的实惠；另一方面，专利技术提前公开，又给专利先用权的形成提供了机会，必然使专利权人的利益遭受损失。这一矛盾的协调，势必需要通过专利立法加以解决，其目的既要严格限制专利先用权的技术来源，切实保护专利权人的利益，又要客观审视先用技术来源的合理性，体现专利先用权制度的法律价值。在《德国专利法》和《欧洲专利公约》的相关规定中，对于不丧失新颖性的宽限期作出了超短性的规定，限制了先用权人在宽限期内获得并实施专利技术的可能性。③尹新天著：《中国专利法详解》，知识产权出版社2011年3月第1版，第807页。我国在设计不丧失新颖性的宽限期时，借鉴德国的做法，采用了狭义的宽限期制度，因此，有利于合理协调专利权人和专利先用权人之间的利益关系。

3.使用条件

使用条件，即在先实施，是指在先使用人必须是“已经实施”专利技术或已经做好了实施专利技术的“必要准备”。“已经实施”当然符合使用性条件；两者的冲突主要体现在对“必要准备”的界定。关于“必要准备”的涵义，有学者观点，实施专利技术的“必要准备”，既包括购置生产设备、生产所需要的原材料，又包括资金筹集、签订销售合同、刊登销售广告等。④谭启平著：《专利制度研究》，法律出版社2005年6月第1版，第386页。这一观点，不仅符合专利法的相关规定，而且适应司法解释的要求，提出的标准比较宽松。我国还有“两要件说”和“三要件说”。其“两要件说”，一是生产经营者在专利申请日前已购置了专利产品生产的主要设备；二是生产经营者已经购进或合同购进了主要原材料，做好了生产准备。⑤王凌红：《先用权制度探析》，载《电子知识产权》2010年第11期。“三要件说”，是在前述“两要件说”基础上，即对物质要件和生产要件作出规定外，还提出第三个条件，要求在先使用人必须“已经完成样品试制”。如何理解“已经完成样品试制”，即使是方法专利，也要求已经完成产品中试，而且中试成功，中试产品顺利通过了相关技术检测。⑥程永顺著：《专利纠纷与处理》，知识产权出版社2011年版，第93页。提出“三要件说”的依据是最高人民法院2009年《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《司法解释》）和《北京市高级人民法院专利侵权判定若干问题的意见（试行）》，上述两个司法文件都明确提出，享有专利先用权需要“完成了样品试制和特殊技术性能的检测”。可见，我国司法实践中对“必要准备”提出了明确且更高的标准要求，因为按照专利法关于专利条件的规定，专利是一个新的实用性技术方案，但是，在先实施就不应该仅局限于专利方案，完成样品中试才意味着完成了“必要准备”。

（二）专利先用权实施范围的冲突

专利先用权实施范围的大小是专利权人与专利先用权人之间的又一冲突。我国专利法规定，专利先用权人只能在“原有范围”内继续实施，超出“原有范围”实施专利技术就构成侵权。

“原有范围”，一方面法律对专利先用权的肯定，即允许专利先用权人在“原有范围”内实施，避免出现在先投资的浪费；另一方面，又是对专利先用权的限制，即先用权实施不能超出“原有范围”。目前主流的观点认为，“原有范围”是指其继续实施专利技术的产量一般不高于专利申请提出时的产量。⑦汤宗舜著：《专利法解说》（修订版），知识产权出版社2002年版，第374页。这体现了对原有范围应当进行量化观点的态度，并且已经体现在现行《司法解释》第15条中。而持相反态度的学者指出，“按照通常解释，在先实施不仅包括已经实施，而且包括“必要准备”，因此，“原有范围”不仅包括继续实施应维持在专利申请时已经达到的产量，而且应该包括专利申请日能够达到的生产能力。⑧陈美章、郑成思著：《知识产权法教程》，法律出版社1997年版，第212页。他们认为，“原有范围”不宜采用量化标准，否则不仅有违公平原则，而且也损害了先用权人的利益。

（三）专利权是否无效的冲突

专利技术的在先使用人面对专利权人的侵权控告，其抗辩事由客观上存在不同的选择，既可以选择先用权抗辩，又可以请求宣布专利权无效。首先，如果先用权人在专利申请前已经使用专利技术，那么，以使用公开为由，即专利技术已经是现有技术，请求国家知识产权局专利复审委员会宣布专利无效。其次，对于委托专利，如果由于委托研发双方未对专利申请权进行约定，那么，委托人可以被视为特殊的专利先用权人，面对被委托人的专利权限制，同样可以请求宣布专利无效。本文认为，请求宣布专利无效虽然是部分专利先用权人可以使用的一件有效维权工具，但是，专利被宣告无效，受伤害的并非仅仅是专利权人，先用权人也将因专利进入公共领域、使用者增加而面对更多的竞争对手，因此，它一定是先用权人与专利权人进行谈判、强化话语权的主要依据。

四、专利权与专利先用权冲突的协调

面对两种合法权利客观上产生的冲突，本文认为应该从三个方面加以协调：

（一）完善专利先用权的成立条件

1. 技术来源的规定

我国最新司法解释对技术来源的规定比较宽泛，从原则上规定支持先用权抗辩，但是，如果技术取得属于非法手段的不予支持。在司法实践中，要厘清技术来源的合理性，必须对技术来源的对象予以明确，对此，现行法律法规均存在漏洞。

国外关于先用权技术来源问题，存在三种情况：一是以德国和法国为代表的，符合一定条件，通过合法途径从专利权人处获得的技术可以成为先用技术；二是以日本为代表的，先用技术可以先用权人独立发明，也可以是来源于其他独立发明的第三人处，但是排除来源于专利权人处的情况；三是以美国为代表的，坚决要求先用技术必须是先用权人自己的独立发明，不论是来源于其他独立完成发明创造的第三人处，还是来源于专利权人处，都不产生先用权。纵观上述三种情况，本文认为，关于技术来源的规定，《日本专利法》将先用技术来源规定为专利权人之外的独立完成人，可以是先用权人自己，也可以是其他独立完成人，不能是专利申请人；修改后的《美国专利法》在颁布实施前后，均规定先用权是在先使用人在专利申请日前独立完成的发明创造，否则，在先使用人不能享有先用权；《德国专利法》规定，在先使用人只要是善意取得先用技术，具体来源不受限制，也就是说无论是否来源于专利权人，都不影响先用权成立。相比之下，德国专利法的规定更合理，也更适合我国国情。

关于先用权内容中的技术来源问题，本文建议，对技术来源作广义解释，即在原有司法解释的基础上，增加“他人在申请日前自行研制开发或者以合法手段从他人处（包括在后专利申请人）取得的技术”。

2.“必要准备”的规定

关于“必要准备”，我国《司法解释》也有明确，至少必须完成两项：一是技术可行性和实施性准备，如生产工艺流程，必须的技术性图纸等，说明完全掌握了此项技术，满足生产需要；二是生产准备，已经生产自不必论，如果尚未生产，必须已准备好生产所需的主要设备和原材料。本文从立法技术角度考察，司法解释中的技术条件和生产条件具有选择性，仅需要两者具备其一。但在司法实践中，各级法院都采用了两条必须同时具备的要求，执行标准相当严格。

本文认为，不论采用司法解释还是实施细则，都应该对《专利法》第69条规定进行细化。我国现行《专利法》第69条第（二）项已经对“必要准备”作出规定：一是在先使用人必须已经对制造专利产品、使用方法专利做好了技术方面的准备，包括专利产品的标准化图纸、生产流程图示、技术要求等；二是实施专利技术的生产准备已经完成，如主要设备已经购置到位，具备安装或正在安装的条件，生产必需的原材料已经完成购置等。本文建议将《专利法》这一内容修改为：第一，保持技术准备的有关内容；第二，“生产准备”，原来规定“必须完成准备”，修改为“正在进行实质性准备”。其理由在于任何一项新技术的实施一般都需要较长时间的“生产准备”。第三，应该将“技术准备”和“生产准备”规定为“必要准备”的选择性条件。

（二）规范“原有范围”的界定

对专利先用权“原有范围”是否应该采用量化标准，一直是国内学者争议的问题。但我国《专利法》历次修改也没有突破这一规定。值得借鉴的是，国外立法界和理论界都不建议对“原有范围”采用量化标准进行立法规定，几乎一致否认对先用权实施范围进行量化限制。《德国专利法》第12条⑨《德国专利法》第12条规定：对于使用人的效力限制：1.专利对于在申请时在自己国已经使用发明、或者对该发明技术采取了必要准备的时候，不应发生效力，先用人有权按照自己的生产需要在自己甚至在其他人的工厂使用此项发明技术。规定，先用权人既可以在自身的生产实体单位不受规模限制地实施专利技术，而且可以扩大生产代理单位。《日本专利法》规定，“原有范围”取决于先用权人的生产计划安排，对已经实施的专利技术不受原生产规模的限制。⑩《日本专利法》第79条规定：因不知有关专利申请的发明内容而自己发明，或因不知有关专利申请的发明内容而从发明处人得知后成为已有，在专利申请之时，日本国内从事实施该发明的事业或准备从事该发明的事业者，在其实施或准备实施发明及事业目的的范围，对于有关该专利申请的专利拥有通常实施权。可见，国外代表性国家的规定，对“原有范围”所指向的是先用权人的事业范围，不是原有生产数量或生产能力，那么，先用权继续实施的范围并不受到专利权人的制约。⑪吉藤幸朔著：《专利法概论》，宋永林、魏启学译，专利文献出版社1990年版，第572页。

为此，本文认为，对“原有范围”量化限定不符合先用权立法初衷。任何一项新产品的诞生，无不需要通过研制、试制、投产的过程，其生产规模应该通过市场需要来决定。法律强行按照原有范围来限定，明显不符合市场规律。建议将“原有范围”略作修改。

（三）构建专利先用权证制度

颁发专利先用权证是公示专利先用权、依法协调专利权人与先用权人之间权界关系和利益关系的重要制度，⑫参见张峣：《构建专利先用权证制度初探》，载《知识产权》2016年第9期。有利于定纷止争。这一制度，不仅我国尚未立法，而且国外也少有成功的立法借鉴。笔者查询到仅有荷兰，其立法可资我国借鉴。如《荷兰专利法》在第25条第3款做出了规定：第一，经确认具备专利先用权人资格的在先使用人，经过向国家专利机关申请均可取得专利先用权证；第二，规定了专利先用权证的申请取得程序；第三，规定了专利先用权证的内容。⑬Lionel Bently , Brad Sherman , Principles of Patent Law , Foundation Press , 1201 (2001).《日本专利法》虽然没有明确规定实施专利先用权证制度，但其规定专利先用权人可以通过诉讼方式依法确认先用权，并对专利享有普遍实施权，实质上是一种对先用权人资格和权利的确认，起到了“注册”和“登记”的作用。值得关注的是，先用权的形成并非完全以专利权人提起侵权控告为前提，仅仅是一种抗辩事由，而是一种可以主动确认的权利。⑭王保民、张峣：《我国专利先用权制度实施的困境与立法完善》，载《知识产权》2013年第8期，第59–64页。

我国若实施专利先用权证制度，通过立法规范先用权证的内容，明确专利先用权相关主体、客体、实施范围和其他限制等内容，不仅有利于专利先用权制度更加规范化，而且有利于为切实协调专利权人与专利先用权人之间的关系提供依据。

To coordinate the interests between the patentee and the prior user, the boundary of the two stakeholders should be made clear. The relationship between the patent right and prior user's right is featured by restriction and counter-restriction, and dependent and repellant. The conflict is reflected by the establishment, the scope and the effect of the prior use; to resolve the con flict, the law should clearly stipulate the standards of establishing prior use, meanwhile expanding the scope of the prior use, in order to balance the interests between both parties.

patent right; the prior users' right; counterplead right

张峣，郑州航空工业管理学院 法学院 民商法教研室主任，法学博士

2015河南省政府决策研究招标课题（2015B075），《河南实施“中国制造2025”的产学研用协同创新机制研究》。