孙韬敏 张华晶

基于典型案例分析的网络广告专利申请审查策略

孙韬敏*张华晶*

网络广告专利申请兼具商业方法与计算机程序两者的特点，其中的典型案例作为分析对象，体现出应根据具体案情灵活择取客体条款、“三性”条款与事实认定条款。在专利审查实践中，审查员应基于具体案情制定合适的审查策略，以确定出合理、准确的权利要求保护范围。

网络广告 商业方法 计算机程序 审查策略

一、引 言

随着互联网技术的不断发展，许多运营商已不满足传统的图文式广告投放方式，更希望在用户的娱乐方式中增加投放广告的机会，即用户在娱乐互动中不知不觉地接受各种广告。事实证明，这种方式能根据用户特点有针对性地实施广告投放，相比其他广告投放方式更能发挥其商业效应。

而上述网络广告领域的专利申请融合了按照商业实施等方面的管理方法及制度（以下简称“商业方法”），带有人为制定的广告推广策略。按照传统理论，商业方法是经商、交易、做生意的策略，不属于专利法意义上的发明创造的范畴，各国一致地认为商业方法不能被授予专利权。①尹新天． 中国专利法详解［M］． 北京：知识产权出版社，2011．而网络广告领域的专利申请方案通常是以计算机程序来实现的。以计算机程序来实现的商业方法能否被授予专利权，一直以来颇有争议。

美国著名的State Street Bank案曾掀起美国国内申请商业方法专利的热潮。该案的判决指出，专利申请权利要求所要求保护的发明作为一个整体具有实际用途，能够产生“有用的、具体的和现实可见的”结果，就应当能够被授予专利权。但随后由Bilski案确立的“机器或转换”标准在一定程度上限制了抽象的商业方法专利，特别是未能与特定的计算机或装置相联系的商业方法专利，而Bilski再审案使得美国重新回到了State Street Bank案之前的无标准状态。只能说目前商业方法在美国不会因美国专利法被排除，在满足一定条件下可以获得专利权。欧洲专利局采用严格的技术性标准，其评判标准分为两步：第一步先判断申请是否被《欧洲专利公约》第52条第（2）款排除，第二步再根据欧洲专利局审查指南的规定，判断申请是否具有一定的技术构思和创造性，如果同时符合上述两步要求则可以给予专利保护。日本特许厅则采用了开放的技术标准，不仅保护利用计算机实施且具备技术特征的商业方法专利，同时还保护部分利用计算机实施但不具备技术特征的商业方法专利。②杨颖． 主要国家商业方法可专利性的比较分析［J］． 电信网技术，2017（01）：8-11．③方舟之． 商业方法专利审查标准研究［D］． 湘潭：湘潭大学，2013．2017年4月1日起施行的新修改的《专利审查指南》（2010版）（以下简称《指南》）第二部分第一章第4.2节增加了如下内容：涉及商业模式的权利要求，如果既包含商业规则和方法的内容，又包含技术特征，则不应当依据《专利法》第25条排除其获得专利权的可能性。由此可见，为促进新形势下知识产权强国建设、满足创新主体对商业模式等新业态创新成果的专利保护需求，我国希望对商业模式创新中的技术方案给予积极鼓励和恰当保护。

如上所述，网络广告领域的专利申请兼具商业方法与计算机程序两种特质，在实际审查操作中，如何排除不可授权的权利要求，如何给予可授权的权利要求合理、准确的保护范围，要根据具体案情，制定合适的审查策略。

二、典型案例的审查策略

（一）客体审查

《专利法》第2条第2款（以下简称“A2.2”）规定：发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

《专利法》第25条（以下简称“A25”）第1款第（2）项规定，对智力活动的规则和方法不授予专利权。

同时，《指南》第二部分第一章第4.2节指出：“如果一项权利要求仅仅涉及智力活动的规则和方法，则不应当被授予专利权……如果一项权利要求在对其进行限定的全部内容中既包含智力活动的规则和方法的内容，又包含技术特征，则该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法，不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。【例如】涉及商业模式的权利要求，如果既包含商业规则和方法的内容，又包含技术特征，则不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。”

客体审查先于实用性、新颖性、创造性（以下简称“三性”）审查，其目的是排除《专利法》明确规定的不授予专利权的主题。如果专利申请不属于可授权的客体，而审查员跨越客体审查，直接通过“三性”审查给出不可授权的结论，那么客体条款（A2.2、A25）就形同虚设。申请人应当被告知不可授权的所有原因，这是法律指导性功能的要求。

【案例1】

一种广告宣传的方法，网络游戏玩家在达到预定等级后，可获得预定品牌的虚拟道具。

说明书内容简短，其核心在于“玩家初次登录游戏系统时，仅可以获得普通的虚拟道具；在其达到预定等级后，可获得如××牌可乐、××牌汽车、××牌服装等带有品牌标识的虚拟道具；其中，使用待宣传广告对应品牌的虚拟道具后，玩家将获得比使用普通虚拟道具更多的经验值、体力值或虚拟财富；由此，在用户参与的网络游戏中添加广告信息，提高社会效益，同时增加网络游戏供应者的广告收益”。

网络广告领域专利申请的特点是其方案的实现依赖于网络设备和计算机程序，因此这类方案不属于智力活动的规则和方法，不能以A25排除其获得专利权的可能性。但上述案例中权利要求请求保护的方案明显不符合A2.2规定的技术方案，且申请人不可能通过修改专利申请文件来克服方案存在的上述问题，因此这类案件可以直接适用A2.2直至驳回，而不需再进行检索和“三性”审查。

审查员采用A2.2时应从“技术三要素”出发，即指出方案要解决的不是技术问题，没有采用技术手段，也未获得技术效果。例如：该方案所要解决的问题是在网络游戏中对产品进行广告宣传，这不属于专利法意义上的技术问题；该方案采用的手段仅仅是其人为规定的玩家获得虚拟道具的方法，而不是遵循自然规律的技术手段；该方案在保证网络游戏单纯的游戏娱乐功能的同时，添加了广告信息的功能，提高了社会效益，同时增加网络游戏供应者的广告收益，吸引更多玩游戏者，这些都是在网络游戏中进行广告宣传所带来的商业效果，而不是技术效果。由此，该权利要求不构成技术方案，不符合A2.2的规定。

（二）“三性”审查

《专利法》第22条第2款（以下简称“A22.2”）规定：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

《专利法》第22条第3款（以下简称“A22.3”）规定：创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

《专利法》第22条第4款规定：实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。

网络广告领域专利申请依赖网络设备和计算机程序而实施的特点决定了其方案一定具备实用性，因此“三性”审查的重点是方案的新颖性和创造性。

【案例2】

一种向网络用户推送广告的方法，其特征在于：将一个或多个目标品牌标识符与一个或多个具有预定义吸引力值的已知品牌标识符相比较；基于所述比较将预定义吸引力值分配给所述一个或多个目标品牌标识符；向用户推送吸引力值最高的目标品牌标识符的广告。

从权利要求字面来看，该方案要解决的问题是向用户推送感兴趣的广告，不是专利法意义上的技术问题；其采用的手段是人为规定的根据吸引力值判断用户感兴趣的品牌广告，不是遵循自然规律的技术手段；该方案能够取得用户对广告的高度关注，不是技术效果。但说明书中的具体实施方式对该方案作了详细的介绍，其中目标品牌标识符是经过对接收的图像进行分析而获得的，预定义吸引力值可以周期性地根据用户对品牌的使用频率而更新，向用户推送广告的方式可以是根据用户终端当前运行的应用程序，向其发送应用程序可处理的图文信息、音视频信息，也可以是向网络游戏用户分配带有目标品牌标识符的虚拟道具等。因此，审查员可以预见到申请人根据说明书的记载修改权利要求后，能够克服方案不符合A2.2规定的问题。如果在“第一次审查意见通知书”中，审查员发出权利要求不符合A2.2规定的审查意见，那么申请人修改权利要求后，就有可能造成审查员在“第二次审查意见通知书”才作出首次检索和“三性”审查，这显然没有合理地节约审查程序。对于申请人来说，答复“第二次审查意见通知书”的期限只有2个月，而答复“第一次审查意见通知书”的期限是4个月，申请人更希望在答复第一次审查意见通知书的时间期限内更加充分地考虑“三性”审查意见。

在实际审查操作中，审查员应当具体案情具体分析，对于申请人为了寻求过大的保护范围而将权利要求撰写成非技术方案的情况，审查员应当根据说明书记载的技术方案进行检索和“三性”审查。这种特殊情况下的案件总体分为以下两类：

（1）经检索可获得评述新颖性、创造性的对比文件：此类案件如不具有授权前景，可适用A22.2或A22.3直至驳回；反之，此类案件具有授权前景，应视申请人的修改情况调整审查策略、灵活运用法条，一般可参考【案例3】的审查过程。

（2）经检索没有用于评述新颖性、创造性的对比文件：此类具有授权前景的案件可以考虑先适用A2.2，克服客体问题后具有获取专利权的可能，再适用其他法条以规范专利申请文件。

综上，为了节约审查程序、提高审查效率，可预见修改后能够克服客体问题的情况下，建议审查员在发出“第一次审查意见通知书”时就坚持以“三性”审查为主。

【案例3】

一种向游戏客户端推送广告的方法，其特征在于，包括以下步骤：记录游戏中可用的各个广告位的特征信息；记录可供显示的各项广告内容的属性信息；判断所述游戏客户端是否访问到广告位，若访问到，就读取所访问的广告位的特征信息；根据所述广告内容的属性信息与所读取的特征信息，选出与所访问的广告位匹配的广告内容；将所选出的广告内容推送到所访问的广告位进行显示。

该类案例代表了较常见的网络广告领域专利申请，其权利要求与说明书记载的技术方案一致，符合A2.2的关于技术方案的规定，审查员可针对权利要求进行检索和“三性”审查。

在实际审查过程中，审查员通过检索获得最接近的现有技术作为对比文件，以权利要求相对于对比文件不具备新颖性、创造性的审查意见发出通知书。经申请人对权利要求进行多次修改后，权利要求体现出其申请的发明点，且请求保护的技术方案具备了授权条件，审查员发出“授予发明专利权通知书”。对此类案例，审查员须坚持“三性”审查，善意引导申请人作出区别于现有技术的修改，体现积极鼓励、恰当保护的立法本意。

3. 事实认定条款与“三性”条款的取舍

《专利法》第26条第4款（以下简称“A26.4”）是涉及事实认定的条款，其规定：权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

由于未对说明书技术方案进行适当概括，网络广告领域的专利申请中经常出现冗长的或含有程序细节的权利要求。

【案例4】

一种基于游戏的广告推送方法，其特征在于，包括以下步骤：（1）广告主支付广告费用，在广告管理平台制作、存储和管理广告；（2）开启用户终端，运行游戏程序，同时向广告管理平台发送包含当前游戏信息的触发信号；（3）广告管理平台根据接收到的游戏信息，选择相应的广告嵌入当前游戏中；（4）用户进行游戏通关过程中，消耗虚拟财富，此时用户可以选择是否点击步骤（3）中嵌入的广告；如果是，跳转到步骤（5），反之，则跳转到步骤（6）；（5）游戏暂停，显示点击位置的广告，增加用户一定数额的虚拟财富，并且该增加值与观看时间成正比；（6）游戏继续。

在这一类案件的审查中，容易出现事实认定条款（涉及A26.4）与“三性”条款（涉及A22.2、A22.3）如何取舍的问题。应当注意的是，事实认定与事实认定条款的适用不同，事实认定先于“三性”审查，其属于“三性”审查的基础，而事实认定条款的适用一般不优先于“三性”审查。如上案例所示的冗长或含有程序细节的网络广告领域的权利要求即使存在事实缺陷（涉及A26.4），一般也不会影响基于目前的事实进行检索和“三性”审查，审查员应当优先适用“三性”条款，以确保实质审查审实质，审查结论客观准确。此外，对于此类细节较多的网络广告专利申请，现有技术也经常存在于网页证据等非专利资源中。只有在事实缺陷的存在使得无法进行“三性”审查（如权利要求撰写得无法清楚地解读要求保护的发明），或者依据目前所认定的事实无法进行有意义的“三性”审查（如权利要求概括的内容与说明书实际公开的内容完全不同）的情况下才优先适用A26.4，待缺陷克服后再进行检索和“三性”审查。

三、总 结

网络广告领域的专利申请逐年增多，其领域自身决定了相关申请包括商业方法和计算机程序两种特质。本文从客体审查、“三性”审查以及事实认定条款与“三性”条款如何取舍的三个方面对典型案件进行具体分析，提出根据具体案情实施不同审查策略、适用不同法条的建议，对该领域申请专利的提出和撰写具有参考意义，期望有助于今后此类案件的审查工作。

国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心。