黄莹莹

(广东财经大学法学院 广东 广州 510000)

商标反向混淆研究
——以新百伦商标权案为切入点

黄莹莹

(广东财经大学法学院 广东 广州 510000)

新百伦商标权案，因其巨额的判决赔偿金后改判赔偿款成为商标侵权经典案例，产生重要的影响。透过对新百伦商标权案的分析，研究如何认定商标的反向混淆侵权问题，进一步探讨反向混淆，并提出认定的规则标准。

新百伦;反向混淆;商标侵权;必要性

据人民网报道，美国知名运动品牌New Balance在国内市场遭遇商标侵权诉讼。2015年4月24日，广州中院作出一审判决。新百伦公司因使用他人已注册商标“新百伦”，构成对他人商标专用权侵犯，须赔偿对方9800万元。①其赔偿数额巨大。直至2016年6月23日，备受关注的新百伦商标纠纷案尘埃落定。广东高院终审判决认定新百伦公司构成侵权，但赔偿款由一审9800万元被改判为500万元，②从而引出了许多关于商标反向混淆侵权讨论。本文从对New Balance商标之争的反向混淆进行剖析。

1 反向混淆的概述

1.1 反向混淆的概念及背景

反向混淆，是指消费者将在先商标所有人提供的商品或者服务，错误地当成了在后商标所有人的商品或者服务。实践中，在后商标使用人可能将他人在先注册的商标用作商标、商号、商品名称等商业标识。在1918年，美国法官Holmes就首先提出反向混淆的侵权类型可以提起诉讼。这是反向混淆的理论依据。直到1977年，美国联邦第十巡回法院关于BigO案的判决使得反向混淆理论在美国法院系统和专利商标局得到接受，奠定其作为商标侵权的法律基础。

1.2 认定反向混淆的必要性分析

1.2.1 保护消费者权益的需要

在反向混淆中，在后使用人通过对在先权利人商标的使用，使得相关公众会误以为在先权利人的产品其实来源于在后使用人，或二者之间存在着某种联系。消费者可能基于在后使用人的良好信誉，希望获得其优质商品，结果买到在先权利人质次商品，这就造成消费者的利益损失，同时增加消费者搜索成本和额外的经济负担。

1.2.2 有助于制止不正当竞争行为

我国实行注册商标制度。为防止大企业利用其优势市场地位窃取中小企业合法取得的商标，维护公平竞争市场秩序，规制反向混淆具有必要性。

1.2.3 公平正义的要求

在商标权权属明确的情况下，不能因为商标权人的主体经济效益不高、规模较小而不给予等同于经济实力强大的主体的保护水平，这也是符合罗尔斯的第二正义原则。禁止反向混淆行为，保护商标权人的合法权益，是公平正义的要求。

1.2.4 符合帕累托最优效率原则

经济效率是知识产权法律所要实现的基本价值，保持现有的商标权属状态就属于帕累托最优。禁止反向混淆最坏的情况就是先使用人的商誉没有恢复，但这样的结果不会比禁止反向混淆之前的情况更糟。

1.2.5 明确商标的原始取得原则的体现

商标作为区别商品和服务的标志，具有排他性，在各国都是采用先到先得的原则，都需要保障在先权利人的权利，有利于维护商标法的公平性和一贯性。

1.2.6 保护消费者和保护商标权人的有效手段

在反向混淆情形下，会降低商标权人的商标价值，损害商标权人的商誉，使其逐渐失去其显著性和独特性。

2 认定构成商标反向混淆的原则

在司法实践中，商标反向混淆理论为法院解决纷繁复杂的商标侵权新问题延伸了视野和空间，而逐渐成为解决商标侵权纠纷的重要理论。

2.1 在后商标使用人处于市场强势地位

由于在后商标使用人往往处于市场优势地位，其凭借强大的经济实力和市场支配力进行广泛商业宣传，这些都会引起消费者对产品产生混淆。

2.2 反向混淆不以主观恶意为构成要件

商标反向混淆理论目的在于依法保护在先商标注册人在市场中的独立身份，自主提升自身商誉的合法权益。反向混淆案件中，原、被告双方往往在经济实力、企业知名度上相差悬殊。处于强势地位的在后商标使用人在商品上使用他人在先商标并不必然出于恶意，也可能系使用之前检索不善导致。

2.3 反向混淆的损害后果不同于一般混淆

反向混淆产生混淆可能的损害后果在于侵权人通过大规模的宣传促销活动，导致消费者误将在先商标权人的商品认为来源于在后使用人，或认为两者存在某种联系。这会造成合法商标权人与注册商标之间的特定联系被割裂，商标权人寄予商标拓展商业发展前景的愿望受到抑制。最终造成商标权人商誉和企业身份的淹没、弱化，造成商标权人权益受到侵害。

综上，笔者认为本案法院适用反向混淆理论判决New Balance公司承担责任在法理之中，一审的天价赔偿到二审改判赔偿在合理的范围内。

3 认定构成商标反向混淆的考虑因素

3.1 在先商标应是合法、善意注册的商标

首先，在先商标应是注册商标。由于我国商标权的取得采用注册原则，如果是未注册的商标，则不会构成反向混淆。如果在先商标和在后商标均未注册，则在先商标的使用在先无法排除在后商标使用，在后商标使用人若通过自己的经营使其商标取得了比在先商标更大的影响，这种投入应当受到法律保护，不构成反向混淆侵权。只有在其为注册商标的前提下，在后商标的某些使用才可能构成反向混淆。

其次，在先注册的商标应是合法、善意的。根据我国《商标法》第7条第1款③第13条第2款④以及第32条⑤的规定，在先商标的注册应当符合诚实信用原则，而不是对已注册商标的恶意模仿，更不是对他人商标的抢注或窃取。与通常的正向混淆不同，反向混淆案件中，由于在先使用商标的商业强度通常比较弱，因而法官会着重考虑在后使用商标的商业强度以及公众对在后使用商标的熟知程度，以衡量在后使用商标所造成的强势是否会淹没在先使用商标，吸收消费者对该商标的认识。

3.2 在后商标使用人主观过错

传统意义上的商标混淆理论的视角是以制止搭便车行为为核心的，其主要目的在于防止恶意假冒不发行为，制止非法利用他人商标的欺诈行为。但是，在反向混淆的情形当中，在后使用人并不具有利用在先使用人商誉的意图，也没有利用其商誉的必要，主观过错的内容体现在其他方面：

一是故意，即在后使用人通过商标检索或其他途径，明知在先使用人使用某商标并享有商标权，仍然使用与之相同或近似的商标，意图将其据为己有从而为自身的经营活动服务。

二是过失，即在后使用人虽未明知在先商标的存在，但并未尽到必要的商标检索或查询义务，在未确定是否有在先权利人的前提下即开始使用商标。

在存在过失情形中，由于商标注册信息是面向社会公开的，未尽到必要检索义务，本身就构成过错。在后商标人负有注意义务，要求在其应该进行必要的商标检索，避免侵犯他人既存的商标权利。当然，第二种情形也能转化为第一种情形，当在后商标人在不知情的情形下不当使用，而在先权利人给予告知，在后使用人无视提醒仍使用，即从从过失转为故意意图。

3.3 在先商标权利人与在后使用人有过接触与信息的交流

主要包括以下三种情形：一是在先商标权利人在得知使用行为后，通知在后使用人该商标的存在。二是在后商标使用人曾积极地与在先商标人接触，谋求商标许可。三是其他形式得知在先商标的存在与状态。如果在后商标使用人知晓后仍凭借其经济优势对相同或者近似的商标进行密集的广告宣传，可认定在后商标使用人的主观恶意。主观恶意的存在有助于侵权行为的认定，并且对于确定应否对在先商标权利人进行赔偿，以及赔偿数额问题有着重要意义。

3.4 实际混淆程度

无论在正向混淆还是在反向混淆中，权利主张方都需要提出消费者发生实际混淆的证据，因而有多少产生了混淆的消费者数量比例才能证明存在混淆。一般美国法院认为，11%-49%都可以被认为存在混淆。

3.5 在后使用人的意图

这里的意图并不是指在后使用者要搭便车或借助在先使用者商誉的意图，而是指在后使用者要使市场饱和而覆盖在先使用者名声的意图。

4 余论

从闹得沸沸扬扬的New Balance商标之争，由赔偿9800万改判500万元，结局也是峰回路转，反思此案所涉及法律问题就会发现，中国现行商标法理论存在着一定缺陷，以至于法理判定依据与社会大众的普遍认识存在不少差异。此案引发的热议定能促进更为详尽的司法解释出台。因此，有必要以明确反向混淆的分析原则和分析方法，完善相关举证责任分配、赔偿问题，使商标法更加切实有效地实行。

注释：

① http://leaders.people.com.cn/n/2015/0429/c58278-26920994.html，2016年3月2日访问

② http://www.legaldaily.com.cn/index/content/2016-06/23/content_6686052.htm，2016年 6月24日访问

③ 我国《商标法》第7条第1款：“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。”

④ 我国《商标法》第13条第2款：“就相同或类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。

⑤ 我国《商标法》第32条：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”

黄莹莹(1990-)，女，广东潮州人，广东财经大学法学院14级经济法研究生，研究方向：经济法。

D923.43

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1672-5832(2016)07-0220-02