摘 要：判断一个人是否享有专利先用权，离不开对“原有范围”的界定，而在界定“原有范围”过程中应该采取何种标准的问题在理论界中一直颇受争议。本文将首先介绍界定“原有范围”的两种标准，其次分析目前我国采取的量化标准的缺陷，最后提出修改建议。

关键词：先用权；原有范围；量化标准；质化标准

1 关于“原有范围”的界定标准

目前，国内外对专利先用权制度中的“原有范围”的界定有两种标准，一是量化标准，二是质化标准。

（一）量化标准

量化标准是指先用权人在他人取得专利权后，继续制造原有的相同产品或者使用相同的方法的范围以其在他人专利申请日前已有的生产规模及该生产规模所能达到的产量为标准，超出该规模或者产量即被视为侵犯专利权人的专利权。举一个简单的例子：甲酒瓶厂（先用权人）使用A设备（被乙申请的专利）生产酒瓶，在乙酒瓶厂（专利权人）专利申请日之前已经有一家工厂和五十台A设备，这些设备每日能实际最大限度地生产酒瓶总量一千个。根据量化标准，甲在乙取得专利权后（此时设定甲满足取得先用权的所有构成要件），只能使用该酒瓶厂和该五十台A设备生产酒瓶，每日生产数量最多为一千个。甲酒瓶厂不可以以增设分厂或者增加生产线等扩大生产规模，也不可以使用该设备生产其他物品，如盘子、杯子等。同理，技术方法也是如此，若原来是用于食品行业，在专利申请日后改用于化工行业，也是不被允许的。

我国有不少学者支持对“原有范围”采取量化标准。著名学者汤宗舜认为“产量一般不高于专利申请提出时的产量”。文希凯认为“产品生产数量不得超出原有的范围”。冯晓青先生和刘友华先生认为“就产量而言，不得超过专利权人提出专利申请时原有设备可以达到的生产能力”。虽然上述各位学者的表述上有所不同，但他们想表达的均是对“原有范围”的界定采取“量化标准”，即先用权人在他人专利申请日后可通过各种方法最大限度地发挥原有设备的生产能力来提高产量，但不能通过添置新的设备以此扩大生产规模来增加产量。

（二）质化标准

质化标准是指先用权人在他人取得专利权后，继续制造原有的相同产品或者使用相同的方法的范围以其在他人专利申请日前原有的产业领域范围为标准，可以在原有的产业领域内继续实施相关的技术，随意地扩大产能，但是超出原有的产业领域范围即被视为侵犯专利权人的专利权。例如， 甲酒瓶厂独立完成一项技术革新并对此享有先用权，那么根据质化标准，甲酒瓶厂可以在生产酒瓶的领域内运用该项新技术发展生产，并且可以通过增加生产线、增设分厂等方式扩大生产规模，而不是最初只做了生产一万箱酒瓶的准备就永远只限制其生产一万箱酒瓶。但是这项新技术当然是不被允许用于生产盘子和杯子的。

日本学者纹谷畅男将“原有范围”解释为：“（1）已实施或者准备实施的发明的范围；（2）实施事业目的范围”。他认为：“只要事业相同，先用权人可以扩大设备”。纹谷畅男称该观点并非其个人一家之言，同时也被日本大审院的判决所确认。同时，日本的学者吉藤幸朔也支持该标准，认为“只要是在其事业目的的范围之内，实施规模不一定非要同申请时的规模一样，可以随意扩大”。其中“事业目的的范围”是对先用权人的后继实施行为的限制。在我国，随着社会经济的快速发展，不少学者认为量化标准已不能满足社会的需求，因此提倡对“原有范围”采取质化标准。其中，最具代表的是陈美章教授，他认为：“‘原有范围是指产品继续使用原有技术所能达到的生产能力”。学者王凌红认为，先用权人的实施范围以“生产经营范围”为宜[1]。

2 我国关于“原有范围”的现行立法及其存在的问题

为了实现专利权人与专利技术先用人之间的利益平衡，我国和多数采用专利先申请制度的国家一样，设定了先用权制度。根据我国《专利法》第69条第二款规定，“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的”的专利技术先用人可以依法主张先用权，无须承担专利侵权责任。

针对此法条，2009年12月21日最高人民法院颁布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称“2009年司法解释”）的第15条第二款规定，“有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法第69条第（二）项规定的已经作好制造、使用的必要准备：（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料”。从该司法解释可以看出，这两种情形是“或者”的关系，也就是说，专利技术先用人只要满足其中一种情形，即可被视为已经做好“制造、使用的必要准备”。如果该专利技术先用人在原有范围内继续实施，便可以依法享有先用权。

然而，第三款强调“专利法第69条第（二）项规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模”，明确规定“原有范围”被局限于“已有的生产规模”和“已有的生产设备”，换言之，明确规定“原有范围”适用量化标准。专利技术先用人的生产经营在专利申请日之前必须是已经形成生产规模或者已经有生产设备的。

根据2009年司法解释第15条第二款和第三款，我们现实中会遇到这样的一个棘手问题。假设专利技术先用人在他人专利申请日之前已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件（即满足2009年司法解释第15条第二款的第一种情形），即使在专利申请日之前还没来得及制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料（即不满足2009年司法解释第15条第二款的第二种情形），该专利技术先用人仍然是可以依法主张先用权的。这种情况下，专利技术先用人的生产经营根本还没有形成规模和拥有生产设备，仅仅是完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件，那么被局限于“已有的生产规模和已有的生产设备”的“原有范围”该从何谈起？仅有“主要技术图纸或者工艺文件”的專利技术先用人在专利申请日之后形成生产规模或者购买生产设备的行为是否构成侵犯专利权人的专利权？专利技术先用人该如何预见自己行为的合法性，又该如何证明和判断自己是在“原有范围”内继续实施的呢？显然，法条对于这个问题并没有给出一个明确清晰的答案。因此，现实中的专利技术先用人的先用权并没有很好地得到保护和利用。

因此，我国将“原有范围”限定于“专利申请日之前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模”是不合理的。在上述的问题中，无生产规模和生产设备的专利技术先用人欲要证明自己在他人专利申请日之后仍然在“原有范围”内继续实施，是一件非常困难的事情。对“原有范围”作量化标准限制，除了会出现上述的问题之外，还存在一些弊端。

第一，“量化标准”不符合先用权制度的本质——对在先权利的保护和尊重。该制度本身是为了平衡专利技术先用人和专利权人的利益而设，保护专利技术先用人在先的投资活动，维护经济秩序的稳定，避免因专利权的独占性而造成社会资源的浪费。如果我们以量的标准限制先用权人的实施行为，先用权人既不能扩大产品的产能更不能扩充产业领域。这将使先用权人永远停留在原有的生产规模而无法发展，从而违背了先用权制度的精神和市场经济规律。[2]

第二，对先用权行使的原有范围作“量化标准”的限制不符合市场经济的运行规则。因为从企业单位的一般成长规律及流程来看，一种新的产品从研制到投产、再从小规模的批量生产到形成较大规模的批量生产，往往是需要一个较长的时间，先使用人在新技术研发出来的初期，往往是不太可能大规模地建造生产厂房、大批量采购相关的生产设备以及生产原料的。企业通常的做法是根据小规模生产出来的产品在市场上受消费者的欢迎程度以及其发展前景来决定是否扩大原有的生产规模，这样做才符合市场竞争的一般规律。

如果先用权人申请日前已经制造相同产品或使用相同方法，这个过程在申请日到来时很可能还没有完成，此时若对先用权人进行量化的限制，不仅有失公平，而且压抑了生产力。因为如果这个过程还没有完成的话，就说明还只是处于初级阶段，其生产规模一定不会很大。然而，在当今竞争激励的经济市场中，如果想要得到较好的收益，那么就需要有足够大的规模（这个规模需要根据各个行业自身特点而定）。若对“原有范围”作“量化标准”，允许先用权人只能在原有的生产规模内继续生产，那么先用权人就难逃逐渐萎缩直至最终覆灭的命运了。

第三，对“原有范围”采取“量化标准”限制既不符合经济全球化的发展需求，又不利于我国参与国际间的技术交流与合作，引进先进技术。目前国外先用权对“原有范围”主要采取“质化标准”限制，这比我国先用权“原有范围”的保护范围明显宽松。如果我国一直对“原有范围”采取“量化标准”限制，则很可能会有碍于我国参与国际间的技术交流与合作，进而影响社会经济的发展。

3 建议对《解释》第15条第三款进行修改

笔者支持先用权制度中的“原有范围”采取质化标准，即以原有的产业领域范围为标准。以原有产业领域范围为标准的合理性主要体现在两个方面：一是法官可以清楚准确地判断专利技术先用人的实施范围是否超出了法律所规定的界限，特别是专利技术先用人在专利申请日之前仅仅就发明创造的实施作好必要准备的情况之下，其“生产规模”还没有具体呈现出来时，若以“生产规模”为标准，必然会导致专利技术先用人没有办法预见自己行为的合法性，从而影响专利技术先用人的发展壮大，还会难以确保专利侵权诉讼判决结果的公平性；二是以原有产业领域范围为标准，有利于明确专利侵权诉讼中当事人的举证责任，专利技术先用人只要可以证明其所实施的发明创造来源合法并且实施行为没有超过其原有的产业领域范围即可依法享有先用权。

大陆法系以德国和日本为代表。德国专利法第十二条3和日本专利法（特许法）第七十九条7对先用权制度中的“原有范围”均采用了质化标准，认为只要在专利权人申请专利以前，有人已经为实施该发明做好了必要准备，则专利权人对该人没有效力，并且可以为了自己生产的需要，在自己的作坊中或者经营目的范围内充分利用发明，即先用权人可以根据其事业发展的需要扩大实施规模，而不必受原有实施范围的限制。对“原有范围”采用质化标准的立法充分体现了先用权制度的本质（对在先权利的保护和尊重），允许先用权人在原有产业领域范围内以扩大生产规模或者产能等方式充分利用发明，既保护先用权人获得适度的经济效益，又不会损害专利权人的合法权益，符合先用权制度的本质和经济全球化的发展需求。

因此，笔者建议我国参考德国专利法第十二条和日本专利法（特许发）第七十九条对2009年司法解释第15条第三款进行修改，不再对“原有范围”限定为“已有的生产规模”和“已有的生产设备”，而是根据先用权制度的本质和社会发展需求对“原有范围”采用质化标准。

注释

[1]德国专利法第十二条规定：“专利权的效力不及于在专利申请时已经在国内将发明投入使用的，或者已经为投入使用做好了必要准备的。（先用权人）获得授权，为自己生产的需要，在自己或者他人的作坊中充分利用发明。该发明仅可与营业一并继承或者转让”。

[2]日本专利法（特许法）第七十九条规定：“不知与专利申请有关的发明内容而自行做出该发明，或者不知与专利申请有关的发明内容，而由发明人得知该发明，并在专利申请时已在日本国内经营实施该发明的经营者或者准备实施经营者，在该实施或者准备实施发明及经营的目的范围内，就与该专利申请有关的专利权拥有普通实施权。”

参考文献

[1] 汤宗舜. 专利法解说（修订版）[M]. 知识产权出版社，2002：374.

[2] 文希凯. 专利法教程[M]. 知识产权出版，2003：273.

[3] 冯晓青，刘友华. 专利法[M]. 法律出版社，2010：218.

[4] 纹谷畅男著，魏启学译. 专利法50讲[M]. 法律出版社，1984：257-258.

[5] 吉藤幸朔著，宋永林，魏启学译. 专利法概论[M]. 专利文献出版社，1990：569-570.

[6] 陈美章，郑思成. 知识产权法教程[M]. 法律出版社，1997：212.

[7] 王凌红. 先用权制度探析[J]. 电子知识产权，2010，11：92-94+96.

[8] 黃贤福. 专利制度中先用权“原有范围”的界定——谈专利法第63条[J]. 电子知识产权，2003，（1）：57-58.

作者简介

蔡梅华（1991-），女，广东省广州市，华南理工大学法学院（知识产权学院）研究生，知识产权方向。