刘晓红

摘要：近年来，专利侵权抗辩是讨论比较热的一个专题，尤其是在我国加入世界贸易组织后，国外的一些大企业、跨国公司等向我国提出了大量的专利侵权诉讼案件，我国企业在运用《专利法》进行应对时，由于存在着很多的缺陷和漏洞，遭受了重大的利益损失。因此，我国应加强专利侵权抗辩途径的研究，以保护我国企业的合法权益。

关键词：专利侵权抗辩；先用权；自由公知技术

一、专利侵权抗辩的概念

所谓专利侵权行为是指侵犯他人专利权的行为，即在没有经过专利权人的许可或有其他法律规定的情况下，以营利为目的实施或授权他人实施专利权人的专利的行为。”①

专利侵权抗辩主要指在侵犯专利权的案件中，专利权人或利害关系人提出侵权之诉，被诉侵权人提出的使自己免除责任或减轻责任的事由。被诉侵权人基于专利权人或者其利害关系人提出的侵权请求，提出的其侵权行为不存在或不完全存在的事实被称为抗辩事由。

我国《侵权责任法》规定，民事侵权责任通常采用的几种抗辩事由为：执行职务、正当防卫、紧急避险、自助行为、不可抗力和意外事件等②。由于我国专利法中规定没有经过专利权人的授权，即使用其专利的，构成侵犯专利权，所以我国在判定是否存在侵犯专利权的行为时，主要依据的是客观行为，而不考虑主观要件，不同于一般的民事侵权责任，在提供证据进行侵权抗辩时，事由必须具有对抗性。如果被诉侵权人仅能证明自己存在主观过错而不能提供客观的抗辩事由的，往往不能形成对对方当事人的诉讼请求进行有效的抗辩。

二、国外立法和国际条约中的专利侵权抗辩途径

（一）滥用专利权抗辩

关于滥用知识产权的问题，TRIPS协议中第一部分的第七条做出了相关规定，即对于知识产权的保护，应以促进科学技术的革新、转让和传播为原则，使新技术的发明者和使用者都可以受益，从而有利于社会经济的发展和创造使用者权利义务的平衡。第八条第二款中也规定，为了限制专利权人对于知识产权所有权的滥用，或者采用不合理的方式限制贸易及国际技术的转让，可以对专利权人采取适当地措施，但不得与本协议规定的内容相抵触。

TRIPS协议第二部分第八节的第四十条做出了“关于许可协议中反竞争行为的控制”的规定。其中第一款规定：“当专利权人的行为阻碍了贸易的进行，或者限制了技术的转让和传播时，经各成员国同意，可以对有关知识产权的许可作出某些限制竞争的规定。”第二款规定：“本协议的规定并不阻碍各成员国单独进行立法，在特定情形下可对某些滥用知识产权或者进行不正当竞争的行为进行限制性规定。如上所述，各成员国可以在本协议规定的基础上，基于其本国法律和规章，对滥用知识产权或者进行不正当竞争的行为采取适当措施，包括规定独占性反授条件、禁止对知识产权有效性提出质疑的条件、强迫一揽子许可等。”

由TRIPS协议的相关规定可以看出，尽管专利权人对其专利拥有许可权，但在行使过程中也需受到一定的限制，即该权利的行使不能限制贸易的发展，也不能阻碍技术的转让和传播等。

（二）先用权抗辩

根据专利权在授予时是以先发明为标准，还是以先申请为标准，可以分为先发明制和先申请制。美国作为一个十分注重保护发明者权益的国家，其专利法中明确规定了专利应授予先发明者的制度，即当两个以上的人就同一项发明创造申请专利时，专利授予先发明者。由该规定可知，美国对发明在先的权利人给予保护，因此就不存在先用权问题，自然也就没有先用权抗辩的说法。

而世界上绝大多数国家则采用的是先申请制度，故大都对先用权抗辩做出了规定。日本的《专利法》在第七十九条做出了“首先使用的通常实施权”的规定：“因自己发明而不知有相关专利存在，或虽从发明人处获得而为己所用但不知该发明需申请专利，则在专利申请时，日本国内已经从事该发明的事业或者即将从事该发明的事业的人，在其已经从事或即将从事的业务范围内，拥有该相关专利的通常实施权。”德国的专利法秉承了德国法学界一贯的严谨作风，在专利先用权方面也做出了十分细致和完善的规定。《德国专利法》第十二条第一款规定：“若在专利申请日前，在德国境内已经有他人开始实施该专利申请的内容，或已经着手准备实施该专利申请的内容，则专利权人不得以其已经获得专利权为由禁止他人使用该专利。该先用人在其业务范围内，有权在自己或他人的工厂和车间内实施该专利，该先使用权只能通过继承方式获得或由其整体事业转让而获得。如果专利申请人在申请专利之前，虽然将专利的内容披露给他人，但保留了申请专利并获得专利的权利，则获得该专利申请内容的他人，不能根据本款第一项的规定取得该专利的先用权，在申请人取得专利后，不得以披露发生后的六个月内采取的措施为由对抗专利人”。

（三）自由公知技术抗辩

自由公知技术抗辩是指在侵犯专利权的诉讼中，若被诉侵权人有证据证明自己实施的技术，是专利权人申请专利日之前就已经存在的公知技术，或与公知技术相近似的技术，则被诉侵权人不构成侵权责任。③它是被控侵权人的一种防卫手段或方法，在很多国外立法及判例中都有所体现。

关于这个问题，德国法学界的提法称为“自由技术水准抗辩”，“技术水准”的内容包括专利申请日前的公知技术和从公知技术中可以很容易推导或明显能推导得出的技术。日本判例中也有关于该抗辩事由的提法，称为“自由技术水准的抗辩”和“自由技术抗辩”，而日本的大多数学者也同样在技术或技术水准前冠以“自由”的字样，更有著名学者中山信弘先生提出了“公知技术抗辩”的说法，并强调“公知技术抗辩”的提法与德国“自由技术水准抗辩”的提法内容相同，均是指申请专利日之前存在的公知技术为范围，判断标准仍是该技术是否满足专利新颖性的技术范围。而我国还未对自由公知技术抗辩进行规定，只是在《专利法》第六十二条中规定了现有技术的抗辩途径，为我国完善自由公知技术抗辩奠定了基础。

三、我国对专利侵权抗辩途径的启示

（一）在反垄断法中具体规定对滥用专利权的处罚制度

在司法实践中，由于专利权人拥有专利的许可权，他可以利用这一优势，决定将自己的专利使用权授予哪一家单位或个人，同时专利权人也可利用自己对于专利技术的所有权优势，提出一些不合理的条件，从而占据市场的垄断性地位，妨碍市场的发展。另外，专利权人还可以对任意专利侵权人提起诉讼，使一些合理使用专利权的人蒙受了损失，造成了不必要的资源浪费。在我国的法律法规中，尽管已经在《专利法》、《合同法》等立法层面作出了一些关于专利侵权抗辩的规定，但就具体的专利侵权抗辩的事由和途径，立法上仍然没有全面统一的规定。例如，《专利法》中虽然规定了哪些情形不认定为侵犯专利权的行为，专利权无效的情形及专利权的诉讼时效等内容，但对该具体内容的描述却采用了模糊词的方法，不具有实际操作性。因此，应在反垄断法中做出对滥用专利权的具体规定，当出现专利所有权人滥用专利权的情形时，被诉专利侵权人可以依据反垄断法关于专利侵权抗辩的规定对其进行抗辩，从而维护自己合法的专利行为。

（二）先用权抗辩适用的完善

先用权抗辩制度对于我国来说是一个相对新颖的制度，在我国以往的法律规定中涉猎较少，对于该制度的规定也大多停留在原则的层面上，具有指导意义，却不具有实际操作的价值。因此，为了充分与世界法律制度接轨，使该制度在我国能切实发挥应有的作用，应主要从以下几个方面对该制度进行完善：

第一，应严格限定先用权技术的合法来源。我们可以借鉴美国等大国的规定，基于保护创造者合法权益的初衷，鼓励创造者尽早申请专利，并加大对专利权的保护力度，明确先用权技术的合法来源标准，避免不符合先用权使用标准的人享受先用权，损害专利权人利益。

第二，应明确实施专利技术的“原有范围”。就目前看，我国确定“原有范围”的标准是以机器设备所能达到的正常产量为准，但为了更好的界定“原有范围”的尺度，我国可以借鉴上述美德日等国家关于先用权的规定，允许先用权人在使用原有技术的基础上，合理扩大生产规模，取得合法利益。

第三，应赋予先用权人销售、许诺销售和进口专利产品的权利。从立法的原意上来说，允许制造者享有先用权，而不应包括销售或其他衍生的权利。但在实践中，只允许先用权人使用自己制造的产品，而不能进行销售、许诺销售或进口等行为，使自己获得利益，显然是不合逻辑的。美国的《专利法》在修改后，明确赋予了先用权人在销售、许诺销售及进口专利产品等方面的权利，为我国关于该制度的完善提供了借鉴的依据，我国《专利法》也应赋予先用权人该项权利。

（三）自由公知技术抗辩的完善

我国《专利法》并没有对自由公知技术的规定，只是在第六十二条提到了现有技术，为我国进行自由公知技术的完善做了前提和基础。所谓“现有技术”是指现在所拥有和公开的技术，包括可自由使用的共有技术和他人享有合法权利的共有技术。而“自由公知技术”一般仅是指可自由使用的共有技术，范围要比现有技术小。在进行自由公知技术的完善方面，一方面我们要确定其范围，既包括以印刷的、打字的纸件记载的出版物上记载的共有技术，也包括采用其它方法制成的各种有形载体上记载的共有技术，例如采用电、光、照相等方法制成的各种缩微胶片、影片、照相底片、磁带、唱片、光盘等，还应当包括在互联网上公布的共有技术④。另一方面，在对公知技术的审查方面，我们应增加专家辅助人制度。由于对公知技术的审查，既涉及到所涉领域普通技术人员的专业知识，又涉及到新颖性的判断，以及判断等同的标准，这对审理专利侵权纠纷的法官的专业审判水平提出了较高的要求，在这种情况下，很难实现对公知技术的全面审查，因此增加专家辅助人，可以以专业的眼光对所涉专利技术进行判断，正确的得出所涉侵权专利是否为自由公知技术，从而正确的对案件作出判决。（作者单位：山东大学）

注解：

①参见黄勤南主编：《知识产权法教程》中国政法大学出版社2003年版，第311页

②参见王利明：《民法》中国人民大学出版社，2008年版，第431页

③参见孟应法、冯义高主编，《美国产权诉讼》，北京人民法院出版社1992年版，第380页

④《科技情报开发与经济》，2007 年第 17 卷第 35 期，第28页

参考文献：

[1]黄勤南，《知识产权法教程》，中国政法大学出版社，2003年版.

[2]奚晓明，《最高人民法院知识产权审判案例指导》，中国法制出版社，2010年版.

[3]《中华人民共和国专利法》，2008年版.

[4]程永顺，罗李华，《专利侵权判定—中美法条与案例比较研究》，北京：专利文献出版社，1998年版.

[5]房绍坤、郭明瑞，《知识产权法案例教程》，北京大学出版社，2005年版.

[6]杨立新，《侵权法论》，吉林人民出版社，2000年版.

[7]王利明，《民法》，中国人民大学出版社，2008年版.

[8]孟应法，冯义高，《美国产权诉讼》，北京：人民法院出版社，1992年版.

[9]刘筠筠、熊英主编：《知识产权法热点难点问题研究》，法律出版社，2008年版.

[10]韩利琳编著：《知识产权的保护与侵害赔偿》，中国民主法制出版社，2002年版.