文/谢光旗

美国应对“专利蟑螂”最新法律实践述评

文/谢光旗

美国专利蟑螂仍在泛滥，我国专利蟑螂也已现端倪。2015年，美国继续努力遏制专利蟑螂。美国国会参、众两院议员提出了《创新法案》、《专利法案》、《2015索赔函透明法案》及《2015打击流氓及不透明信函法案》。这些法案有利于遏制专利蟑螂，但仍需改进。司法方面，美国联邦最高法院强调地区法院有职权和责任确保劝阻轻率案件，首次使用了“专利蟑螂”术语，重申滥发索赔函、轻率诉讼会给创新带来有害负担。对于美国规范索赔函、防治滥用诉权以及提高专利质量等法律实践，我国立法机关宜适当借鉴，我国出口企业应密切关注。

专利蟑螂；专利主张实体；索赔函；滥用诉权；专利法案

“专利蟑螂”（“Patent Trolls”）也称为“专利主张实体”（PAEs），一般是指收购专利、不图使用并以提起专利侵权诉讼或诉讼威胁为主要营利手段的实体。1See Paul McFedries,Patent Troll[EB/OL].[2016-03-16].http://wordspy.com/index.php?word=patent-troll.表面看来，专利蟑螂收购专利的活动能增加发明人的回报，诉讼活动能打击侵权行为，有利于创新。但是，它们常常滥用诉讼及诉讼威胁，损害并不侵权的个人与企业利益。2013年，美国白宫发布报告，认定专利蟑螂总体上对美国创新体制与经济增长是有害的。专利蟑螂不仅大幅增加了企业实施专利的成本，损害了企业研发和推广技术的能力，还加大了创新不足导致的社会成本。2See Executive Office of the President,Patent Assertion And U.S.Innovation[EB/OL].[2013-06-01].同年，国会议员提起《盾牌法案》（SHIELD Act）及《创新法案》（Innovation Act）。因存在分歧，这两个法案最终未能在第113届国会（2013-2014年）通过。2015年，美国国会参众两院又提出了2015《创新法案》、《专利法案》、《2015索赔函透明法案》及《2015打击流氓及不透明信函法案》。联邦最高法院也在CISCO案中，对专利蟑螂发出警告。我国出口企业在美国遭受专利蟑螂严重损害，我国引进的专利运营模式也极有可能衍生专利蟑螂。如何有效防止专利蟑螂滥行诉讼和诉讼威胁是我国面临的紧迫问题。本文介绍2015年美国联邦应对专利蟑螂的立法与司法实践，警示专利蟑螂在我国泛滥的风险，为我国企业和政府应对专利蟑螂提供参考。

一、2015年美国应对“专利蟑螂”的立法实践及其评析

（一）2015《创新法案》

1.立法进程

2015年2月5日，美国众议院司法委员会主席古德莱特（Goodlatte）重新提出《创新法案》3114 Congress(2015-2016)-H.R.9, Innovation Act.，得到两党27名议员的附议（共和党15名，民主党12名）。7月29日，该法案通过委员会审查，并被列入众议院立法日程。

2.主要内容

2015《创新法案》共10条，主要包括：专利侵权诉讼行为；专利权属透明度；用户诉讼例外；执行司法会议的程序和措施；小企业的教育、拓展与信息获取；对专利交易、质量和审查的研究以及对《莱西-史密斯美国发明法》的改进与技术更正等七大方面。相对2013《创新法案》，2015《创新法案》在结构上没有变化，在内容上有少许改进。2015《创新法案》主要在如下几个方面修改《美国专利法》：

（1）增加起诉要求。该法案第3条（专利侵权诉讼）要求原告起诉时说明：被侵权的专利、被侵犯的权利要求、被控侵权工具、被控侵权工具的名称或型号、被控侵权工具如何侵犯了权利要求、间接侵权者“帮助”或“引诱”直接侵权的具体行为和权利人。这样规定的目的是促使原告在起诉前做好充分的诉前调查，在起诉状中具体说明侵权事实，而不是象专利蟑螂那样经常仅仅在诉状中模糊地诉称他人侵犯其专利权。该条有助于将那些证据不足的诉讼排除在法院之外，减少专利蟑螂对他人的侵扰。

（2）拓展律师费转移规则。将《美国专利法》第285条修改为：“除非法院发现败诉方的地位与行为在法律与事实上合理公正，或者在例外情形下（例如发明者的严重经济困难）做出此判决不公正，法院应该判给民事诉讼中胜诉方因任何一方当事人依据国会与专利有关法案主张救济措施而产生的合理费用和其他支出。”《美国专利法》第285条的规定是：“在例外案件中，法院可判定败诉方负担胜诉方合理的律师费用。”该法案将移转律师费的例外规定修改为默认规则，而且除合理律师费用外，还明确包括其他支出。这样修改的目的是通过移转诉讼费用来遏制专利蟑螂任意起诉行为。2014年，美国联邦最高法院在Octane Fitness案中已经降低了诉讼费用移转标准，肯定地区法院可以在主观恶意、客观无基础、不正当诉讼行为及其他例外案件中移转律师费。4See Octane Fitness,LLC, v.Icon Health & Fitness,INC.,134 S.Ct.1749(2014).2015《创新法案》将律师费移转规则修改为默认规则，对专利权人正当维权行为抑制比较大。而且什么是“合理公正”并没有明确的标准。另外，可能延长审判时间，增加被控侵权人的应诉成本。5See AIPLA, Summaries of H.R.9, the Innovation Act (as amended) & S.1137, the PATENT Act (as amended), and AIPLA Positions as of August 13, 2015[EB/OL].[2015-08-13].http://www.aipla.org/advocacy/congress/114C/Documents/Final%20Legislation%20Summary%20and%20AIPLA%20Position%20Chart.pdf.

（3）重塑证据开示程序。该法案拟修改《美国专利法》第29章，不过它删除2013《创新法案》第299A（专利侵权诉讼证据开示），增加了281B（据临时动议中止证据开示），规定：在专利侵权诉讼、专利无效诉讼或者不侵权诉讼中，除d款规定的例外，如果被告提出存在不合法的共同诉讼、无管辖权、受诉地方法院错误及程序不当等情形，法院得中止证据开示程序。增加281B的目的是在维权人的起诉存在不当情形时，经被告提出法院中止证据开示程序，就提出的不当情形先行审理，避免被控侵权人进行无谓的证据开示。

（4）限制故意含糊的索赔函。在拟增加的第281B条中增加一项：“（e）国会意识。国会认为，一方当事人故意给终端用户发送含糊的索赔函声称专利侵权，是专利制度的滥用，是公共政策的违背。发送的索赔函至少应包括涉案专利的基本信息：什么专利被侵犯了，专利如何被侵犯了。当考虑是否滥用诉讼时，任何基于这种发送给终端用户的故意含糊索赔函的措施或起诉行为应当被认为是欺诈或欺骗行为和一种例外情形。”另外，发函人在后续的诉讼中，不能依据此种索赔函主张故意侵权或者惩罚性赔偿。滥发内容含糊的侵权索赔函是专利蟑螂常用的手段。该条规定索赔函的基本内容及惩罚规则，但是过于简单，也没有具体的民事赔偿规则。而且将责任要件限定为“故意”，不能涵盖出于重大过失发送含糊索赔函者的责任，不能促使维权人谨慎发送索赔函。

（5）提高专利权属透明度。修改《美国专利法》第290条，要求原告披露相关权益。起诉专利侵权时，原告应该向专利商标局、法院及每个被告披露如下信息：(A)涉案专利的被许可人；(B)有权再许可或者实施涉案专利的任何实体；(C)除原告外，原告知悉的与涉案专利或原告具有经济利益的任何实体；（D）前述A款下任何被许可人、B或C款下任何实体的最终专利实体；（E）清晰明确描述主张侵权当事人的主要业务；（F）诉讼请求清单；（G）对于涉案专利，标准设定组织是否已经专门宣布该专利为必要专利、潜在必要专利或在该标准设定组织有成为必要专利的潜在性，以及美国政府或外国政府是否已经给该专利施加了特定的许可要求。相对2013《创新法案》，2015《创新法案》新增了E、F和G款。提高专利权属透明度的目的是提前掌握空壳公司背后真正的权利人。要求原告披露主要业务、诉讼请求、是否为标准必要专利以及政府是否施加了特定许可要求尚属必要，但是其他一些要求过份增加了原告的义务，对正当维权行为不利。

（6）设定用户诉讼例外。2015《创新法案》第5条对《美国专利法》第296条进行修改，增加“用户诉讼例外”条款。用户包括被诉侵犯专利权的零售商或终端用户。除例外情况，在专利侵权诉讼中，如果涉及的厂商是被告之一或者是独立被告，且用户同意将针对他的诉讼与厂商的诉讼结果进行绑定，法院应该同意中止针对用户的诉讼。这样规定有益于把小型用户置身于大型厂商保护伞之下，减少专利蟑螂对其造成侵扰和损失。

（7）加强专利交易、质量和审查的研究。第8条要求美国专利商标局局长、商务部负责知识产权的副部长、美国总审计长、美国法院行政管理局局长根据该法案进行研究并向国会参众两院报告，涉及的事项包括专利交易、政府所有专利、专利质量及专利审查时最佳的信息获取、专利小额诉讼法院、索赔函、商业方法专利的质量、立法对个人和小经济体保护垄断权的影响。拟研究的这些事项涉及专利蟑螂产生与泛滥的深层次原因，对这些事项进行研究当然有助于从根本上解决专利蟑螂问题。

（8）修改专利复审标准。第9条对《美国发明法》进行修改和更正，包括授权后复审、改革专利审判与上诉委员会程序、多方复审、重复专利原则、专利商标局的专利审查、管辖权试点方案及延长费用移转职权时间等。对这些修改，美国各界褒贬不一。不过，统一复审程序与审判程序中权利要求解释规则有利于提高权利的确定性，也有利于减少多余的诉讼。它要求专利多方复审及授权后复审中对权利要求的解释应与民事诉讼中的解释规则一致，即按照本领域一般技术人员理解的通常涵义进行解释，而不是按照最宽泛的涵义进行解释。

3.小结

2015年是美国国会第114届议会（2015-2016年）的第一年，国会继续提出针对专利蟑螂的法案实属必要。虽然上述法案中没有使用“专利蟑螂”的名称，实际上它就是针对专利蟑螂而提出的。《创新法案》提案人古德莱特就明确说，该法案的目的是确保专利制度不辜负《宪法》的重托，其针对的就是专利蟑螂。6See U.S House of Representative, Goodlatte Introduce Patent Litigation Reform Bill [EB/OL].[2015-02-05].http://goodlatte.house.gov/press_releases/660.尽管2014年联邦最高法院通过Octane Fitness案调低了移转律师费的门槛，当年由专利蟑螂提起的专利侵权诉讼仍占美国全部专利诉讼的67%，7See PWC,2015 Patent Litigation Study:A Change in Patent Fortunes[EB/OL].[2015-05-01].http://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/patent-litigation-study.html.其中不乏滥用诉权的案件。这一数据说明专利蟑螂大量提起专利侵权诉讼的状况基本没有改变。

2015《创新法案》内容不少，较好地因应了专利蟑螂泛滥的不同原因。专利蟑螂泛滥的原因很复杂。除了专利蟑螂滥用诉讼及侵权索赔函外，也有专利数量过多和专利质量较低的原因。2015《创新法案》不仅在防治滥用诉讼及滥用索赔函上作出很多新的规定，而且就完善专利审查程序、提高专利质量上作了规定。2013年《创新法案》曾于2013年12月在美国众议院高票通过。8对2013《创新法案》的评论可参阅易继明：《美国<创新法案>评析》，载《环球法律评论》2014年第4期。但是，最终还是没有得到参议院的同意。对于2015《创新法案》，美国大学协会、创新者协会和医药器具厂商协会发表联合声明表示反对。9See Steve Brachmann.Innovation Act despite clear lack of consensus[EB/OL].[2015-06-14].http://www.ipwatchdog.com/2015/06/14/house-judiciary-approves-innovation-act/id=58728/.相对2013《创新法案》，2015《创新法案》已经有所改进，但是一些规定还有待完善。

（二）《专利法案》

1.立法进程

2015年4月29日，格拉斯利（Grassley）等7名参议员（共和党4名，民主党3名）提出《专利法案》（“Patent Act”），经修改后于9月8日通过委员会审查，并于当日列入参议院立法日程。10114 Congress(2015-2016)-S.1137, Patent Act.

2.主要内容

《专利法案》拟对《美国专利法》进行修改。法案共包括18条，规定了专利侵权诉讼要求；用户诉讼例外；开示限制；执行司法会议建议的程序与实践；费用及其他开支；对索赔函的清晰与具体化要求；索赔函滥用；专利转让的透明化；多方审查与授权后审查程序；破产程序中知识产权许可的保护；小型经济体的教育、拓展与信息获取；专利交易、质量与审查的研究；对《莱西-史密斯美国发明法》的技术更正与其他改进；高等教育和非营利研究机构等。《专利法案》的大部分条文与2015《创新法案》相似，在费用转移规则、费用偿付及索赔函等方面两者存在较大差异。

（1）调整费用转移规则。与2015《创新法案》规定原则上法院应判给胜诉方律师费及其他开支不同，《专利法案》第7条要求胜诉方提出律师费要求并承担证明责任，法院基于“法律或事实上客观合理”原则进行审查。如果法院发现败诉方的地位在法律或事实上非客观合理，或者败诉方的行为非客观合理，法院应当支持胜诉方合理的律师费，除非在特殊情形下，例如发明者或者高等教育机构面临严重的经济困难，如此判决将使得此判决不公正。这一修改吸纳了2014年联邦最高法院的判例，而且设定了例外，在保护诉权与惩治滥用之间保持了较好的平衡。

（2）提前识别利益方，确保费用偿付。为了防止专利蟑螂设立空壳公司而没有资产支付胜诉方律师费，《专利法案》在诉讼早期就识别利益相关方，而不是在判决支持律师费后。《专利法案》在第7条规定被诉侵犯专利权的被告可以陈述其基于所知信息善意相信原告的主要业务是从事专利主张与实施或者籍此的许可。原告应该提交文件证明，它具有足够资金满足判赔的律师费；它的主要业务不是专利主张与实施或者籍此的许可；如果有的话指明利益关系人；或者没有此种利益关系人。如果有前述利益关系人，原告还应提前提供每一个指明的利益关系人的书面通知。在原告不能履行全部判赔费用时，任何利益关系人可能被判决承担全部或部分律师费。当然，高等教育机构以及主要目的在于便利高等教育机构技术转让的组织可以豁免提交上述证明的义务。

（3）从严规范索赔函。相对2015《创新法案》，《专利法案》对索赔函进行了较为详细、严厉的规定。第8条与第9条两个条款详细规范索赔函。第8条（对索赔函的清晰与具体化要求）具体规定索赔函应该具备的清晰且透明的要求，第9条（索赔函滥用）给《美国专利法》增加“恶意索赔函”条款，规定索赔函虚假陈述，或者缺少合理基础，实质性误导属于《联邦贸易委员会法》下的不公正或者欺骗性行为或惯例，国际贸易委员会对那些广泛发送误导索赔函的行为进行民事惩罚。不过，这些规定也有不合理之处。例如：它规定，除非收函人同意，禁止最初发送的索赔函包括要求支付特定金额的许可使用费来解决主张的专利侵权。比较而言，后文将介绍的《2015打击流氓及不透明信函法案》更加合理与有效。

3.小结

《专利法案》由参议员提出，与众议院的2015《创新法案》一起反映了参众两院共同打击专利蟑螂的决心。《专利法案》承袭了2015《创新法案》的一些规定。对滥诉行为、滥用侵权索赔函、改进专利审查程序以及加强专利转让、质量及信息获取方面的研究等各个方面都有涉及。在诉讼费用移转、识别利益相关方及规范索赔函等方面，《专利法案》作了明显不同的规定。这些不同规定，考虑了对2015《创新法案》的批评意见，作出了相对折中的规定。反对2015《创新法案》的组织也肯定《专利法案》往正确的方向前进了一步。微软公司、大学联盟和美国知识产权法协会等一些组织对《专利法案》给予了好评。但是，《专利法案》也不是没有争议的。生物技术产业组织就认为，《专利法案》没有针对滥用多方复审的行为进行规定，没有做到很好的平衡，对专利权人不利。11See Gene Quinn,Mixed Reviews for the PATENT Act in the Senate[EB/OL].[2015-05-04].http://www.ipwatchdog.com/2015/05/04/mixed-reviews-for-the-patent-act-in-the-senate/id=57457/.美国知识产权法协会对《专利法案》增加起诉要求、改革证据开示等规定，表示不利于专利权人正当维权，而且或延长时间，增加诉讼成本。12See supra note 5.

（三）《2015索赔函透明法案》

1.立法进程

2015年4月20日，众议院贾莱德·波利斯（Jared Polis）等3名议员（共和党2名，民主党1名）提出《2015索赔函透明法案》13114 Congress(2015-2016)-H.R.1896, Demand Letter Transparency Act of 2015.，当日提交给司法委员会，5月15日提交法院、知识产权与因特网分委员会。该法案目前仍处在委员会审议中。

2.主要内容

该法案只有6条，主要内容如下：

（1）索赔函的定义。第5条（定义）将调整的索赔函界定为发送给非隶属的第三方，直接或间接陈述或说明收函人或收函人的隶属人侵犯或者可能侵犯了专利，或者因此侵权可能需要承担责任或支付赔偿给其他人的书面信函。

（2）索赔函的上报。第2条（索赔函披露要求）规定在《美国专利法》第26章后增加一条，即第263条（与专利所有权有关信息的披露）。要求任何实体在365天内发送20封以上索赔函，应该向专利商标局报告每封专利索赔函的具体情况。以下实体豁免此报告义务：原始或共同发明人；高等教育机构；便利高等教育机构技术商业化的技术转让组织。

（3）索赔函的内容。第3条（索赔函要求）规定：所有的索赔函必须包括特定信息：指明被侵犯的专利权；被侵犯的权利要求；被控侵权工具（装置、产品、特征、工具、方法、系统、程序、功能、行为、服务或其他工具）；被控侵权工具的名称或型号；被控侵权工具侵犯了权利要求的哪个成分，怎样侵犯了权利要求；在间接侵权中，直接侵权、直接侵权人、间接侵权或引诱侵权行为；主张侵权人的权利描述；主张侵权人的主业；索赔要求清单；指明已经提起的涉案专利的任何案件编号和法院；涉案专利的单方审查或多方审查情况；涉案专利是否因标准设定组织等承担任何许可条件或价格承诺；其他对涉案专利享有权利的人，如被许可人，独家许可人；上述具有经济利益人员协议或法律基础；其他有权实施涉案专利权人；对索赔行为有直接经济利益的任何人；收函人如何进入专利商标局索赔函数据库；在索赔函底部注明“法律不要求您对该信函做出回应。”

（4）缴费或失权惩罚。第4条（惩罚）规定，如果专利权人没有满足索赔函的要求，专利商标局应通知专利权人在3个月内缴纳费用，否则专利将无效。此外，第2条授权法院在专利案件中惩罚未履行报告义务的实体，并令其赔偿受害方因此受到的损失。

3.评析

《2015索赔函透明法案》专门针对发送专利侵权索赔函的行为。滥发侵权索赔函是专利蟑螂常用的手段。不过，诉前发送索赔函受到“诺艾尔-本灵顿原则”（Noerr-Pennington Doctrine）的保护。14See FTC,Enforcement Perspectives the Noerr-Pennington Doctrine.https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/advocacy_documents/ftc-staff-report-concerning-enforcement-perspectives-noerr-pennington-doctrine/p013518enfperspectnoerr-penningtondoctrine.pdf.发送索赔函属于美国宪法保护的言论自由范畴。因此，如何界定正当索赔函与滥用索赔函关系到言论自由与权利滥用的界限。该法案专门针对滥用索赔函的行为设定规范，包括索赔函的定义、内容、上报及违法责任四个方面，建立了较为完整的法律规范。根据第2条，它要求上报索赔函的主体其实就是不事研发、不图实施的专利主张实体。第4条还规定了失权处罚。从效果来说，这种规定可能不错。但是，这样规定有违法律的公平性，其处罚也过于严厉，而且需要专利商标局增加人员和经费来监督索赔函。另外，如何衡量未履行报告义务而给收函人造成的损失在实施中会很困难。

（四）《2015打击流氓及不透明信函法案》

1.立法进程

2015年4月28日,迈克尔·伯吉斯（Michael Burgess）以及其他6名众议员（共和党6名，民主党1名）提出《2015打击流氓及不透明信函法案》，5月1日提交给商务、生产与贸易分委员会。15114 Congress(2015-2016)-H.R.2045, Targeting Rogue and Opaque Letters Act of 2015.该法案目前仍处在委员会审议中。

2.主要内容

该法案有5条，规定了流氓及不透明索赔函的类型，并要求国际贸易委员会及州总检察长予以实施。主要内容如下：

（1）流氓及不透明索赔函类型。第2条（与美国专利主张有关的不公正或欺骗性行为或者惯例）（a）款规定，通过书面信函主张收函人侵犯了其美国专利，但在信函中恶意虚假陈述、恶意寻求赔偿或恶意隐瞒事实的行为属于《联邦贸易委员会法》第5（a）（1）条下的不公平或欺骗性行为或惯例。

发函人在信函中的恶意陈述包括：（A)发函人在发函时有权许可或实施专利，而事实上发函人没有此权利；(B)已经针对收函人采取了一项主张专利侵权的民事措施；(C)已经针对其他人采取了一项主张专利侵权的民事措施；(D)将对收函人采取专利侵权法律措施；(E)发函人是信函中主张专利的独占被许可人；(F)收函人外其他人获得了信函中所声称专利的许可；(G)收函人外其他人获得了许可，而且发函人没有披露该许可并非信函中主张被侵犯专利的许可；(H)针对收函人侵权的调查已经开始，或者；(I)基于信函中描述的行为，发函人或者其隶属人此前提出了一项民事措施主张专利侵权，而发函人知道提出的该措施最终被判不侵犯其专利权。

发函人恶意寻求赔偿的情形包括：（A)经公正行为已经在最终决定中确定声称的专利不可实施、无效或者对收函人不可实施；(B)收函人在主张专利失效后采取的行为；(C)发函人知道收函人的行为是经有权许可者授权的行为。

发函人在信函中恶意隐瞒的情形包括:声称针对收函人有权许可或者实施专利者的身份，包括任何母公司或者最终母公司，除非该人是一家上市公司并且该上市公司的名称已经列明；指明被侵犯的专利；声称侵犯其专利的产品、服务或者收函人的其他行为；如何侵犯了其专利；收函人可以联系的主张侵权者的名称或信息。

（2）法案实施。该法案第3条（联邦贸易委员会实施）规定：违反第2条应该被视作违反《联邦贸易委员会法》第18（a）（1）（B)条下不公正或者欺骗性行为或惯例。联邦贸易委员会应该实施该法案，对任何违反第2条的行为应该予以处罚。另外，第4条（b）款还规定，州总检察长代表本州的受害居民针对违反第2条规定的人向地区法院提起民事诉讼。法院有权对违法者处以5 000 000美元以下的民事罚款。

（3）定义。第5条对恶意、委员会及最终决定进行了界定。所谓恶意，是指发函人（A)作出明知错误或者误导的陈述、表示或者遗漏；(B)不顾错误或误导的性质做出这种陈述、表示或遗漏；（C）意识到其陈述、表示或遗漏很可能带有欺骗性而且发函人有意回避事实。

3.评析

该法案也是专门对滥发索赔函的行为进行规定。与2015《创新法案》、《专利法案》以及《2015索赔函透明法案》比较而言，该法案更加适当。该法案把恶意发送侵权索赔函的行为定性为《联邦贸易委员会法》下的不公平或欺骗性行为或惯例，有利于联邦贸易委员会实施。其规定的恶意虚假陈述、恶意寻求赔偿和恶意隐瞒事实的索赔函为打击恶意发送索赔函的行为提供了明确的依据，而且它还从反面规定了索赔函应该具备的内容。此外，它把出于故意以及重大过失发送虚假侵权索赔函的行为纳入打击范围，能促使发函人谨慎发送索赔函。美国知识产权法协议就认为该法案可能更加有效的对恶意发送索赔函的行为进行了规定。16See supra note 5.创新联盟17See Innovation Alliance,Innovation Alliance Letter to House Energy & Commerce Committee Leadership Supporting the Targeting Rogue and Opaque Letters (TROL) Act[EB/OL].[2015-04-29].http://innovationalliance.net/from-the-alliance/innovation-alliance-letter-house-energy-commerce-committee-leadership-supporting-targeting-rogue-opaque-letters-trol-act/.、美国大学协会、公共及赠地大学18See AAU & APLU J,AAU & APLU Joint Statement on the Targeting Rogue and Opaque Letters (TROL) Act[EB/OL].[2015-04-16].http://www.aplu.org/news-and-media/News/aau-aplu-joint-statement-on-the-targeting-rogue-and-opaque-letters-trol-act.和美国知识产权协会19See supra note 5.都对该法案表示支持。

二、2015年美国遏制“专利蟑螂”的司法实践及其评析

2015年5月26日，美国联邦最高法院在Commil诉Cisco案的判决中，重申滥发索赔函、轻率诉讼会给创新施加有害负担，首次使用专利蟑螂（“patent trolls”）术语。20See Commil USA,LLC.v.Cisco Systems, INC., 135 S.Ct.1920 (2015).

（一）案情介绍

原告Commil公司拥有一项实施短距离无线网络方法专利。被告Cisco公司生产无线网络设备。原告诉称被告构成直接侵权和引诱侵权。2011年德州东区法院判决支持了原告。被告上诉，联邦巡回上诉法院支持了一审部分裁判，但认为被控引诱侵权人善意相信专利无效的证据否定引诱侵犯专利权必需的意图。原告向联邦最高法院申请调卷令，联邦最高法院同意调卷，并就“善意相信专利无效”是否构成引诱侵权的抗辩理由进行审判。最高法院最终判决：被告“善意相信专利无效”不构成引诱侵权的抗辩理由。

（二）警告滥发索赔函及轻率诉讼行为

尽管最高法院说：“在此案件中，当事人没有提起轻率议题。也没有这种事实呈现在法庭上。”最高法院还是在判决的第三部分专门阐明：“法院很清楚，‘发展出的这样一种产业，在此产业中一些公司不将专利用作生产和销售产品的基础，而主要为了获取授权费’（eBay诉MercExange案判决）”。一些公司可能将专利作为向被诉方索取金钱的武器，甚至在它们提起轻率诉讼时也是如此。这种策略经常通过索赔函的方式实施。这些索赔函‘可能不经事先调查广泛散发，可能模糊地主张侵权，也可能主要根据应诉成本而不是专利权的价值来设计索赔额。’”“这种行为会给创新施加一种‘有害负担’”。

最高法院还说：“有必要强调地区法院有职权和责任确保劝阻轻率案件。这也是符合法律规定的。根据《联邦民事诉讼规则》第11条，如果轻率案件诉讼到联邦法院，联邦法院有权处罚提起诉讼的律师。根据《美国法典》第35章第285条，地区法院也可‘在例外案件中’行使自由裁量权将律师费判给胜诉方。”

（三）首次指明“专利蟑螂”

斯卡利亚（Scalia）大法官以及首席大法官罗伯茨（Roberts）对法院判决“善意相信专利无效”不是引诱侵权的抗辩理由表达了不同意见。斯卡利亚说，“正如我们在Global-Tech案中所言，《专利法》把知道侵权作为承担引诱侵权责任的必备条件，由于对无效专利不可能构成侵权（因此，也就不存在知道侵权），所以善意相信专利无效就是一种侵权抗辩。”“然而，我要进一步说，如果我们期望采纳的规则是出于正确的考虑，很显然，最高法院的判决应该加大对专利蟑螂（patent trolls)的威慑力。”

（四）小结

美国联邦最高法院每年大概只受理百分之一的上诉案件。但是，近年来，联邦最高法院对于专利侵权案件进行了较为积极的干预。2014年，通 过 Octane Fitness诉 ICON Health & Fitness案，联邦最高法院废除了联邦巡回上诉法院移转律师费的严格条件。解释了《美国专利法》第285条，强调地区法院在移转律师费上有自由裁量权。21See supra note 4.在Highmark诉Allcare Health案中，联邦最高法院再次肯定地区法院对“例外案件”的自由裁量权，阐明上诉法院对“例外案件”的认定不重新审查，除非地区法院滥用了自由裁量权。22See Highmark Inc.v.Allcare Health Management System, Inc.,572 U.S.(2014).此外，在2006年eBay诉MercExange案判决中，联邦最高法院也改变了专利权被侵害就一定能获得禁令的观念。联邦最高法院限制禁令，可以减少专利蟑螂利用严厉的禁令进行诉讼威胁。针对专利蟑螂，美国国会从2006年就开始着手修改《美国专利法》。但是，受修法程序的限制，除了《美国发明法》外，没有通过有针对性的法案。

专利蟑螂的泛滥与美国法院奉行加强专利权保护的司法政策不无关系。在专利蟑螂持续泛滥的情形下，美国联邦最高法院通过判例对专利蟑螂滥发索赔函、滥行诉讼的行为发出警告。联邦最高法院的最新意见反映其努力恢复使用者与专利权人利益平衡，为创新者免受专利蟑螂侵扰营造良好的司法环境。当然，联邦最高法院以及联邦巡回上诉法院通过判例来确立规则受到成文法的限制。美国虽然是判例法国家，但是在专利领域制定了庞大的《美国专利法》。因此，要有效遏制专利蟑螂，还需要对《美国专利法》进行大的修改才能实现。

三、结语

美国国会与联邦最高法院的上述举措表明美国对专利蟑螂抑制创新的共识，反映美国遏制专利蟑螂的决心。在2011年对《美国专利法》作出重大修改后，国会共和党与民主党议员联合提案，众议院与参议院分别提议再次修改《美国专利法》。联邦最高法院继去年判决滥诉方赔偿对方律师费后，再次对专利蟑螂行为发出警告。这些举措的目的是遏制专利蟑螂，恢复美国专利制度的活力，保持美国在国际上的创新优势。遗憾的是，在2015年，国会没有就遏制专利蟑螂的新法案达成一致意见。据最新统计，2015年美国专利蟑螂的形势更加严峻。当年，专利蟑螂在美国提起的专利侵权诉讼上升到3604件，同比增加了25%，占全部专利诉讼案件的比例达到了69%。23See RPX,2015 NPE Activity:Highlights[EB/OL].[2016-01-04].https://www.rpxcorp.com/wp-content/uploads/sites/2/2016/01/RPX-2015-NPE-Activity-Highlights-FinalZ.pdf.因此，2016年2月25日，美国参议院小经济体与创业委员会对专利法的改革举行听证，审查2015《创新法案》和《专利法案》。美国可能加快遏制专利蟑螂的立法活动。

较长时间来，我国实施强化专利权保护政策。当前，国家鼓励专利运营。但是，我国既应看到专利运营增加发明人回报和促进专利流转的作用，也应意识到要防止专利运营企业滥用诉权的行为。“事实上，我国高校、科研机构和相关企业已在悄然中遭遇到专利蟑螂的布局或者诉讼侵扰。”24易继明：《遏制专利蟑螂》，载《法律科学》2014年第2期。过分强化专利权人利益保护，忽略专利权人滥诉行为，将加大专利蟑螂在我国爆发的风险。为了实现知识产权强国的战略目标，我国宜适当借鉴美国规范专利侵权索赔函、惩治滥用诉权的行为以及努力提高专利质量等法律实践。另外，我国华为、中兴等创新企业在美国屡次遭到专利蟑螂滥诉。对于美国新的立法与司法活动，我国出口企业及在美投资企业也应该予以关注，并且积极向美国国会表达自己的立场。

Analysis of the Latest Legal Practices Against“Patent Trolls”in USA

Patent trolls were rampant in U.S.A, and patent trolls emerged in China.America kept trying to combat patent trolls in 2015.House Representatives and Senate Members proposed“Innovation Act”,“Patent Act”,“Demand Letter Transparency Act of 2015”and“Targeting Rogue and Opaque Letters Act of 2015”.Although these bills may help to combat patent trolls, further amendments may be necessary.The United States Supreme Court emphasized that the district court had authority and responsibility to ensure frivolous cases were dissuaded, used the term of“Patent Trolls”for the first time, and stressed that abusing demand letter and filing frivolous lawsuits brought harmful burden on innovation.Chinese legislative body may learn the legal practices of regulating demand letter, preventing lawsuits abuse and improving the quality of patent in America, and Chinese export-oriented enterprises should pay close attention to these practices.

Patent Trolls; PAEs; Demand Letter; Litigation Abuse; Patent Act

谢光旗，韩山师范学院法律系讲师，法学博士，中南财经政法大学博士后，美国布鲁克林法学院研究学者。

广东省普通高校特色创新项目（2014WTSCX087）。韩山师范学院博士科研启动项目（QD20140910）。