李京

摘 要：目前，我国经济已进入新常态的发展趋势，建立自贸区也成了我国各地适应新常态的主要着力点。根据自贸区法庭成立以来受理的案件来看，关于涉外OEM这一模式又出来了一些新的法律问题，主要在于涉外OEM成了被控侵權人的主要抗辩理由，而海关对出口货物被查扣人的这一抗辩理由均不作出认定，所以当事人只能诉请法院裁判。导致这一问题产生的主要原因是我国目前相关法律制度的不明确，法律适用上的争议使得对相关当事人的权利保护十分不利。因此，在经济新常态下统一涉外OEM的法律适用是十分紧迫、亟待解决的重要问题，应通过立法明确否定涉外OEM经营模式下的商标侵权。

关键词：定牌加工；商标侵权；混淆理论

1 涉外OEM经营模式综述

1.涉外OEM经营模式概念

OEM，英文称为Original Equipment Manufacture，俗称为贴牌加工或者定牌加工，是指承揽人按照定作人的要求生产加工，并交付带有定作人提供商标的商品，然后由定作人支付相应报酬的市场经营方式。同时，按照主体分类，OEM经营方式分为国内定牌加工和涉外定牌加工。所谓涉外定牌加工，就是提供商标的定作人是外国企业，在其本国内拥有注册商标或者是许可使用的商标。在我国目前新常态的经济趋势下，随着国际合作的加强，涉外定牌加工成为沿海地区的主要贸易业务，主要集中在江浙、广东等地区。

2.涉外OEM经营模式的特点

在OEM经营模式下，定作人是品牌的拥有者，掌握所有的核心技术和新产品的开发等，还控制了销售渠道，而承揽人只承担简单的加工任务。其本质就是生产过程的细化分工，因此具有投资少、风险小、收效快等特点。在这一模式下，加工企业充分利用自身的生产能力在市场当中占据一席之地，而定作企业在这其中节省了生产时间，为企业技术和产品开发提供了更多的资源。最具代表性的就是美国耐克公司，它利用定牌加工取得了巨大竞争优势，虽然年销售收入高达几十亿，但是却没有一家生产工厂，其本身只专注于产品研究和设计营销计划等。

3.涉外OEM经营模式的法律属性

涉外定牌加工是一种国际分工合作的市场营销手段，其法律属性可以从其中的法律特征和法律关系两个方面进行分析。

（1）涉外OEM经营模式的法律特征

根据OEM的定义和特点，其法律特征总结有以下几个方面：

第一，主体上看，区别于国内定牌加工，定作方必须为境外企业或者个人，而加工方（承揽方）则为我国境内企业或者个人。

第二，商标所有权或使用权的归属方面，定作方享有绝对的权利，而加工方则只是承担单纯的贴附义务，不享有其他任何权利。

第三，关于商品的销售市场，是由定作方来决定，并且不得在我国销售，如果加工方在我国销售则必须获得定作人的授权。

（2）涉外OEM行为的法律关系分析

所谓法律关系，就是在法律调整下的社会关系的法律形式，具体表现在主体之间根据法律所形成的一种权利义务关系。它具备主体、客体和权利义务内容三要素。

在OEM经营方式中，主体为定作人和承揽人，双方出于各自的目的独立形成一种加工承揽合同关系。首先，在这个合同关系中，承揽人的权利是收取加工费用，义务是根据定作人的要求生产产品并贴附定作人提供的商标；而定作人在境外享有合法的商标权或商标使用权，其有向承揽人收取产品并对该产品进行销售的权利，但是必须向承揽人支付相应的报酬。根据我国《产品质量法》和《产品标识标注规定》的有关规定，“受委托的企业为委托人加工产品，且不负责对外销售的，在该产品上应当标注委托人的名称和地址。”所以，在定牌加工中，产品上标注的是定作方的名称、地址，而不标注承揽人的名称、地址。其次，联系双方之间权利义务关系的客观基础是承揽人的加工行为，双方权利义务的实现都是以承揽人的加工行为为纽带、基础进行的。

2 我国目前涉外OEM经营模式存在的法律争议以及法律适用现状

1.定牌加工的商标侵权认定争议点

（1）加工产品上贴附的商标是否构成商标法中的“使用”行为

首先，否定定牌加工中商标侵权的学者认为，加工产品上贴附的商标并非是商标法中的“使用”行为。商标的使用必须是源于商标目的而使用，即商标的识别功能，而单纯的贴牌行为并非具有这一特征，因此其并非是商标法上所称的使用行为。然而，反对者的主张理由主要是《商标法》修改前第五十二条的规定，即未经许可使用、销售、制造商标标识等并列为侵犯商标权的行为，因此商标贴附于其商品或者包装上就构成商标的使用。

但是，从我国修改后的《商标法》第四十八条来看，立法者是支持前者学说的。在该条中明确规定，商标的使用是用于识别商品来源的行为。在涉外定牌加工中，由于产品全部出口而不在国内市场上流通，商标标识只是单纯贴附在产品上，显然不属于商标使用，因为这种使用首先没有体现公开性和商业性，并具有识别商品来源的功能，商标的本质功能以及我国立法规定。并且在国际上，各国关于“商标使用”也是一“销售之目的”为实质要件。因此，将“使用行为”作为涉外定牌加工构成商标侵权认定的理由显然是不成立的，不符合我国当前的立法以及国际惯常做法。

（2）混淆可能性是商标侵权的构成要件还是判断“相似”的标准

对于该争议点主要涉及到如何对《商标法》第57条前两项的规定理解问题上。在第57条第2项中，明确将混淆作为判断“相似”的标准，这就意味着如果所贴附产品上的商标只是与我国国内商标相似，或者在类似产品上使用相似或近似的商标，则不构成侵权。因为涉外定牌加工中的产品未进入我国流通领域，不存在相应的消费群体，不会造成相关公众的混淆。

但是对于相同商品使用相同商标的行为该如何认定呢？学界内对此说法不一，争执不下。将混淆可能性作为商标侵权构成要件的学者认为，该种情形下不构成商标侵权，因为没有造成相关公众的混淆。而反对者不以为然，他们认为混淆可能性只是判断“相似”程度上的标准，并非是商标侵权的要件，只要相关领域的消费者在视觉上认为商标相同，不论贴有该商标的商品能否导致其发生误认，就构成侵权。

其实参考国际上的通常做法，混淆可能性是作为商标侵权前提条件的。在TRIPS协议第16条第1项当中，明确将混淆可能性作为商标使用侵权的前提，在针对相同商品上使用相同商标这一情形下，推定存在混淆可能。TRIPS协议的这一规定是在综合欧盟建议稿和美国建议稿上作出的，同时由于我国是加入TRIPS协议的成员国，所以在认定混淆可能性是否为商标侵权的要件这一争议上应与协议保持一致，这样才更符合我国利益。

（3）实际损害能否构成抗辩事由

否定涉外OEM中商标侵权的学者认为，委托加工的产品不在国内销售，没有进入国内市场，就不会对国内商标权人造成损害，根据民事

侵权行为构成理论，商标作为私权在这种情况下的侵权是不成立的。倘若盲目认定商标侵权则不利于公平合理开放的市场的建立，不符合我国当前加强国际交流合作的方针和政策。相反的观点认为，我国法律规定在知识产权侵权归责原则当中，不以实际损害发生为要件，法律另有规定的除外。并且，这样还有利于倡导市场主体充分尊重他人权利和依法维护自身权益的意识。

（4）加工方是否具有审查义务

部分学者认为，加工方具有严格的审查义务，即有义务审查所要贴附的商标在国内不會构成商标侵权。如果加工方未尽到相应的审查和注意义务，则要承担商标侵权责任。

与此相对的，反对者则认为加工方的主观状态并不影响商标侵权。首先，从2001年商标法删除“明知”作为构成侵权要件可知，构成直接侵权并不以主观过错为要件，并且国际惯例也是从侵权的行为事实上进行认定而非涉及侵权人主观上是否明知。其次，根据《商标法》第57条第1、3、4项可推知，商标法第57条第3项和第4项是关于间接侵权的规定。在定牌加工产品不再国内销售，不会引起相关公众的混淆，而不会构成侵权，因此在涉外定牌加工中，加工方实施间接侵权是没法实现的。这也就是说，加工方的审查义务完全是没必要的，因为并不会对侵权构成影响。

2.我国关于涉外OEM经营模式中商标侵权的法律适用现状

2004年北京市高级人民法院《关于审理商标民事纠纷案件若十问题的解答》第13条规定：“对于受境外商标权人委托定牌加工且仅用于出口的商品，即使其商标与国内的注册商标相同或者近似，该定牌加工行为也不构成商标侵权。”其理由是：“造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提。定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认”，所以不构成侵权。但该项规定引起很大争议，于是2006年北京市高级人民法院重新印发的《关于审理商标民事纠纷案件若十问题的解答》删除了该项规定，认为根据个案的具体情况、承揽人的主观过错等因素来综合判定。随后在2009年，最高人民法院颁发了司法指导意见，也规定应结合个案，根据加工方是否尽到必要的审查和注意义务等具体情况来认定加工方的侵权责任。其他地区的法院在审理涉外定牌商标案件时，大部分认为涉外定牌行为如果未经国内商标注册人许可，应认定构成商标侵权。

在当前情况下，尤其是最新商标法修改后，大多数法院认为在涉外OEM中不构成商标侵权。例如上海中达公司诉玖丽得公司商标侵权一案，原告上海中达公司为该案中国注册商标权利人，被告玖丽得公司与美国朱利达电子有限公司签订合同，约定由玖丽得公司制造并向美国朱利达公司出售涉案商标产品。该案一审二审均认为：商标的基木功能是区分商品或服务来源的识别功能，侵犯商标权其本质就是对商标识别功能的破坏，使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。被告玖丽得公司接受委托加工产品并全部出口至美国，未在中国境内销售，中国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成国内相关公众的混淆和误认。除此之外，在定牌加工关系中，加工方并没有实质意义上的商标使用行为，所贴商标在国内不具备商品来源的识别功能。因此，法院判决被告的定牌加工行为不构成商标侵权。

但是也有一些地方法院认为涉外定牌加工中商标侵权是成立的。除此之外，海关执法也与多数法院的裁判形成冲突，这也是在当前经济环境下相关诉讼争议增多的原因所在。

3 如何统一我国涉外OEM经营模式的法律适用

1.统一关于涉外OEM商标侵权的裁判依据

（1）确定正确的商标保护范围，否定涉外定牌加工中的商标侵权

首先，商标是区别经营者所提供的商品或服务的识别性标记，其本质功能是识别功能，但是涉外定牌加工中的贴附商标在国内不具备这一识别功能，因此单纯用商标地域性来进行抗辩是违背商标的本质特征的。

其次，商标的地域性决定了其权利行使范围和受保护范围，但是在涉外定牌加工中的产品商标真正使用在境外，因此将国内商标权人的权利保护延及到这一方面，在实质意义上是扩大了商标的保护范围，是违背商标的地域性特征的。

最后，所谓商品是用来交换的劳动产品，然而在国内承揽方加工的产品并未进入国内市场和国内流通领域，并不存在国内的市场交换关系，所以也不能认定为真正意义上的商品，其所附的标识对国内而言只是一种普通标记，而非商标，其商标意义只有当该产品进入到境外流通领域后才形成。商标的本质特征在于使用行为，倘若没有市场的参与和这种市场上的使用行为，其只是一种普通标识，是无法形成商标的。

因此，在立法当中应该明确否定涉外定牌加工当中的商标侵权，使相关法律适用具有统一的裁判依据。

（2）明确承认商标混淆理论

商标混淆理论，就是将混淆可能性作为商标侵权的要件。

有学者认为，在我国目前商标侵权认定当中主要是“二元结构”， 这种结构分为“不以混淆可能性为要件的商标侵权”和“以混淆可能性为要件的商标侵权”，认为商标侵权行为的判断首先应当以注册商标及其专用权的法律属性为基础，确定相应的法律标准。这种结构方式固然有其优点，但是其不确定性容易造成侵权认定上的难度和法律适用上的复杂性。所以，确立统一的侵权认定是十分有必要的，能解决实际情况中发生的侵权问题，相关人员在侵权认定上也有了统一的标准就不会造成各地法律适用的不统一，有利于市场的公平竞争和当事人的权利保护。

在美国关于混淆的案例适用当中，存在一种“初始混淆理论”。这种“初始兴趣混淆”理论在于诱饵和转移获利规则，诱饵的存在是发生混淆的基本前提，但是转移获利则是另外一个前提，假如网络用户发现初来乍到者网站不出售任何商品，也不提供任何服务，此时成熟使用者的商标可能是‘诱饵，但没有发生转移行为，因此侵权也不成立。2005年，美国第四巡回法院审理Lamparello v. Fahvell一案中就充分表达了这种理念。法院认为，假如被指控侵权一方没有与商标所有人在销售方面进行竞争，一些初始混淆就不太可能对商标所有人的商誉搭便车，或者给所有人造成损害。可见，美国也是承认商标混淆理论的。

借鉴美国的做法，我国也应该在立法当中明确承认商标混淆理论，这样就避免了法官在裁判当中的混乱，也是对学界当中的争论做一个定夺。

（3）将“消费者利益”作为商标立法第一宗旨

立法宗旨是精神和灵活，商标法所有的具体制度都是其立法宗旨的具体化体现，都是围绕它而展开的，所有违背其立法宗旨的规定都应当被修正或者废弃。我国目前商标法第1条明确规定商标法的价值目标是维护消费者利益和经营者利益。然而在考察经营者利益是否受损方面，也是以消费者为基础的。如果消費者没有混淆和误认，那么经营者的利益也不会受损，因此单纯的脱离消费者而去谈论商标权人的利益问题势必会造成市场主体地位的不平等。因此，在商标法中应该更明确地强调消费者利益的首要性，这样更有利于商标侵权的认定。

2.统一关于涉外OEM商标侵权的裁判主体

众所周知，处理知识产权案件对专业技术的要求极严，对法官的素质要求极高。目前，我国设立了专门的知识产权法院来处理知识产权相关案件，由于自贸区相关知识产权案件数量多，因此上海率先成立了自贸区知识产权法庭，专门处理涉及自贸区知识产权官司。这种对自贸区定牌加工等知识产权争议进行集中审理的方式，是十分必要和可行的。

3.立足国情，尽快修改和完善《知识产权海关保护条例》

我国是世界上为数不多针对出口实施知识产权保护的国家，作为这一环节的行政执法机关——海关的执法依据则是《知识产权海关保护条例》相关规定，即国家禁止侵犯知识产权的货物进出口。但是根据TRIPS协议的相关规定，该条例的这项规定其实是不必要的自我约束。并且目前大多数法院认定涉外定牌加工的货物不构成商标侵权，这样意味着海关依职权扣押OEM货物的行政措施与司法裁判将形成冲突。在这样一种情况下，海关不仅要承担执法措施带来的法律风险和压力，同时也不利于国际交流合作，更加不符合我国在经济新常态下加强对外合作交流，促进国际贸易发展的方针政策。因此，相关部门应该立足于我国当下的实际国情，尽快修改《海关知识产权保护条例》。

4 结语

目前，我国经济已进入新常态的发展趋势，建立自贸区也成了我国各地适应新常态的主要着力点。根据自贸区法庭成立以来受理的案件来看，关于涉外OEM这一模式又出来了一些新的法律问题，主要在于涉外OEM成了被控侵权人的主要抗辩理由，而海关对出口货物被查扣人的这一抗辩理由均不作出认定，所以当事人只能诉请法院裁判。

这样并不利于我国市场的公平竞争，更不利于国际贸易的发展，给我国经济新常态下的发展规划也带来了相当大的阻力。然而，导致这一问题产生的主要原因是我国目前相关法律制度的不明确，法律适用上的争议使得对相关当事人的权利保护十分不利。因此，应通过立法明确否定涉外OEM经营模式下的商标侵权，使法律适用的裁判依据上达到统一，同时统一裁判主体。除此之外，还要尽快修改相关行政法规，使海关执法和司法裁判达到统一。

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