能够实现是说明书充分公开的必要非充分条件以“一种聊天机器人系统”专利无

2015-03-29李文红北京市集佳律师事务所上海分所

电子知识产权 2015年5期

文 / 李文红 / 北京市集佳律师事务所上海分所

一、引言

2012 年11 月19 日，苹果电脑贸易（上海）有限公司（下称“苹果公司”）针对专利号为200410053749.9、发明名称为“一种聊天机器人系统”的发明专利（下称“本专利”）向国家知识产权局专利复审委员会（下称“专利复审委”）提出无效宣告请求。专利复审委于2013 年9 月3 日作出第21307号无效宣告请求审查决定（下称“第21307号决定”），维持本专利全部有效。随后北京市第一中级人民法院判决维持第21307 号后决定。

2015 年4 月21 日，北京市高级人民法院判决撤销北京一中院（2014）一中知行初字第184 号行政判决,撤销第21307 号决定；要求专利复审委对涉案发明专利权重新作出无效宣告请求审查决定。

本案的争议焦点之一是说明书是否已经充分公开权利要求1 所记载的“游戏功能”这一技术手段。本文将分析二审判决的论述逻辑，阐述对《专利法》第二十六条第三款的理解，论述充分公开与能够实现之间的关系。

二、二审判决体现的观点

对上述争议焦点，二审判决认为：“说明书仅仅记载了具有一个游戏服务器以及提到实现互动游戏的设想，而未记载游戏服务器与聊天机器人的其他部件如何连接。例如，对什么样的用户输入的什么内容传送到游戏服务器以及如何将用户的指令传送到游戏服务器中，完全没有记载。此外，根据说明书的记载，过滤器分析处理的和游戏有关的语句根本不可能送到游戏服务器中。

因此，本专利说明书未充分公开如何实现本专利权利要求1 所限定的游戏功能，违反了《专利法》第二十六条第三款的内容，本专利权应当被宣告无效。”

二审判决还回顾了一审判决针对“游戏功能”的认定内容，指出：“判断说明书是否充分公开的依据在于本领域技术人员根据说明书能够确定的内容，即，说明书记载的信息量应当足够充分，或者至少应当提供足够明确的指引，以促使本领域技术人员据此获知相关的现有技术来具体实现本专利的技术方案。但原审判决却认为只要本领域技术人员可以实现的内容就属于充分公开，而不考虑这些内容是否已经在说明书中被教导、记载或指引，这显然不符合《专利法》第二十六条第三款的立法本意。”

不难发现，二审判决的观点可归纳为：判断说明书是否充分公开的依据在于本领域技术人员根据说明书能够确定的内容，即，说明书记载的信息量应当足够充分，或者至少应当提供足够明确的指引，以促使本领域技术人员据此获知相关的现有技术来具体实现本专利的技术方案,而不能脱离说明书记载的技术内容，单纯以技术方案是否能够实现作为判断说明书是否充分公开的标准。

本文认同这一观点。对于单纯基于理论假设的带有预期于推测性质的技术方案，如果授予专利权，会导致在申请日没有完成发明创造并掌握技术方案的专利权人获得超乎其技术贡献的回报，也不利于本领域技术人员从专利文件中获得足够的技术启示，显然是不符合《专利法》第二十六条第三款的立法本意的。

三、对专利法第二十六条第三款的理解

1、说明书充分公开的构成要素

《专利法》第二十六条第三款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。包含两方面相互独立的要求：说明清楚、完整，以及能够实现。

说明清楚、完整作为一个独立的要求，具有自身不容忽视的价值。

存在这样的可能性：有些技术方案无需过分的试验就可以制造或使用，因而满足所谓能够实现的要求，但是在申请日有可能它并未发明因而也不能在说明书中被描述。

例如，对于权利要求所记载的计算机实现的功能而言，即使说明书中没有披露计算机为实现该功能而采用的算法，通常一个普通技术人员理论上有可能为计算机编程来实现该功能。一般来说，专利权人未披露实施该功能所必须的系统结构或算法可能是由于在申请日时尚未真正掌握技术方案的实施方式，也有可能是出于保留技术秘密的目的。

再如，对于权利要求记载的某化学物质的新用途，如果说明书中未记载实验证据，有可能不妨碍熟练技术人员通过大量的实验去验证该化学物质的所述新用途。但是目前的专利实践中，依然需要在说明书中给出实验证据来证实其所述的用途以及效果。

又如，丙基和丁基化合物或许可以通过一种与已披露的甲基相类似的方法来制备，但是如果没有发明人已经发明丙基或丁基化合物的陈述，这些化合物由于在说明书中没有被描述，因而不能被授予专利权。

与我国《专利法》第二十六条第三款类似的是美国专利法112（a）条的规定：说明书应该对发明、制作与使用该发明的方式和工艺过程，用完整、清晰、简洁而精确的词句进行书面描述，使任何熟悉该项发明所述技术领域或与该项发明最密切相关的技术领域的人都能制作及使用该项发明。说明书还应该提出发明人或共同发明人所拟定的实施发明的最佳方式【1】。

在Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly and Co.一案1 中，美国联邦巡回上诉法院肯定了国专利法112（a）条中的“书面描述”和“能够实现”是两个独立的要求。如果一个专利没有满足其中任何一个要求，专利都会被无效。

在Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly and Co.一案的裁判文书中，上诉法院认为：从美国专利法112（a）条的语言读出这样的要求：说明书应当含有该发明的书面描述。同时，认为该条款包含两个独立的要求：关于发明的书面描述，关于制造和使用发明的方式和方法的书面描述以至于实施发明。

最后，对发明进行描述的这一单独要求是专利法上的基本要求。每一项专利都必须描述一项发明。这是专利对价的一部分。申请人描述一项发明，如果法律规定的其他条件得到满足，则他获得专利。当然，该说明书必须描述如何制造和使用该发明（即使之可以实现），但是这是一项不同的任务。对于主张的发明的描述，使得美国专利商标局可以有效审查该专利申请，法院可以有效理解该发明，判断其是否符合专利法，并对其权利要求进行解释；公众可以理解和改进该发明，并避免落入专利权人独占权的边界【2】。

2、关于说明清楚、完整

说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以表明发明人至迟在申请日时已完成发明创造并实际掌握该技术方案。

所述清楚、完整的标准在《专利法实施细则》第十七条第一款有所体现：“说明书应当包括下列内容：……（五）具体实施方式：详细写明申请人认为实现发明或者实用新型的优选方式；必要时，举例说明；有附图的，对照附图。”

亦可参照《专利审查指南（2010）》第二部分第二章第2.1.1 和2.1.2 节的规定。如“凡是所属技术领域的技术人员不能从现有技术中直接、唯一地得出的有关内容，均应当在说明书中描述”。

3、关于能够实现

能够实现的标准可参照《专利审查指南（2010）》第二部分第二章第2.1.3 节的规定，即所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。

本文认为，所谓按照说明书记载的内容，就能够实现是指对所属技术领域的技术人员来说，发明是所属技术领域的技术人员在本专利说明书记载的内容和现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以实现的。更具体地，发明的技术方案所集合的技术手段在本专利说明书中均有足够的记载或者由本专利说明书给出应用现有技术的指引。

如果能够实现并不是按照说明书记载的内容，而是由熟练技术人员经过创造性劳动导致的，则应当依据说明书对发明或者实用新型说明不清楚或不完整，认定说明书未满足充分公开的要求。