祝宁波 吴 玲/文

美国知识产权担保变现的法律与实践

祝宁波 吴 玲/文

由《动产担保法》和相关知识产权判例规则组成的美国知识产权担保变现制度在保障债权人利益的同时，也注重保护债务人对知识产权价值的进一步利用。在实务中，美国通过多样的知识产权变现途径，如公开拍卖和网络交易的新型交易模式，来确保知识产权担保品的未来收益能够更快和最大化地实现。我国知识产权质押贷款中变现知识产权担保品一直是困扰理论和实务部门的难题之一，美国的法律与实践提示我们，知识产权的特性决定了它的担保变现不同于一般的担保品，必须关注知识产权担保品的未来变现收益，在确保被担保知识产权的价值发挥和拓展知识产权担保变现的途径方面应当引起重视。

美国 动产担保法 知识产权担保变现 知识产权拍卖

一、美国知识产权担保变现的法律现状述评

在美国，由于专利、商标、版权等知识产权被视为是动产（Personal Property）之一，因此也适用 《统一商法典》(UCC）第9编即《动产担保法》关于动产担保的设定、担保权益实现时的救济措施等方面的规定来调整知识产权担保及其变现。

动产担保经当事人之间有效的担保协议而成立。不过，担保权人并没有因此而获得全面的保障。当债务人破产时，担保权人的担保利益可能会受到该动产担保设定后的受让人、动产留置权人、无担保债权人和潜在的破产财产受托人或破产保护债务人（Debtor in Possession）等利益各方的挑战。对此，担保权人往往采用登记的方式来确保其担保权益的优先受偿地位。与一般动产担保品不同的是，知识产权的无形性、时间性、地域性以及可复制性等使其较容易被侵权，因此，其未来现金收益不及一般动产担保品稳定，对知识产权担保权人的权益实现构成巨大威胁。由此，在知识产权担保品的登记方面，美国不但考虑担保权人的利益，也尽可能确保知识产权不会因为被担保而影响其价值的发挥和进一步利用。

美国知识产权担保品的登记及其效力的规定，主要源于司法判例规则，且对不同的知识产权规定各异。此外，《商标法》、《专利法》、《版权法》等知识产权法属于联邦法的范畴，与作为州法的《动产担保法》存在适用上的协调问题。这就使得在知识产权担保品的登记上经常存有争议。

在商标方面，多数法院认为《商标法》仅涉及商标所有权的转让，没有规定担保权益的转移问题。1.如In re TR-3 Industries案，In re Roman Cleanser案，法院都确认了担保权人在州登记部门的登记效力。这就意味着，《商标法》授权州《动产担保法》调整知识产权担保品的登记。因此，州登记机关的登记足以保障担保权人对抗日后的留置债权人（Lien Creditors）。不过新的案例也显示，如果商标担保权益在美国专利商标局（USPTO）登记也可以对抗担保设定后的善意买受人[1]。在专利方面，也存在类似争议。直至1973年的一起判决才确立了专利的转让不包含专利担保权益转让的原则[2]。有关专利担保权益的设定应适用州《动产担保法》，而不是联邦《专利法》。因此，专利的担保权益在州登记机关的登记就足以对抗日后抵押债权人；不过，如果它在专利商标局登记还可以对抗日后善意买受人或抵押人的抗辩。而版权领域的做法则截然不同。由于美国《版权法》明确将抵押作为版权转移的一种方式，因此很多法院都支持此种方式：在美国版权局进行版权担保权益的登记就可以对所有人产生推定通知的效力，可使担保权人享有充分的优先受偿顺序。2.这一原则形成于 In re Peregrine Entertainment,Ltd.案、In re AEG Acquisition Corp.案以及 In re Avalon Software Inc等案件。

美国知识产权担保品登记效力不易确定的状况与考虑知识产权担保品价值的发挥与利用不无关系。以专利转移的规定为例，在“City Bank&Trust Co.v.Otto Fabric,Inc.”一案中，法院有一段精辟的评论。法院认为《专利法》中的转让是指专利所有权的转让，这种转让登记必须到美国专利商标局完成。这样，如果要求专利担保权益的登记也在专利商标局进行的话，就意味着专利抵押担保交易在性质上等同于转移了专利所有权[3]。换句话说，如果专利担保权益在美国专利商标局登记，专利担保权人将获得专利的所有权，那么专利的原所有权人就不能再就该专利技术进行许可，这样会限制专利的进一步利用。但是，必须看到，美国知识产权担保品登记制度的混乱直接影响了担保权人的优先受偿顺序。这使得知识产权的贷款人常常不得不在州和联邦登记机关都进行担保权益的登记，来确保担保变现的优先受偿顺序。

知识产权担保的债务人不及时还款或者破产时，有效变现知识产权担保品对担保权人十分重要。当债务人违约时3.债务人是否违约取决于当事人之间的担保协议。见U.C.C.§9-601。，担保权人享有多种救济措施4.详细内容参见《统一商法典》U.C.C. §9-601(a),U.C.C. §1-201(34)。：（1）可以就债务人未清偿的贷款提起诉讼；（2）可以请求司法干预以取得担保品；或（3）也可以自行取得担保品，只要是以和平手段。如果担保权人通过诉讼方式不能完全实现债权，他可以继续行使对担保品的追偿直至实现债权。

担保权人也可以自行购买担保品，甚至可能实行严格的取消担保品赎回权的权利(Strict Foreclosure)，以担保品的价值来实现自己的债权。担保权人将担保品处置后，应该将债务人的剩余贷款和变现担保品的费用扣除后的剩余部分返还给债务人；如果不足抵偿剩余贷款和变现担保品费用的，担保权人有权继续向债务人追索。5.详细内容参见《统一商法典》U.C.C. §9-615(d)。不过，如果担保权人拟行使严格的取消担保品赎回权的话，他必须事先通知债务人和其他相关利益人。严格的取消担保品赎回权的行使意味着债务人彻底履行了其债务，而无论担保权人是否通过担保品足以偿还债务人的债务。对于双方而言，意味着担保品的所有权转移给了担保权人。如果担保权人事后将担保品出售给第三方，债务人也无权要求担保权人返还该担保品的任何盈余。6.详细内容参见《统一商法典》U.C.C. §9-622。可见，该法有关赋予担保权人就担保品有抗辩债务人和其他第三方的恢复占有、处置以及严格的取消担保品赎回权的规定，使担保权人拥有了对担保品的所有权。

二、美国知识产权担保变现的途径

尽管美国法律和判例规定了知识产权担保权人的优先受偿顺序以及实现担保权益的救济措施。但是，担保权人依然会面临知识产权担保品的变现风险。知识产权的价值受制于其商业价值，而非其本身的价值。某一知识产权的价值也并非保持不变，而是会随着开发利用后的利益大小而增加或减少[4]。担保权人如不尽快变现知识产权，一方面会面临高额的维护费用；另一方面，新技术可能会随时取代既有的知识产权或者减损其价值。

美国对于被担保的知识产权的变现方式规定多样。担保权人可以通过司法方式处理，也可以自行处分。而自行处分主要是通过市场化交易来实现。传统的知识产权交易主要由知识产权的买卖双方“一对一”的销售或许可，这种零星、不确定性的交易模式，交易费用大7.这里的交易费用主要指知识产权的谈判费用，具体而言，至少包括获取交易信息的费用、讨价还价的费用、起草、讨论、确定交易合同的费用等。、成本高、风险大，而且不能满足知识产权变现的迅速增长的需求[5]。为此，美国知识产权的市场参与者尝试采用公开拍卖或者借助网络等交易模式，使知识产权价值能够最快和最大化地实现。

（一）知识产权拍卖市场

对知识产权采用拍卖的方式交易无论对于卖方还是买方都会带来好处。从卖方角度来看，拍卖会的结构和运行模式将为其提供一些预先设定的条款和条件（如底价），从而事实上将知识产权的交易风险转移给了买方。其次，拍卖可以使知识产权置于竞争性买卖的环境中，给卖家带来真正的“市场销售”，实现价值的最大化。第三，即使并未实现最终的销售目的，现场拍卖的模式也可为知识产权提供相对充分展示的机会[6]。这些都是传统的远离公众视线的知识产权交易市场所无法实现的。对于买方而言，拍卖为其提供了开放的知情渠道和平等的购买机会，避免因为公共数据的不足对知识产权缺乏准确的市场定价。此外，拍卖也为买卖双方寻找交易伙伴节约了时间、降低了成本。

当然，知识产权的拍卖不同于其他一般有形商品的拍卖。一般商品的拍卖，买卖双方可以不透露姓名和其他身份资料，而知识产权买方往往需要仔细了解卖方及其知识产权本身。为此，有必要为知识产权拍卖制定特殊的规则。目前，美国已有成功案例可供参考。2006年美国一家公司在旧金山开创了全球首个现场知识产权的拍卖案例，其销售额达300万美元[7]。分析现有知识产权拍卖实例，我们发现拍卖交易的组织者往往会在拍卖前从技术和法律角度对提交的知识产权进行综合分析和筛选，确保拍品以公平的市场价格进行交易。

不过，目前美国知识产权的拍卖并未占据整个知识产权交易的大多数；而且成交率也不是很高。为此，美国有学者批评这种拍卖并未实现预期的目的。8.在Ocean Tomo公司首个知识产权拍卖会后的第二天，《华尔街日报》就有文章认为公开拍卖并没有影响买方。当然，更多的学者仍然对这种新型的交易模式予以肯定，认为它是一种有待完善和发展的模式。

（二）知识产权在线交易市场

网上交易是美国企业家们寻求的又一种知识产权买卖模式。它通常凭借网上中央数据库供知识产权交易人使用：或者在网络平台上完成知识产权交易，9.例如Yet2.com网站的服务模式，知识产权买卖双方可以直接在该网上从事技术交易。http://www.yet2.com/app/about/usingsite，2009年10月11日访问。或者仅提供一个知识产权信息交易平台。10.例如TAEUS公司网站的介绍，它们仅提供信息供参考。http://www.taeus.com，2009年10月11日访问。现在，网上交易的服务内容越来越丰富，不仅涉及知识产权的转让、许可使用、投资管理咨询服务、侵权许可或诉讼、专家证人服务，有的还提供知识产权在线评估服务等。

不过，知识产权在线交易也存在一些问题。即使是那些初创者可能也没有充分考虑到的一个因素，就是完整的信息交流。网络交易的买方和卖方可能都不愿透露自己的真实信息，如何进行尽职调查和进行标准化的知识产权评估是在线知识产权交易市场急需解决的难题。

除上述知识产权担保品的变现模式外，美国还由政府牵头积极引导、参与建立国家交易市场、地区性市场和各专业门类的交易市场等多层次的市场交易体系，并鼓励知识产权信托、知识产权证券化等多种途径实现知识产权担保品的变现。

三、美国知识产权担保变现制度对我国的启示

美国知识产权担保变现实践为我们展示了新思路，有助于我国完善知识产权担保融资制度，特别在以下方面可资参考：

（一）如何确保被担保知识产权的价值发挥

当知识产权被设定担保后，使用价值势必受到影响。为此，美国的立法和实践都已注重确保知识产权担保品的利用。这一点不但可以从前述有关专利转移登记的效力方面的探讨中得到印证，也可从美国有关动产登记制度的设计方面得以体现。

对担保的动产，美国《动产担保法》采取的是登记对抗原则。这一原则简化了设立担保的手续，增加了担保融资的灵活性。最为重要的是，登记仅影响担保权人担保权益的优先受偿顺序，并不影响债务人对动产的进一步利用或者将其再转让或转移给他人，从而有利于充分发挥担保品的使用价值，有助于债务人尽快偿还债务。《动产担保法》的这一规定对于设定担保的知识产权可能具有更为明显的作用。因为知识产权作为担保品的担保价值并非如一般担保品那样仅仅是基于担保品的一般交易价值，而是基于知识产权担保品的未来现金流入。作为债务人的知识产权人如果可以继续使用和转让或者许可该知识产权，将更有助于发掘其价值及再利用。

（二）如何拓展知识产权担保品变现的途径

知识产权担保品的变现固然可以考虑借助司法途径折价、变卖或者拍卖。但是，这种非市场化的处置方式不利于实现知识产权价值的最大化，且周期较长。因此，知识产权担保品的变现需要一个完善的知识产权交易市场。而完善的知识产权交易市场的建立必须考虑以下因素：（1）知识产权交易必须在不损害任何交易参与者的商业秘密的基础上，保持交易的透明度；（2）必须给予买方以足够的机会对交易的知识产权进行充分的尽职调查，因此知识产权交易需要提供足够的事先通知和完整的信息披露；（3）知识产权的价值必须被准确评估[6]。美国知识产权拍卖市场和网上交易市场的出现和健康发展正是注重遵循以上各因素才取得了骄人的成绩。

我国目前正在积极建立我国的知识产权交易市场11.例如，成立于2009年10月的上海知识产权交易中心的重要的功能之一就是促进知识产权质押物进行评估和流转等[8]。，国内也出现了知识产权的网上交易平台[9]，而且也有了知识产权拍卖的案例[10]。这些成果表明我国知识产权交易已经取得了一些可喜的成绩。不过，与美国的实践相比，我们还有许多需要改进和完善的地方。例如，知识产权的拍卖市场和网上市场亟待相关法律的鼓励与规范；国内知识产权交易有必要与国际市场合作，学习先进的经验和做法，促使知识产权的交易国际化，实现知识产权价值的最大化。EIP

（作者单位：华东理工大学；上海市第二中级人民法院）

[1]David J.Silvia.Perfecting Security Interests In Intellectual Property In An Imperfect World[J/OL]Edwards&Angell Intellectual Property Bulletin，2004[2009-08-17].http://www.eapdlaw.com/files/News/6e531d7f-f620-4c8b-927d-66c8923199 7d/Presentation/NewsAttachment/a30095dc-c8e1-4dd9-b167-672a257284c4/media.207.pdf.

[2]Holt v.United States[G].73-2 U.S.T.C.D.D.C,1973：9680.

[3]City Bank&Trust Co.v.Otto Fabric,Inc.[G]7 U.S.P.Q.2d.D.Kan,1988:1719.

[4]Michael Anthony Arciero.Part Four:Review Essay:The Growing Risk of Self-Dilution，University of San Diego School of Law[J].Journal of Contemporary Legal Issues，2001(12):213.

[5]Kevin J.O'Brien.Licenses,Once Protected,Are Now Up for Auction[J/OL].Int'l Herald Trib.[2009-08-09].http://iht.com/articles/2007/05/13/business/ip14.php.

[6]Ian David Mcclure，Wyatt,Tarrant.Commoditizing Intellectual Property Rights:The Practicability of a Commercialized and Transparent International IPR Market and the Need for International Standards[J].Buffalo Intellectual Property Law Journal.Buff.Intel.Prop.L.J,2008(fall):6.

[7]Ocean Tomo公司网站介绍[EB/OL].[2009-12-21].http://www.ocean-tomo.com/auctions.html.

[8]谢伦丁，王艳.湖南争取国内首家知识产权交易市场落户[EB/OL].(2009-04-21)[2009-08-14].http://www.cs.com.cn/cqzk/02/200904/t2 00-90421_1826729.htm.

[9]中国知识产权交易网站介绍[EB/OL].[2009-08-14].http://www.zhiyiwang.com/.

[10]相声拍卖会[EB/OL].[2009-12-14]http://www.hudong.com/wiki/%E7%9B%B8%E5%A3%B0%E6%8B%8D%E5%8D%96%E4%BC%9A.