王 鑫

摘要世界标准化工作的实践表明标准化组织的专利政策规定存在诸多问题,本文围绕标准化组织专利政策的核心内容——“必要专利”,就专利必要性的实质判断要件、“必要专利”的形式构成、“必要专利”的评估机构设置和“必要专利”管理的异议程序等实体与制度保障方面的一些重要问题进行了研究。

关键词标准化组织 专利政策 必要专利

中图分类号:D923.4 文献标识码:A 文章编号:1009-0592(2009)05-337-02

一、技术标准中的“必要专利”

一般认为,“必要专利”(Essential Patent,又称为“核心专利”),是指经技术标准体系认定为该技术标准体系所必不可少的一项技术,而该技术作为一项专利又被专利权人所独占。①为解决专利进入技术标准所引发的标准公益性与专利排他性之间的矛盾,标准化组织多借助于专利政策以界定各利益方权责,其核心内容就是关于“必要专利”的相关规定。但是就目前实践情况而言,国际上绝大多数标准化组织对“必要专利”的内涵理解和基本规定都缺少统一明确的认识,因此在很大程度上导致了其专利政策中对专利披露与许可规定的模糊与暧昧,极易引起反垄断审查、专利权滥用诉讼等系列法律问题和纠纷。为此,如何对“必要专利”自身的一些基本问题做出回答也就成为标准化组织建立技术标准和制定专利政策时需要首先思考和面对的难题。

二、专利政策中关于“必要专利”的基本问题探讨

(一)专利必要性的实质判断要件

考察世界上一些主要标准化组织的专利政策,可以发现其对“必要专利”的实质构成或者说专利必要性的实质判断要件规定存在着不小的差别。如,ITU知识产权政策界定的“必要专利”为任何“可能完全或部分覆盖(may fully or partly)”标准草案的专利或专利申请;② ANSI认为是标准草案“可能需要使用(may require the use)”的某项专利发明;③ATSC则理解为“必然侵权”(necessarily infringed),并进一步指出“必然侵权仅指已没有其它可替代或可选择的实施标准文件而不侵权的技术。”④ ETSI也有类似的解释,认为“必要的”是指,“基于技术上而非商业上的原因,考虑到通常的技术惯例和标准制定之时的已有技术状况,制造、销售、出租或者其它处理、维修、使用或实施符合某一标准的设备或方法不可能不侵犯该项知识产权。”⑤

对此,笔者认为中国的AVS标准对“必要专利”的界定相对更为全面、准确,AVS提出认定标准所涉及的“必要专利”需满足三方面条件:1.有效性:必须是有效专利,当专利因有效期、地域性等原因失效时,许可无效专利是滥用知识产权的商业欺诈行为;2.必要性:即被许可人实现标准、开发产品的相应技术要求时必然用到该专利,而不能用其它技术或专利替代;3.时间性:当出现新的技术或专利能够替代时,相应“必要专利”的资格应该消失。⑥而对于在“专利池”(Patent Pool)模式下的“必要专利”判断,还需要考虑反垄断审查方面的要求,因为在非专利池许可的普通模式下,即使存在一定数量的竞争性专利,被许可人可以通过与专利权人的单独谈判选择自己满意的专利即可,“专利池”的打包许可模式使得被许可人没有机会选择专利池以外与标准兼容且技术或者价格上可能更具竞争性的专利,专利池内专利数量的增多,通常而言,也意味着专利许可价格的提高,对被许可人非常不利,极易引起反垄断法上的争议。因此,对专利池模式下的专利必要性实质判断要件中,可以认为还应该增加“互补性”的规定,即“专利池”纳入的必须是互补性的专利而非竞争性专利。

(二)“必要专利”的形式构成

除“必要专利”的内涵外,对“必要专利”的外延或者说“必要专利”具体指的是发明专利、实用新型、外观设计的一种或者其中的某几种的组合或者全部等。各标准化组织的规定虽不尽相同,但绝大多数标准化组织倾向于认为只有发明专利或者至少是实用新型专利才可能被认定是标准中涉及的“必要专利”,如《AVS知识产权政策》第四条第一款第3项规定,AVS标准的“必要专利”范围仅限于发明和实用新型,而不包括外观设计。究其原因,一方面是因为各技术标准所在行业领域的不同故而有所差别,另一方面也是为了保证 “必要专利”技术上的先进性,而ICT领域(信息通信产业)兴起电子信息类技术标准领先于产品的“前瞻性标准化”运动(Anticipatory Standardization),则更是明确地表明了其借助“必要专利”带动技术标准超前性的追求,也在一定意义上反映了行业标准不同于国家标准的纯商业化发展方向。

(三)“必要专利”的评估机构设置

对“准必要专利”的认定,是对专利进入标准的具体把关,如设置的“门槛”过低将诱发专利权人的投机行为,出现所谓的“过度披露”问题,导致技术标准或标准设置的专利池内“非必要专利”数量的增多,影响标准特别是其专利池的整体质量。更重要的是,鱼目混珠的“非必要专利”必然造成标准或其专利池内“必要专利”的不清晰,使技术标准涉嫌反垄断法规制的搭售许可、捆绑许可等行为,增大标准运作的法律风险。当然,从标准化组织的角度看,又不愿将“门槛”设得过高,因为客观上很难保证如果要求过于严格,难免“百密一失”造成标准在构建中“必要专利”的遗漏,导致标准在市场化过程中可能会遇到有新的权利人突然出现主张权利或者提起诉讼等情况,使标准化组织及标准的推广陷于困境。故而,目前绝大多数标准化组织采取的一般做法是在其专利政策中声称不对标准或专利池中的“必要专利”的有效性和必要性负责,事实上,几乎只要权利人的专利被披露就基本上都会被认定为“必要专利”而获得许可收费权。这样的做法,虽然使标准化组织摆脱了涉诉的风险置身事外,但却给标准实施者和广大消费者增加了为“非必要专利”买单的负担,显然有失公允。

因此,笔者认为标准化组织应该考虑对“必要专利”的效力进行初步的鉴别或评估。就专利的有效性而言,专利无效的原因可能是存在无效理由,也可能是已过保护时限,而标准化组织完全可以通过简单的检索预先排除后者。特别是对于“专利池”模式的标准,在“必要专利”的评估采纳过程中,更应该采取由管理机构聘任独立、专业“专利评估人员”的方式,制定严格、公正的评估机制进行审核,以保证进入专利池的“必要专利”质量及技术标准对所有竞争者都是公平开放的,美国司法部在裁决MPEG-2技术标准的专利许可模式时的一个重要认可理由也在于此。实践中,3G Patent Platform等标准化组织已认识到这一问题,在其专利政策中已有关于“必要专利”的评估组织和认定程序设置规定。3G Patent Platform设置了一个评估政策委员会、一个专利评估机制机构和一个评估专门小组。专利要进入专利池,程序上需要先后经过专利权人自评、许可管理委员会评估和专家评估小组最终确认后,才能成为“必要专利”。另外,为防止“过度披露”问题的出现,提高评估机构的工作效率,笔者认为也可以考虑采取按提交的“准必要专利”数量收取审核费用的方式,以经济的杠杆对“过度披露”进行调节限制。

(四)“必要专利”管理的异议程序

技术标准尤其是设置了专利池模式的技术标准的初衷之一,是为了给专利的使用人、实施者或者被许可人进行市场化应用时提供不落入“专利陷阱”(Patent Trap)或者“专利灌丛”(Patent Thicket)的可信赖的、稳定和安全的预期保障。因此,技术标准在管理和运作时应尽可能的保持其稳定性和安全性,恪守诚实信用原则,保护上述利益关系人的信赖权益。但与此同时,一方面,可能存在一些人为的,如鉴定人知识能力在某一方面的缺陷、疏忽大意或者特殊的考虑等因素影响。另一方面,客观上,随着标准的技术升级或者专利保护时限的到期、专利被裁定无效等情况的出现,标准通过时的“必要专利”可能在一段时间或一定事件发生后已不能被认定为“必要”。因此,在技术标准的推广实施阶段都还需要不断地淘汰、更新标准或专利池内的一部分“必要专利”,而不能认为只要技术标准草案的已通过就可以一劳永逸了。所以,无论是理论上还是实践中,标准或者其专利池都需要具有一定的流动性,合理完善的标准或专利池应该是一个整体上稳定而局部又具有一定动态性的技术、专利集合,当然这个动态一定要在一个合理且可控的范围内,同时应该保证这个变化不会给专利的使用人或者其他被许可人造成损失或负担,否则应该给予相应的补偿。

故而,笔者认为,为持续保证“必要专利”的质量,标准化组织的专利政策中应该规定其有权间隔一定的时间或在认为必要时组织专家对“必要专利”的真实性、有效性和合法性进行复核,对标准实施者或者社会公众发现的标准中的“非必要专利”一经确认立即剔除出标准。对采取“专利池”模式打包许可的技术标准则更是如此,以保证专利池的质量和对外许可的公平。

三、结语

“必要专利”作为知识产权(主要是专利)这一具有法律授予的有限垄断性私权进入通常意义上认为属于公共利益范畴的技术标准的关键性切入点,在实践中围绕这一核心内容而引发的“专利挟持”、“搭售许可”等问题层出不穷,急需针对性地重点研究以对技术标准的制定与运作进行严格的控制和监管,从而保证权利间的平衡和维护社会公共利益与良好的市场竞争秩序,本文只是就其中的一些最基本问题做了初步的探究。对我国而言,入世以来,DVD产业的痛楚、WAPI的困境已经说明中国技术标准的相关工作受到了巨大的冲击和挑战。可以说,对技术标准涉及专利的相关问题,特别是就“必要专利”等问题的研究,更显得急迫而重要。

注释:

①张平,马骁.标准化与知识产权战略.北京:知识产权出版社.2005(133).

②Guidelines for Implementation of ITU-T Patent Policy, 12 March 2005.http://www.itu.int/ITU-T/dbase/patent/files/glp20051102.pdf.

③Guidelines for Implementation of the ANSI Patent Policy.http://publicaa.ansi.org/sites/apdl/Documents/Standards Activities/American National Standards/Procedures, Guides, and Forms/Guidelines for Implementation of the ANSI Patent Policy 2007.DOC.

④Advanced Television Systems Committee, Inc. Patent Policy.http://www.atsc.org/policydocuments/B-4%20Patent%20Policy%2012-13-07.doc.

⑤ETSI IPR Policy,.http://www.etsi.org/legal/ipr.htm ETSI IPR Policy.

⑥黄铁军.专利权和标准公益性中间 AVS的第三条道路.

http://column.chinabyte.com/160/2010160_1.shtml.