商业秘密和专利对技术成果保护比较研究

2022-02-07孙志飞

上海商业 2022年7期

孙志飞

一、引言

技术成果是一个企业的核心竞争力。技术成果既可以作为商业秘密进行保护，也可以通过申请专利权进行保护。商业秘密和专利虽然同属知识产权范畴，但是二者之间存在较大的差异。由于部分企业对商业秘密和专利缺乏深刻认识，导致其对技术成果的保护方式选择上感到无从下手。本文通过比较商业秘密和专利的多个差异，为企业在选择这两种方式保护技术成果时提供了思路。

二、商业秘密与专利的差异比较

1.保护客体的比较

《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》（以下简称“若干问题的规定”）的第一条对《反不正当竞争法》中第九条第四款涉及的技术信息即技术秘密所包括的内容进行了定义，其保护的客体对象的范围较为广泛。

商业秘密保护客体中的技术秘密不要求是完整的技术方案，可以是阶段性的成果，例如实验过程中的数据、实验结果等。将那些不容易被反向工程获得的技术信息作为技术秘密，可以加强对技术秘密的保护，例如生产工艺、配方等。即使他人从市场上获得合法销售的产品，通过反向工程也不易获知制造过程中的秘点。

《专利法》的第一条指出该法的保护客体是发明创造，第二条对发明创造进行定义：发明创造是指发明、实用新型和外观设计。其中，发明和实用新型均为新的技术方案，发明的新的技术方案是对产品、方法或其改进所提出的；实用新型是适于实用的新的技术方案，其是对产品的形状、构造或其结合所提出的；外观设计是富有美感并适于工业应用的新设计，其是对产品的形状、图案或其结合，以及色彩与形状、图案的结合所做出的。

专利审查指南进一步指出技术方案是指为了解决技术问题而采取的、利用了自然规律的技术手段的集合，技术手段一般由技术特征来体现。专利法第二十六条第三款对专利的说明书提出要求，即说明书应当对发明或者实用新型做出清楚、完整的说明，是否清楚、完整的衡量标准是所属技术领域的技术人员能够实现。而专利法第二十二条第三款则对发明和实用新型的权利要求提出更高要求，需要满足创造性。并且，发明的创造性高度要高于实用新型的创造性高度。与现有技术相比，对发明的创造性要求是具有“突出的”实质性特点和“显著的”进步，对实用新型的创造性要求是具有实质性特点和进步。以计算机程序为例，虽然其为商业秘密的保护对象，但根据专利审查指南可以得知如果一项权利要求涉及计算机程序本身例如源代码，那么所述权利要求属于智力活动的规则和方法，不能作为专利保护的客体。

如果专利的一项权利要求中，对其进行限定的内容不仅包括智力活动规则和方法，又包含技术特征，那么这项权利要求从整体上来说，不是智力活动规则和方法。如果涉及计算机程序的专利申请是为了解决某个技术问题，通过获取外部或内部的参数等信息，进行相应处理的技术手段遵循了自然规律，获得的技术效果符合自然规律，那么该技术方案就属于专利法所说的技术方案，是其保护客体。可见，专利保护的客体有严格要求，比商业秘密的保护客体的门槛更高。

2.排他性比较

商业秘密的权利不是绝对的，是相对而言的，其排他性较弱。商业秘密不需要经过法定程序就能获得法律保护，其保护内容不需要公示，只要内容符合商业秘密所要求的秘密性、价值性和保密性方面的要求，就可以获得保护。由于商业秘密的保密性要求，会导致大多数人对于该商业秘密所包含的内容无法进行避让，所以商业秘密并不能获得绝对的排他效力。拥有商业秘密的人不能阻止此前通过自主研发创造该内容的人使用或转让该内容。

“若干问题的规定”的第十四条指出了不属于侵犯商业秘密行为的两种方式，即通过自行开发研制方式，或者通过反向工程方式，获得被诉侵权信息。而自行开发研制、反向工程也是侵犯商业秘密诉讼中常见的抗辩理由。自行开发研制方式通常是指开发者通过投入资金，付出时间和精力而开发研制出技术成果。如果其他开发者自行开发出的技术成果与商业秘密保护的内容相同，可以视为善意巧合。一项技术成果被认定为自主研发的条件包括：自主研发过程中积累的文件资料，研发人员提供的证人证言；自主研发成功的时间要比研发人员接触到商业秘密的时间早。这就要求在技术研发前，建立规章制度，从物理技术和管理制度上入手，完善研发过程记录。研发记录不仅要记录研发成功的过程，还要记录研发失败后进行纠错、试错的过程，以形成闭合链条的书面材料，为将来可能的诉讼提供有力证据。

专利是以技术公开为基础，经过法定程序，例如申请、审查，满足相关要求的情况下才能获得授权，其获得的保护力度是绝对的，具有天然的排他性。任何单位和个人在没有获得专利权人的许可下，都不得为了生产经营之目的实施该专利。专利公开的技术方案获得法律保护，公众具有对其技术方案进行避让的义务。如果侵犯专利权，需要负相应的法律责任。

我国实行的是专利先申请原则，两个以上申请人申请同样发明创造专利的，将专利权授予最先申请的人。先申请原则保护了最先提出专利申请的人，其鼓励申请人在完成发明创造之后，尽快提交专利申请。然而，这可能导致先于申请人研发出发明创造的人，受到在后研发出同样发明创造的人所获得专利权的限制，这对于先研发出该发明创造的人也不公平。为了解决这一弊病，专利法第七十五条规定多种不视为侵犯专利权的情形，其中第（二）项规定了在专利申请日前并且仅在原有范围内继续制造、使用的几种情况，这实际就是先用权。先用权制度起到鼓励发明创造的作用，使得专利权人和公众之间的利益达到平衡。

3.公开导致权利丧失的比较

新产品在投放市场之前，或者新方案在申请专利之前，可以将其作为商业秘密进行保护。商业秘密的三个构成条件中，不为公众所知悉即秘密性是商业秘密具有价值的基础。《反不正当竞争法》规定的为公众所知悉的情形中，包括该信息被公开披露于公开出版物或其他媒体上，还包括该信息通过报告会、展览等方式公开。一旦商业秘密被公众所知悉，其不再成为商业秘密，不管其技术价值或经营价值多么大，都可以被任何人免费和自由地使用。

与商业秘密的公开相对比，专利申请如果在申请日之前被公开，其并不意味着会一定丧失新颖性。《专利法》第二十四条规定了四种不丧失新颖性的情况，其中两种情况为在申请日以前六个月内，专利申请人在国际展览会上首次展出发明创造，或者在规定的学术会议、技术会议上首次发表发明创造。如果申请人按规定提出享有新颖性宽限期的声明和证明文件，则上述展出或发表的内容不影响该发明创造的新颖性，也就享受到新颖性宽限期。由此可见，需要满足一定的条件，专利申请才能享受新颖性宽限期，相关的在前公开才不会影响该专利申请的新颖性。4.保护期限及维护难度的比较

商业秘密的保护期限由其保密措施决定。如果保密措施严密，维护得当，可以享受无限期的保护。只有做到了保密性，技术成果才可能作为商业秘密获得法律保护。保密措施包括规章制度上的措施、物理上的措施。规章制度上的措施包括：制定保守商业秘密的规章，制定保密的义务、责任和处罚等措施，对内与职工签订保密协议，对外在商务活动过程中与外部第三方签订保密协议。物理上的措施包括对生产车间、研发实验室、资料室等重点地点设置门禁、监控等，对文件进行密级划分，规定接触权限。

专利权的保护期限是法定的。三种专利权的保护期限各不相同，其中，发明专利权的保护期限是20 年；实用新型专利权的保护期限是10 年；外观设计专利权的保护期限是15 年。专利权的维护包括按年及时缴纳年费；在收到无效宣告请求书时，组织内部的技术人员在规定答复期限内进行答复；在企业发生名称变更或者企业地址发生改变时，及时向国家知识产权局办理著录项目变更手续，以便后期能及时收到无效宣告请求书，并进行答复。因此，专利权的维护相对于商业秘密的维护要简单一些

三、商业秘密和专利的选择

1.根据技术领域的发展速度选择

一个技术领域的发展速度，决定该领域知识更新换代的频率。在飞速发展的技术领域，将一项技术方案作为商业秘密保护，可能被竞争对手通过自身研发获得，也有可能被行业所抛弃。例如，在通信技术领域，其技术的基础是网络的互联互通。如果某家公司独创一项作为商业秘密的技术，基于该技术的产品做不到与其他公司统一接口，不去遵守相关通信标准，无论该技术在当时多么先进，也可能被通信标准放弃，其产品成为信息孤岛，公司也可能被行业所淘汰。相反，如果该公司能够将研发的产品与其他公司的产品互联互通，积极参与标准制定，并且将技术成果作为标准提案，预埋到将来的标准中，则有可能因为标准专利而获取大量利润，并奠定行业地位，为进一步发展壮大带来巨大机遇。

2.根据技术的领先程度选择

如果一项技术是对现有技术的小幅改进，虽然其能够解决相应的技术问题，带来一定的技术效果，但如果将其作为商业秘密进行保护，则竞争对手可能通过学习，利用自身的研发能力得到相同或相似的技术方案，使得商业秘密保护的技术方案失去应有的价值。如果将该技术作为专利进行保护，则该技术方案可获得垄断地位，使得企业在一定时间内处于更有利的市场竞争地位，并通过专利获得相应的经济利益。如果一项技术为企业带来的竞争优势非常明显，竞争对手需要付出大量人力、物力以及相当长的时间进行研发，才有可能获得相同或相似的技术，那么将该项技术作为商业秘密进行保护是更有效的保护方式。

3.根据反向工程的难易程度选择

针对商业秘密的反向工程是指通过合法途径，获得包含商业秘密的产品，通过拆解、分析等手段，获知产品包含的作为商业秘密的技术信息。符合一定条件的反向工程并不违法。如果一项技术可以轻易通过反向工程获得，则不宜将其作为商业秘密进行保护，将其作为专利进行保护是更好的选择。

4.根据技术被公开的可能性进行选择

专利申请经初步审查合格，自申请日起满十八个月进行公布。在进行初步审查时，审查员需要遵循保密原则。对于一项作为商业秘密进行保护的技术成果，权利人感受到商业秘密可能被公开时，可以申请专利，直到专利申请被公开之前，其仍可以作为商业秘密进行保护。如果权利人判断商业秘密被公开的可能性已经被消除时，可以根据需要撤回专利申请，继续以商业秘密对技术成果进行保护。