张秀玲

摘要：商标先用抗辩规则应是基于平衡一定影响的商标先用人和善意抢注者的利益关系而设置的;但对恶意抢注者，可参照刑法中“举轻以明重”原则，允许被诉侵权人在不提无效宣告请求的前提下，直接要求适用第59条第3款主张先用权抗辩，而非简单的对被告的抗辩主张不予采纳或避而不谈，且此时原告无权要求加注区别标识，并视为被告放弃宣告原告涉案注册商标无效的权利。

关键词：商标先用抗辩;恶意抢注;善意抢注

中图分类号：D923.43文献标识码：A 文章编号：1003-5168（2020）21-00090-03

1 引言

2014年的商标法增加了先用抗辩条款，①但在司法实践中应如何适用？如一定影响的认定标准、原有范围的确定因素、在先使用的时间界点、使用人的主观状态要求、注册者的主观状态要求等诸多问题，实务界和学界对此一直存有不同观点。本文拟就先用抗辩成立的前提要件中，注册者的主观状态要求进行讨论，希望能够为司法实践中该条款的准确适用提供些许有价值的建议。

2 适用先用抗辩的商标注册者主观状态之观点争鸣

我国商标法对先使用人抗辩制度仅做了原则性规定，在商标法实施条例及相关商标法司法解释中均未进一步给出细致规定。实践中如何适用存有很多方面的争议，在后注册商标注册者的主观状态要求方面亦存在不同观点。

2.1 恶意说——仅能对抗恶意抢注的注册商标

最高人民法院在法發[2011]18号22条里规定，人民法院在审理案件时，原告的注册商标属于恶意抢注他人商标的，被告作为商标在先使用人以此为由提出抗辩的，人民法院应予支持。据此司法政策之规定，作为在先商标使用人的被告可以注册商标存在恶意抢注为由成功进行抗辩，且法院不会对其限制使用范围，亦不会要求其附加区别标识;即恶意抢注者对在先使用人不享有禁止权。

商标法59条第3款的规定相较于前述的司法政策，在对恶意抢注商标的权利限制力度上显然降低了很多，似乎与商标法强调的诚实信用原则精神不符。但自有其中的缘由，其理由主要在于：①我国商标法鼓励诚实信用前提下的商标注册。若允许在先使用人对抗在后善意获得注册的商标权，则有违立法精神;若不允许对抗，则可促使经营者积极提出正当目的的商标注册申请。②目前立法对注册商标专有权采取的是强保护精神。注册商标是在全国范围内有效的权利。在先使用不构成善意注册商标的抗辩事由，可以维护注册商标的效力，符合对注册商标专有权强保护的立法精神。③有利于保护消费者权益和维护市场秩序。倘若允许在先使用人任意对抗注册商标权，易于造成市场混淆和误导消费者，不利于维护经济秩序。

原最高人民法院知识产权庭庭长孔祥俊也曾经指出，注册商标倘若不构成恶意抢注，则在先使用不能成为抗辩事由。即只有原告据以主张权利的注册商标存在恶意抢注的，才可适用先用权抗辩。善意抢注的注册商标不允许适用先用抗辩，即禁用权不受此种限制。

2.2 善意说——仅能对抗善意抢注的注册商标

国家鼓励经营者尽早申请商标注册，但不鼓励恶意抢注，无论基于先用取得还是先申请原则，在先原则获得商标权均不得违反善意规则，权益获得者必须为善意。[1]恶意取得者不应获得有效的权利。北京知识产权法院蒋利玮法官认为按照体系解释的方法，商标先用抗辩应限于涉案商标注册时注册人为善意。[2]该种主张也不无道理，结合商标法第32条和45条的规定，②可见商标法对恶意抢注情形明确规定属于不予注册和宣告无效的情形。商标法第59条第3款在语言表述上，隐含地使用了非贬义的概念“先注册”，它包含下位概念“抢先注册”，更包含“恶意抢先注册”和“善意抢先注册”。对恶意抢注的情形商标法32条和45条已明确规定了被抢注者的救济措施——在注册程序中提出异议，请求不予注册;即使注册成功也可向商标复审委员会提出宣告无效的请求。而善意抢注的被抢注者显然不能适用前述两个条款。既如此可得出：在先使用抗辩条款就是为善意抢注情形下被抢注者的正当利益保护而设置的。

2.3 混合说——不考虑涉案注册商标抢注者的主观状态

被诉侵权人能否要求适用先用抗辩，与原告主张权利的注册商标在注册时申请人的主观善恶状态无关。只要被告主张适用商标法第59条先用抗辩，并有相应证据足以支撑法院都应支持。其理由在于商标一经授权其法律效力应受保护，即使存在应被宣告无效的事由，未经行政程序裁决法院不得直接否定其效力。基于此，原告的注册商标在申请注册时申请人的主观状态如何，在未被宣告无效前均不影响其拥有的法定权利并获得相应的保护。

因此在相关案件中，判决书对原告的注册商标是否存在恶意抢注未予论述。在谭斯月诉北京“尚丹尼”商标侵权案件中，③原告在申请注册涉案商标“尚丹尼”前，其丈夫曾在被告处工作，明显具有抢注的恶意。法院认为被告在先使用且有一定影响，因此认定尚丹尼中心对涉案商标的使用行为符合上述《商标法》第五十九条第三款规定，谭斯月无权禁止尚丹尼中心在涉案使用范围内继续使用尚丹尼商标，考虑到谭斯月主张权利的涉案商标目前仍处于有效状态，尚丹尼中心对尚丹尼商标的使用不得超出涉案范围，谭斯月亦可以要求尚丹尼中心在使用涉案商标时适当附加区别标识以区别服务来源。

深圳大学法学院祝建军博士认为被控侵权人以商标先用权提出抗辩，应符合三个条件、两个限制，抗辩方能成立。三个条件即：有先用行为、先用商标有一定影响、先用商标与注册商标相同或近似且商品相同或近似;两个限制即原有范围和适当的区别标识。并没有对原告方商标注册时的主观状态提出要求。最高人民法院知识产权庭佟姝法官认为商标先用权抗辩成立需要“四个要件”两个限制，“四个要件”即有先用行为、先用商标有一定知名度、先用商标与注册商标相同或近似且商品相同、仅在原有范围内使用;“两个限制”即先用行为必须基于善意、必要时附加区别标识。可见佟法官认为对被诉侵权人先用时的主观状态应予考察，对恶意者的先用抗辩不予支持，但对原告的注册商标是否存在恶意抢注没有论及。

3 先用人抗辩制度的立法目的

3.1 非为解决恶意抢注而设置

商标法59条第3款的出现不是为了解决恶意抢注问题，也非对恶意抢注商标权利的行使限制。对于恶意抢注行为，立法态度是明确禁止的，即使抢注成功，也可通过无效宣告程序将其灭掉，并且其商标权利自始无效。

而先用人抗辩条款，是在认可注册商标权利的前提下，允许先用人在原有范围内继续使用该商标。既赋予先用人一定的权利，限缩权利人注册商标的禁止权，又赋予其要求先用人附加一定区别标识的权利。可见商标法对两者的权益均是保护的，而非注册商标未被无效之前暂且平息纠纷的权宜之策，被诉侵权人只能以先用人进行抗辩，而不可能无效对方的注册商标。

3.2 为弥补注册制缺陷而设置

商标先用人抗辩与专利法中的先用权人实施制度类似，我国专利法规定专利权的取得采取先申请制而非先发明制，导致一些相同技术方案的发明人因未及时提出专利申请而无权使用，对在后申请人或未提出申请的发明人显然是不公平的，尤其是已经将其付诸实施者。据此专利法规定先用权人实施属于侵权例外或不视为侵权的情形。④

我国商标法对商标权的取得采取的也是是注册制而非先使用制。若先用人商标有了一定的影响力，但该影响力尚未达到足以让注册人知晓的高度，注册者在没有抢注故意的情况下抢注了该商标。注册者没有抢注的恶意，商标法32条对其并不适用，先用人无权据此条款请求宣告无效。其获得的注册商标专用权是稳定的，在此情形下若给予其专用权以绝对的保护，在先使用者不仅要停止使用还要承担赔偿责任。如在“杜家鸡”商标侵权纠纷案中即是如此状况，法院认为被告在先、善意使用并不影响侵权行为成立，⑤显然有失公平。

商标权采注册取得制度，非因商标的实质价值来源于注册行为，而是因注册制比使用制更易操作，且社会成本如权利公示成本、维权成本等更低。商标的价值仍源于商标的实际使用，实际使用的商标才具有真正的识别作用。2014年商标法新增59条第3款，可以说是商标法里的合理使用或称侵权例外情形，该制度对两者的利益保护尽可能的予以平衡。

4 先用抗辩对注册者主观状态之应然要求

4.1 若仅对恶意抢注者适用有违立法目的

通过前文分析可知，该规则不是为遏制商标的恶意抢注而建立的，对恶意抢注行为，立法上有一套系统的制度加以阻止、救济，如不予注册、禁止使用等。对抢注成功者有无效宣告程序、权利滥用抗辩等。即使被诉侵权人未提无效宣告请求，法院可认定原告违反诚实信用原则，扰乱市场正当竞争秩序，恶意取得并主张在先权利人侵权，构成权利滥用而不予支持其诉讼请求。⑥因此对恶意抢注的在先使用人有比先用抗辩更完善更彻底的制度予以救济，无需增加该救济制度。

前述孔祥俊主张非恶意抢注不能适用先用抗辩。主张先用抗辩仅适用恶意抢注，不可适用善意抢注者，理由在于善意抢注者获得的专用权是无瑕疵的，因此应是绝对的、不容抗辩的。该观点忽略了先用人的利益保护，从先用人角度看，抢注者无论是出于善意还是恶意都导致先用人使用行为受限，权益受损。对恶意者尚且有各种途径予以阻止救济，对善意者却无任何还击手段。因此相比恶意抢注者，先用人会更加痛恨善意抢注者，这显然有悖常理、与立法鼓励善意注册亦相矛盾。

4.2 善意抢注应是先用抗辩适用的主要情形

既然先用抗辩是“为平衡商标在先使用人和注册商标专用权人之间的利益，保护已经在市场上具有一定影响但未注册的商标所有人的权益。”该立法释义与法条表述均虽未指明注册人注册时的主观状态，但从注册者权利的角度讲，既然商标注册人有权要求对方附加区别标识，表明立法是认可其注册行为，并尊重其专有权的。而恶意抢注者的商标权是建立在有违诚信的基础上，立法评价倾向于从根本上否认其权益效力，因此立法想要平衡的利益相关人中不应含有恶意抢注者。

善意抢注者能够获得有效稳定的商标权，但为公平起见，对善意的先用人要做出一定的权利让渡，即对先用人的禁止权受到限制——无权禁止先用人在原有范围内继续使用。为防止混淆，可要求先用人附加适当的区别标识。

4.3 恶意抢注——个别情形下的适用

对注册者的主观状态不加区分，对当事人来说固然是降低了举证质证的麻烦，法官也省去对案件分析说理论证的麻烦。但司法适用的结果可能会有违逻辑且不符合公平价值。先用抗辩虽是针对善意抢注而设置，但对恶意抢注并非绝对不能适用。

4.3.1 過了宣告无效除斥期间的可以适应。商标法第四十五条规定已经注册的商标，违反本法……、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。距商标注册之日起满5年，无法申请宣告无效的，可以适用先用抗辩。

4.3.2 拒绝提出无效宣告请求的可以适用。对恶意抢注者的诉请，被诉侵权人若不愿提起无效宣告请求，而要求适用先用抗辩，实际上这相当于被告放弃了为自己争取更大权利的途径，选择更快捷的结束纠纷的方式，是当事人对自己民事权利的一种处分，法院应当向当事人释明法律后果，并尊重当事人的选择。并可参照刑法中“举轻以明重”原则——对善意抢注者尚且限制其禁用权，对恶意抢注者更应该加以限制，因此应允许被诉侵权人在不提无效宣告请求的前提下，直接要求适用第59条第3款主张先用权抗辩，而非简单的对被告的抗辩主张不予采纳或避而不谈，且此时原告无权要求加注区别标识。被诉侵权人作出此种选择之后，不得依据商标法第45条的规定以原告申请的涉案注册商标违反商标法第32条的规定为由向商标局提出宣告该注册商标无效的请求，否则，作为原告的恶意注册人可以提出抗辩。此举在于尊重当事人的选择，并尽快解决纠纷。

注释：

① 参见《商标法》第59条第3款：商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

② 参见《商标法》32条：申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标;商标法45条 已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。

③ 参见（2014）朝民初字第25490号判决书。

④ 参见《专利法》第75条有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的。

⑤ 参见（2010）岸知民初字第70号民事判决书。

⑥ 参见（2014）民提字第168号民事判决书。

参考文献：

[1] 黄武双，阮开欣.商标申请人与在后使用人利益的冲突与权衡[J].知识产权，2015（04）：45-52.

[2] 蒋利玮.论商标在先使用抗辩——对新商标法59条3款的理解和适用[J].中华商标，2013（11）：36.