王献茹

在专利的实际操作过程中，绝大多数发明专利的创造性都是通过“三步法”来判断的。那么，是否所有的专利（申请）均必须按部就班地采用“三步法”？所有的专利（申请）均适合于采用“三步法”进行判断吗？本文将讨论如何通过判断发明具有“预料不到的技术效果”，来对发明进行创造性判断。

一、发明创造性概念

我国《专利法》第二十二条第三款规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。”由该规定可知，发明具备创造性必须同时具备两个条件：一是与现有技术相比具有突出的实质性特点，二是与现有技术相比具有显著的进步。

“突出的实质性”指相对于本领域技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上，仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点；反之，则发明具有突出的实质性特点。

在评价发明是否具有显著的进步时，主要应当考虑发明是否具有有益的技术效果。有益的技术效果是指构成发明的技术特征直接带来的，或者由所述的技术特征必然产生的技术效果，这些都是确定发明是否具有“显著的进步”的重要依据。

无论是在审查阶段还是在无效阶段，上述法条都是发明创造性判断的根本标准。

二、发明创造性的判断方法

由上述发明创造性的判断标准可知，在判断发明是否具备创造性时，必须是在与现有技术对比的基础上，通过判断发明是否显而易见来进一步判断发明是否具有突出的实质性。因此，发明相对于现有技术是否显而易见，是判断发明是否具备创造性的关键所在。

实际操作过程中通常采用“三步法”来判断发明相对于现有技术是否显而易见，即：第一步，确定最接近的现有技术；第二步，确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；第三步，判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。在第三步中，判断过程为：确定现有技术整体上是否存在某种技术启示，这种启示会使本领域技术人员有动机改进最接近的现有技术并获得所要求保护的发明，以解决发明实际解决的技术问题，进而判断发明是否显而易见，然后判断发明是否具有突出的实质性特点。

三、预料不到的技术效果与发明创造性

《专利审查指南2010》第二部分第四章5.3节中规定，发明取得了预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生“质”的变化，具有新的性能，或者产生“量”的变化，超出人们预期的想象。这种“质”的或者“量”的变化，对所属技术領域的技术人员来说是事先无法预测或者推理出来的。当发明产生了预料不到的技术效果时，一方面说明该发明具有显著的进步，同时也反映出该发明的技术方案是非显而易见的，具有突出的实质性特点，则该发明具备创造性。

（一）预料不到的技术效果与非显而易见性

为什么说当发明产生了预料不到的技术效果时，发明的技术方案就是非显而易见的呢？

对此，《审查指南》中并没有进行详细分析。个人理解，结合上述非显而易见的判断方法“三步法”，可得出上述结论。

众所周知，效果与问题如影相随。在专利（申请）文件中，技术问题、为解决该技术问题所采用的技术方案、采用该技术方案所产生的技术效果，三者是相互适应、相互关联且紧密联系的。因此，当发明产生了预料不到的技术效果时，与之相对应，发明的技术方案也解决了与之对应的技术问题。一方面，该技术问题有可能是预料不到的，即该技术问题在现有技术中还没有被发现，此时，在没有发现现有技术存在问题时，本领域技术人员则不会有动机去考虑解决该技术问题，因此，现有技术整体上就不存在使本领域技术人员有动机改进最接近的现有技术的启示；另一方面，该技术问题本身是存在的，但是基于本领域技术人员常规认识及惯用技术手段，因为没有预料到发明的技术方案能够产生相应的预料不到的技术效果，所以不会想到采用发明的技术方案来解决该技术问题，也就是说，现有技术整体上同样不存在使本领域技术人员有动机改进最接近的现有技术的启示；因此，发明是非显而易见的，具有突出的实质性特点。由此可知，当发明与现有技术相比产生了预料不到的技术效果时，发明所要求保护的技术方案本身就具有突出的实质性特点，故可以确定该发明具备创造性。

（二）如何衡量技术效果能否预料到

在判断发明技术效果是否预料不到时，需要考虑如下方面：（1）站在本领域技术人员角度；（2）技术效果有“质”的或者“量”的变化，且这种变化事先无法预测或推理得出。

下面通过两个案例进行分析说明。

案例1：通常情况下，圆珠笔包括笔芯、笔杆，其中，笔芯为直线形杆状结构，容纳有油墨，笔杆为柱状壳体结构，用于安装笔芯。这种结构的圆珠笔，由于笔芯长度受限，使用时间较短，当油墨用完后笔头就无法使用，只能直接丢弃，造成了很大浪费；在制造过程中，笔芯和笔杆分别制造，并需相互匹配，由此可知其制造工艺复杂，成本较高。

与上述圆珠笔相对应，一种新型的笔芯，通过螺旋状盘绕形成杆状结构，进而形成笔杆，其中充有油墨。此种笔芯由于呈螺旋状，与现有笔芯相比，其长度明显变长，延长了使用寿命，并能够充分使用笔头以节省成本；另一方面，由于螺旋状的笔芯形成杆状结构，故无需额外设置笔杆，进而节省制造工艺，进一步节省成本。很明显，与通常所使用的圆珠笔相比，这种新型笔芯不仅具有笔芯填充油墨的功能，还具有笔杆供使用者握持的功能，故其技术效果产生了“质”的变化，同时也产生了明显的“量”的变化。

为了解决笔芯油墨容量小这一技术问题，本领域技术人员的通常做法是增大笔芯内径以增大笔芯的总容量，但是这种方式的增大量仍是有限的。换一个角度说明，既延长笔芯长度又节省制造工艺成本这一效果，相对于现有常用的圆珠笔来说是不容易实现的，也就是说该新型笔芯所产生的效果超出了人们的预期，是不可预测的。相对于现有技术来说，该新型笔芯产生了预料不到的技术效果，是非显而易见的，具有突出的实质性特点和显著的进步，故而具备创造性。

案例2：（2013）高行终字第1754号行政判决所涉及的CN200780016464.X案例，即是利用预料不到的技术效果来评价创造性的一个典型案例。该案判决中指出，当本领域技术人员难以预测技术方案中组分及其含量的变化所带来的效果时，不能机械地适用三步法，而应当以技术方案是否取得预料不到的技术效果作为判断是否具备创造性的方法。

该案中，涉案专利的权利要求7要求保护一种耐间隙腐蚀性优良的铁素体系不锈钢，属于由诸多金属元素及其含量作为必要技术特征的合金领域。附件4作为最接近的现有技术，公开了一种高温强度优异的铁素体系不锈钢。两者比对，本专利权利要求7各组分与附件4的技术方案中各组分相同，前者的各组分除Mn和Ti外，其含量数值范围均与后者相应组分含量的数值范围有共同的一个端点，而另一端点也落入后者所述范围之内，且前者中Mn和Ti的含量范围完全落入后者所述范围之内。由此可见，权利要求7的技术方案均落入附件4的技术方案之中。在此情况下，权利要求7具备创造性的前提是其属于附件4技术方案的选择发明。在进行选择发明的创造性判断时，该选择所带来的预料不到的技术效果是所要考虑的主要因素。根据本专利说明书的记载，权利要求7的发明目的在于合成一种具有耐间隙腐蚀性铁素体系的不锈钢。从本专利说明书载明的实验数据可知，本专利实施例中C1的最大侵蚀深度为516μm，而对比例C16的最大侵蚀深度为925μm，对比例C16属于落入附件4中而未落入权利要求7中的具体技术方案。从效果上看，本专利实施例的最大侵蚀深度比对比例C16的效果提高了44%，故可以认为本专利权利要求7取得了预料不到的技术效果，具备创造性。

四、小结

相对于现有技术，当发明的技术方案产生了预料不到的技术效果时，无需按部就班地采用“三步法”来证明其非显而易见性就可以直接得出结论：该发明是非显而易见的，具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。