郑天松

对对比文件研读的一点感悟

郑天松⋆

本文结合一个案例探讨了对对比文件的精准理解对于案件创造性认定产生的深刻影响。在该案例中，审查员以不具有创造性为由驳回了该案例申请的创造性，重要依据之一便是对比文件中的一句教导。对比文件中的该句教导从表面上看，的确非常不利于该申请的创造性的建立。但专利代理人注意到，该教导并非该对比文件的原创，而是摘自另一篇专利文献，通过仔细阅读该篇专利文献后发现，不仅上述教导本身有歧义，而且该篇专利文献所反映出的对比文件中的该句教导的真实含义其实并不有害于该申请具备创造性。于是专利代理人基于上述事实进行争辩，并由此说服审查员撤销了驳回决定。

对比文件创造性反向教导

一、引 言

研读对比文件是所有专利工作者（尤其是审查员和专利代理人）的基本功，因为一项发明是否被认为具备新颖性或创造性就取决于对比文件中到底公开了多少内容，给出了多少启示。当然，对于对比文件的准确理解往往也是专利相关工作的难点所在，除了由于其极强的专业性而所记载的技术内容本身就不太容易让人完全理解之外，也由于存在会在意想不到的位置出现意想不到的反向教导的可能性，让对比文件的阅读者不得不对对比文件的每一个相关细节加以关注。这无疑加重了对比文件阅读者的负担，对于技术较难、篇幅较长的对比文件而言更是如此，但专利工作的价值也往往也体现于此。

本文结合一个具体案例，初步探讨对对比文件的精准理解对于案件新颖性或创造性认定到底会有什么样的影响。

二、案例介绍

此案例的授权权利要求的权利要求1如下:

一种用于获得目标DNA质粒的方法，其包括步骤:

（a）可能培养包含一种或多种目标DNA质粒的细胞并收获所述细胞；

（b）将所述含有目标DNA质粒的细胞引入通道中，并且通过将所述收获的细胞与碱性裂解溶液混合来连续地分解它们以形成裂解的细胞，并且使用中和溶液进行裂解细胞的中和步骤，所述中和溶液由醋酸/醋酸盐组合物组成，以形成第一种混合物；

（c）经由引发文丘里效应的部件通过将含有一种或多种盐的溶液加入步骤（b）的第一种混合物中以形成第二种混合物，其中所述引发文丘里效应的部件使得粘性流体混合并形成适当的均质液体，在通道中连续进行多核苷酸序列污染物的连续沉淀，其中所述盐选自CaCl2、MgCl2、ZnCl2、SrCl2和BaCl2或其混合物，其中所述盐以2M至6M之间的浓度添加；

（d）收集第二种混合物并且使沉淀物从第二种混合物的溶液中分离出来；和

（e）从第二种混合物的溶液中收集包含目标DNA质粒的可溶性材料，同时排除收集第二种混合物的沉淀物。

上述授权权利要求1与被驳回（以不具备创造性为由）的权利要求1（即答复“第四次审查意见通知书”时提交的权利要求书中的权利要求1）的差别仅在于步骤（c）中的“经由文丘里效应……所述文丘里效应使得……”被改为“经由引发文丘里效应的部件……所述引发文丘里效应的部件使得……”，即仅是表述上的调整。换言之，此案是在未对权利要求1进行实质性修改的情况下，仅依靠意见陈述就实现了从“被驳回”到“被授权”的大逆转。何以发生如此巨大的变化呢？请看以下介绍。

1.何至驳回？

在专利审查过程中，审查员坚持认为该案权利要求相对于对比文件1没有创造性。在针对第一次至第四次“审查意见通知书”的答复中，申请人/专利代理人一直在争辩，发明人面对高黏性DNA溶液不易混匀，且由于强剪切力会破坏DNA而也不宜粗暴混合所述高黏性DNA溶液的技术问题，通过利用“文丘里效应”混合所述高黏性DNA溶液而达到了既充分混匀高黏性DNA溶液，又有效避免DNA被剪切力破坏的预料不到的技术效果。其中，所谓“文丘里效应”是指流体通过“文丘里管”时产生的“随着管径缩小而流速增大、压强降低”的效应。而所谓“文丘里管”，在《科技名人词典》（上册），（曾少潜编，中国青年出版社，1988年7月北京第一版）的第127页中给出的解释是:“……文丘里主要从事流体横向运动的研究。重要的贡献是发明了‘喉形管’。一段截面不同的管子，由两端向中部逐渐缩小，最小处叫‘喉颈’。流体流过时，由于管子截面缩小，流速增大而压强降低。喉颈截面最小，所以流速最大而压强最小。这种管子被称为‘文丘里管’，简称‘文氏管’。”

图1 文丘里管示意图

但是，上述争辩直至该案被驳回，审查员始终认为:“对比文件1中公开了本发明的绝大多数特征，虽然没有记载‘文丘里效应’这几个字，但其连续系统的结构客观上产生了此效应，因为对比文件1公开了通过使用管状原件和T-接头/Y-接头（参见对比文件1的图λ），并且控制管状原件的内径及长度在一定范围内，可以很好地帮助溶液混合均匀，而不受剪切力的影响（对比文件1的第δ段）。因此，文丘里效应是对比文件1隐含公开的内容。”

审查员还特别指出:“对比文件1的第ε段对于这种能够实现上述文丘里效应并最终带来不受剪切力影响的效果的连续系统的结构也有详细描述”。而对比文件1的第ε段也的确记载着:“… To facilitate rapid homogenization,the inner diameter of the tubing has to be reduced (2-8 mm) (Reference 1) …（为了辅助快速混匀，管内径需要缩减（2～8mm）（引文1））。”

审查员还基于“百度百科”中对于“文丘里效应”的定义（“……是指在高速流动的流体附近会产生低压，从而产生吸附作用”），说到:“只要有低压产生吸附作用就会呈现文氏效应，并非一定要求管道直径减小后再变回原来的直径（因为在之前的意见陈述书中曾争辩‘单纯的管径缩小不能产生文丘里效应’）。另外，只要有吸附作用，即使不是文丘里效应，也会实现本申请最终的技术效果。”

显然，当在驳回决定中看到上述这样的意见时，对于绝大多数发明专利申请而言，其授权前景已然非常堪忧，因为至少从表面上看，对比文件1的确公开了太多此发明的特征。但是，这并非意味着此发明已真的穷途末路。

2.绝地反击

首先，对比文件1的第ε段关于“管径缩小”的教导是一个似是而非的教导。

具体而言，让我们回头再来仔细看看对比文件1的第ε段提到的:“… To facilitate rapid homogenization, the inner diameter of the tubing has to be reduced (2-8 mm) (Reference 1)…（为了辅助快速混匀，管内径需要缩减（2～8mm）（引文1））”。需要格外注意的是，这句看似是最不利于此专利申请的教导其实并非对比文件1的原创，而是摘自对比文件1的“引文1”。

另外，引文1的第Y段还说到:“好ましくは、管は小さい内径を有し（管具有小的内径）、そのため、混合物はほとんど即座に、分離した液体の割れ目を生成せずに均質液を生成する。…一般に、1cm又は好ましくはそれ未満のオーダーの直径が該定義を満たし、2～8mmの直径が好ましい。”

而且，从引文1的表1（见表1）中给出的数据来看，也不存在同一管中的管径变化。

表1 引文1中的表1

引文1中的表1显示通过碱裂解技术得到均质细菌裂解物的实验条件。

显然，对比文件1中的该摘自引文1的句子:“…the inner diameter of the tubing has to be reduced（2-8 mm）”并非是指在一个连续管内直径从原先的更大尺寸减小到2～8mm而形成喉管，而仅是指从之前采用粗管改用2～8mm的细管，但管全长无管径变化。

不仅如此，引文1的第Z段还教导了引文1的图1（见图2）中公开的设备中管3、管5和管7的内径，其中管3是2.06mm，管5是3.17mm，管7是7mm。

图2 引文1中的图1

引文1中的图1显示用于实施引文1中公开的方法的装置的概略图。

从引文1的图1中可以看出，管3和管5汇合成管7。而从引文1的摘要中可知，管7正是用于混合细胞和裂解剂的管。但问题在于，无论是管3的内径2.06mm、管5的内径3.17mm，还是管3和管5的内径之和5.23mm，均小于管7的内径7mm。显然，内径不仅没缩小，反而增大。

但是，只有管径缩小而形成喉管才能产生文丘里效应，而像引文1中一样管径全长不变或增大是不可能产生文丘里效应的。

其次，对比文件1中采用的混合方式也与此发明中采用的混合方式不相同。

图3是对比文件1的图λ的局部放大图。

图3 对比文件1的图λ的局部放大图

对比文件1的图λ显示将碱裂解、中和及澄清反应器连续组合的装置。

根据对比文件1的第ζ段的说明，细胞悬浮液和裂解溶液的混合液与中和溶液在上图中的汇点④混合，并在之后的螺旋管⑤中进行中和反应。

结合图3及对比文件1的第ζ段的上述说明，再看对比文件1的第δ段中的教导:“It was found that after connecting the streams of the pumped lysed cell solution with the stream of the pumped neutralization solution by a conventional T-connector, an especially designed tubing results in satisfactory mixing of the solutions and formation of compact voluminous flocks, which are not influenced by strong shear forces.”不难看出，对比文件1的第δ段中所说的“conventional T-connector（常规T接头）”应是指对比文件1的图λ中的汇点④，而其中的“especially designed tubing（特殊设计的管）”应是指对比文件1的图λ中的螺旋管⑤。

审查员一直都将对比文件1的第δ段中的“satisfactory mixing of the solutions and formation of compact voluminous flocks, which are not influenced by strong shear forces”的技术效果归功于“conventional T-connecto（r常规T接头）”（即对比文件1的图λ中的汇点④）的采用。但是，从对比文件1的第δ段的行文上来看，对比文件1的作者真正想表达的意思似乎是，上述技术效果应归功于“especially designed tubing（特殊设计的管）（”即对比文件1的图λ中的螺旋管⑤）的采用。

而重要的是，无论是上述汇点④，还是上述螺旋管⑤或是它们的组合都不属于文丘里发管，从而也都无法产生文丘里效应。

总之，对比文件1不仅没有提到“文丘里效应”这个术语本身，也完全没有做到对于“文丘里效应”的隐含公开，因为通过深入阅读对比文件1的引文1及深入分析对比文件1中教导的混合装置后发现，对比文件1中提到的这些管道都不具备足以产生文丘里效应的结构（喉管），从而这样的混合方式自然也不是利用文丘里效应的混合方式。所以，本领域技术人员不可能从对比文件1的真实教导内容中得到任何关于此发明中的利用文丘里管的混合方式的教导或启示，更无从预料文丘里效应的应用使该技术方案达到的未曾预料到的技术效果，也即完全无法达到此发明。因此，此发明具备创造性。

幸运的是，审查员认可了上述的争辩，不仅撤回了驳回决定，还很快就授予此发明专利权。

三、此案例对专利实务的启示

此案例之所以能发生如上所述的180°大逆转，正是归功对于对比文件的仔细研读。笔者相信，对对比文件的精准理解对于案情走向起到决定性作用的绝对不止上述案例一个，应该还有很多很多。

仔细想来，对比文件1第ε段中的那句“…the inner diameter of the tubing has to be reduced …（……管内径需要缩减……”本身就是有歧义的，既可理解为同一个管内的管径从大变小；也可理解为从之前采用粗管改用细管，但管全长无管径变化。在这种情况下，如果放任该歧义不顾，势必会导致对对比文件教导内容的模糊甚至错误的理解，而这甚至就有可能将本具有备创造性的发明误判为没有创造性而拒绝授予专利权。这时，即使审查员有可能误将现有技术和此发明之间的区别特征表面化、片面化，割裂区别特征之间的内在联系等，但专利代理人仍然要通过深入阅读对比文件和此发明来还原真相，避免被假象所误导，以尽全力维护申请人/发明人的权利。

所以，此案例所给出的一个最重要的启示便是，即使对比文件中看似记载了某个技术方案/特征，但实际情况却未必如此，只有对于对比文件进行深入阅读才能最终得出正确结论。

四、结 语

对于上述案例而言，无论是审查员，还是专利代理人（或是申请人/发明人），在初期并未对于对比文件1第ε段中的那句至关重要的教导给予足够多的重视，否则此案也不会一遍遍地被认为不具备创造性而直至被驳回，也不会到了驳回阶段才垂死挣扎般地去深究对比文件1中的该句到底是什么意思。但是，这也不正是专利实务最真实的一面吗？因为没有谁是先知，更没有谁是完美无缺的。试想，如果每个审查员都能一下子就准确无误地理解专利申请文件和对比文件中的全部技术内容，申请人只要一一遵照审查员的意见修改专利申请文件（或甚至撤回专利申请）就可以了，自己都有可能完全胜任这样的工作而未必会委托专业的专利代理人来帮其答复审查意见；反之，专利代理人也不容易做到一下子就准确无误地理解专利申请文件和对比文件中的全部技术内容，否则也不会有甚至多个回合的审查/答复拉锯战。但是，无论是每一个具体案例、还是整个专利行业本身，不就是在这种博弈中逐步前行的吗？

中国国际贸易促进委员会专利商标事务所。