文海宣

为解决围绕电子商务、“互联网+”而日益凸显的网络商标侵权问题，海淀法院开展此次调研。本次调研立足海淀区国家高新技术产业示范区、核心区的区位优势，着眼“大众创业、万众创新”背景下创业者商标侵权风险的预防，在对辖区内五年来涉网络商标侵权案件进行梳理的基础上，通过数据统计、资料分析、调查走访、专题研讨会等方法，意图总结网络商标侵权现状、特点、原因、发展趋势及类型化问题，统一司法尺度，以期为健全网络法制环境、促进产业健康发展、为核心区经济腾飞保驾护航做出些微贡献。

一、涉网商标侵权案件

审理情况综述

据统计，2010年12月21日至2015年12月20日五年间，海淀法院新收商标侵权案件共计670件，其中涉网络商标侵权案件121件，占全部商标侵权案件的18.1%。分析发现，该类案件总量虽不大，但呈现逐年上涨的趋势，特别自2015年以来，受立案登记制及国家推进“互联网+”战略的影响，案件数量明显增长。可以预见，在未来相当长的时期内，涉网商标侵权案件数量将继续保持稳步增长的态势。

统计发现，网站、搜索引擎竞价排名、电子商务平台商标侵权案件占全部涉网商标侵权案件的81%，涉游戏、App软件等其他类型的案件数量相对较少，属于近年新出现的案件类型。由于后者涉及软件类别与注册商标是否属于相同或类似商品、服务的判断、网络作为必要的手段等因素的考量，审理结果往往事关相关软件、App的前期投入和已有商誉积累，能否继续使用直接影响市场占有率与消费者认知情况，个案中又经常存在商标抢注等情况，对法官的法律适用水平要求较高，审理结果亦备受关注。

此类案件所涉被告，不仅包括百度、搜狗、淘宝、京东、新浪等知名公司，不少新兴互联网企业如小桔公司、优个网、买啦网、窝窝团、糯米网等亦在其中，有的甚至数次被诉。值得注意的是，一些互联网企业开始作为原告，发起针对其他互联网公司的商标侵权诉讼，如腾讯公司就萌我爱等多家公司仿冒“英雄联盟”、“天龙八部”等数款游戏起诉商标侵权，外资游戏巨头威尔乌公司起诉DOTA游戏商标侵权，而小米公司也开始着力打击以“小米”为宣传噱头的手机App及P2P金融平台等。

二、涉网商标侵权案件的

突出法律问题

通过对涉网商标侵权案件的类型化研究和梳理，我们认为以下问题有待进一步探讨：

（一）类型化侵权行为所涉法律问题分析

1、App应用名称商标侵权问题

App应用名称的商标侵权行为，主要表现为在相同或类似服务上使用与他人注册商标相同或近似的应用名称，并存在致使相关公众发生混淆的可能性。App应用名称作为经营者意在区别商品或服务来源的标识，容易被不当利用而构成商标侵权。调研发现，目前此类案件所涉法律争议主要集中在以下方面：

（1）商标性使用问题

在App应用名称被诉商标侵权案件中，经营者对应用名称的使用是否属于商标性使用问题，往往成为双方的争议焦点。应用名称并非自始、当然具有区分服务来源的作用，故并非每个被控侵权的应用名称均能构成商标性使用。通常认为，对商标性使用的认定必须考虑该商标是否起到了区别商品、服务来源的作用。这方面的典型案例是新浪拍客App被诉侵犯他人商标权案。该案中，原告在第9类（包含计算机程序）商品上注册了“拍客”商标，被告将其作为应用名称用于新浪拍客App中。一、二审法院均认为，被告使用“拍客”一词的意图并不在于区别服务来源，真正发挥区分服务来源作用的系名称中的“新浪”一词，“拍客”在此所发挥的作用仅在于描述该款App的实际用途，指称该款App的功能在于供用户随时随地记录生活内容并将其上传至网络空间与他人进行交流分享，故被告对“拍客”一词的使用仅属于描述意义上的使用，其使用方式亦不会造成混淆，不构成商标侵权。

（2）App应用所属服务类别的判断

手机App的开发过程集合了移动互联、网络通信、计算机程序开发等多种技术，尤其采用O2O经营模式的App，其服务往往需要多方主体相互配合，才能实现客户终端的用户体验。由于完成用户体验所必不可少的一个环节就是网络计算机软件操作，因此与传统服务类别的区分不同，在判断App应用提供服务的类别时，经常会发生技术开发、中间环节、最终服务各环节中服务类别的交叉与重合。故对App服务类别的判断，需要在传统服务类别判断规则的基础上有所突破，充分考虑App提供服务的过程和特点。由于任何一款App的外在载体均为计算机应用程序，且每款App的运行均难以脱离网络、通信等技术服务，因此用户对两款App进行区分的标准，并不在于该App采用了何种开发技术，而在于其所提供的服务内容、服务对象、服务方式是否不同。故APP应用名称并非均会构成对他人在第9类商品上商标专用权的侵犯，对 APP服务类别的确定，应当以其提供的最终服务内容、服务目的、服务对象为判断依据，而不能将某项服务的使用者与提供者进行捆绑并混为一谈，同时必须考虑混淆可能性，而不能简单粗暴地认定服务类别。这里的典型案件是滴滴打车App被诉商标侵权案。该案原告先于被告在第35类、38类上申请注册了“嘀嘀”、“滴滴”文字商标，被告其后上线了名为“嘀嘀打车”的App，而后更名为“滴滴打车”。法院在该案中明确了App服务类别的判断规则，并提出在互联网环境下，因传统行业开始借助移动互联和通讯工具等开发移动应用程序，对传统行业进行整合并发展出不同于传统行业的新型产业模式，故在划分商品和服务类别时，不应仅因其形式上使用了基于互联网和移动通讯业务产生的应用程序，就机械地将其归为此类服务，而应从服务的整体进行综合性判断。该案体现了法官对“互联网+”背景下线上与线下服务的密切结合给传统商标分类制度带来的冲击的思考。

（3）App应用名称混淆可能性的判断

商标的本质是其区分功能，混淆可能性是判断是否构成商标侵权的落脚点。在判断对App应用名称是否造成了混淆可能时，除需要考虑商标与App名称的近似性、商品或服务类别的类似刑，还需要考虑注册商标的显著性程度，注册商标的显著性越高，造成混淆的可能性就越大，反之亦然。另外，被诉侵权人对应用名称的使用意图及使用情况，也是需要着重考虑的因素。如果被诉侵权人在他人注册商标之后，抢先将商标作为应用名称进行使用，或明知他人已经注册了商标而执意使用，则可推断被诉侵权人存有混淆的主观故意。在前述“滴滴打车”被诉商标侵权一案中，被告虽然在原告商标申请之后、核准之前上线运行了“滴滴打车”，但经过使用已获得较高的知名度和公众认可。而原告并未在其核准注册的服务类别上使用涉案商标，反而在被告App获得知名度后意图开展与其类似的车主通项目，故法院认定被告并不具备主观恶意，相关公众也不会发生混淆，不构成侵权。

（4）APP平台的商标侵权注意义务

应用商店中的APP名称侵犯他人商标权，应用商店在怎样的情况下承担间接侵权责任？2014年11月，平安集团旗下的互联网金融平台在美国起诉苹果公司侵犯商标权，起因是苹果应用商店拒绝下架假冒陆金所的APP应用。我们认为，按照流程，新上线APP必须通过苹果应用商店的审核后才能发布。对于苹果应用商店是否构成帮助侵权，必须考虑其控制能力、是否进行编辑、整理和排名而“应知”、免责声明是否有效、收到投诉后是否及时下架处理等因素来综合判断，充分考虑利益均衡、合理预防原则。

2、竞价排名关键词商标侵权问题

调研发现，有关竞价排名关键词商标侵权案件主要涉及以下问题：

（1）将他人商标作为搜索关键词是否属于商标性使用

在司法实践中，因多数案件属于侵权人在以他人商标为关键词进行竞价的同时，在链接网页的标题、描述中亦使用了原告商标，故法院多认定为商标性使用，但对这一问题的认识仍需把握两个方面：第一，对相关公众的理解。在搜索引擎竞价排名案件中，因对商标的使用尚处于关键词推广阶段，尚未发生商品的营销或流通，故此处的相关公众并非指该商标核定使用商品或服务类别所对应的全部消费者或与营销有关系的经营者，亦非普通意义上的网络用户，而应是以该关键词实施搜索行为的该部分网络用户。故对关键词的使用是否发挥了商标区别商品或服务来源的作用，应以该部分群体为判断主体。第二，相关公众对该关键词的认知。对该关键词的使用是否构成商标性使用，取决于该关键词能否发挥区别商品或服务来源的作用，即使用关键词进行搜索的用户是否对该词有商标意义的认知。如网络用户对相关关键词进行搜索并非基于对该词属于商标的认知，而是将其作为其他含义进行搜索，则该关键词并未发挥商标作用，亦无从谈及商标性使用。

另一种情况则是仅以他人商标为搜索后台选定的关键词，在搜索页面标题、介绍中均不出现，当用户点击该关键词对应的链接时，页面直接跳转到与被诉侵权人有关网站的情况。此时原告选择主张不正当竞争的情形较多，但在商标侵权案件中法院倾向于认定为不构成商标性使用。有的判决法院中认为，只要设置的推广链接对其商品来源和相关信息做出了清楚而不引人误解的描述，就不会造成相关公众混淆，不构成商标侵权。由于该种行为仍然符合不正当竞争行为的构成要件，司法实践中多通过反不正当竞争法解决。

（2）搜索引擎服务提供商提供服务的性质

目前绝大多数判决认为，搜索引擎服务商提供的是基于搜索引擎技术的网络推广服务，本质上仍为信息检索服务。因竞价排名不仅涉及商标侵权纠纷，随着推广范围的扩张和竞价主体的增多，在被推广网站系钓鱼网站、挂马网站的情况下，亦有可能发生侵犯他人人身、财产权利的情况，故在近年的判决中，有法院将搜索引擎服务商提供的服务定性为广告服务，认为推广服务与纯粹基于信息定位服务的自然搜索服务存在区别。我们认为，虽然参与竞价排名的网站链接确有介绍产品或服务的广告性质，但这些广告并非由竞价排名服务的提供商所发布，搜索引擎网站也不直接提供超出链接外的其他任何信息，被链接的参与竞价排名的网站上才有完整的广告内容，它们才是真正的广告发布者，故仍应认为竞价排名服务提供商的行为是基于网络搜索引擎技术的信息搜索服务。

（3）搜索引擎服务提供商的责任

通说认为，在谷歌、百度、搜狗搜索引擎服务提供商并未直接向竞价者提供关键词的情况下，其仅存在是否构成间接侵权的问题。司法实践中，对搜索引擎服务商如何承担责任问题确立了以下规则：第一，搜索引擎服务商对他人参与竞价的关键词不负有事先、主动审查义务，仅对违反法律规定的敏感词汇进行事先过滤；第二，搜索引擎服务商需要自行提供证据证明已尽到必要的提示、告知义务，如网站中是否有必要的知识产权条款、是否有畅通的侵权通知机制等；第三，在接到权利人通知后需及时删除涉嫌侵权信息，避免损害结果进一步扩大；第四，对于将具有很高知名度的商标作为竞价排名的关键词，搜索引擎服务商需承担更高的注意义务，若其未进行必要过滤，可能推定其应当知道涉案关键词构成侵权；第五，搜索引擎服务商不应为他人参与竞价进行关键词推荐，如存在主动推荐关键词的行为，可能推定搜索引擎服务商对侵权行为“明知”或“应知”。

3、电子商务平台的商标侵权问题分析

近年来，以淘宝、天猫、京东、苏宁易购、唯品会等为代表的电商平台迅速发展，而其中的商标侵权现象也屡见不鲜。围绕电商平台的商标侵权问题，主要有以下难点：

（1）电商平台的侵权责任形态

电商平台应承担的责任形态由其提供服务的性质决定。电商平台的服务包括四种类型：一为自营服务，即由电商自行向消费者提供线上的商品和服务，并以快递方式送达消费者，由消费者直接向电商支付费用。如苏宁易购、国美在线均提供自营商品的销售服务；二为联营服务，表现为平台根据与第三方的线上协议，从第三方销售商品中获得利益分成，如唯品会、天猫；三为仅提供在线销售平台，即电商本身不参与销售，仅为第三方提供销售信息的发布、支付、物流等服务，如淘宝；四是混合服务，如京东商城，目前除京东自营服务外，还开始提供联营等服务。依据电商平台提供服务性质的不同，其应承担的责任亦有所差异：

第一，直接侵权责任。提供自营、联营服务的电商应承担直接侵权责任。电商平台提供自营服务在被诉商标侵权的，在其无法证明销售商品有合法来源且主观无过错的情况下，应当承担直接侵权责任。联营服务多指电商与第三方商家之间存在合作销售、利润分成等合作关系。在高坤诉京东叁佰陆拾度公司、京东贸易公司、中海云天公司侵犯商标权纠纷一案中，京东贸易公司在提供配送、收款服务时，提供仓储服务并按照销售毛利一定比例收取费用，而中海云天公司负责向京东贸易公司提供涉案婴儿服商品，双方就涉案商品的销售定期结算。法院认定二者存在合作关系，构成共同侵权。而倘若平台仅提供代收货款、运输、仓储等服务而未参与商品销售，亦未从中获得利益分成，则不属于直接侵权。

第二，间接侵权责任。电商承担间接侵权责任包括帮助侵权的连带赔偿责任、就损害扩大部分应承担的连带赔偿责任。在电商仅提供在线销售信息平台、不参与实际销售及利润分成的情况下，也可能因存在过错而承担侵权责任。前者需考虑电商是否“明知”或“应知”第三方商家利用其网络服务实施侵权行为而未采取合理措施，后者则要考虑在权利人发送有效通知后，电商是否及时采取删除、屏蔽等措施，否则需就损害扩大部分与第三方商家承担连带责任。

（2）电商平台间接侵权的主观过错判断

电商平台对平台经营者的资质应当进行必要的事先审查，但对其并未参与销售、分成的商品是否存在商标侵权行为并不负有事先的主动审查义务。但当有确切证据能够证明电商平台存在应知或明知他人利用其平台实施侵权行为时，其仍要承担责任。调研认为，电商平台的“明知”或“应知”应包括如下方面：①电商平台基于自身应具备的管理信息条件、经营能力及技术可能性，未采取任何预防侵权措施及相应合理措施；②被控侵权交易信息位于网站、栏目首页或网站页面明显可见位置；③电商平台通过人工或者自动方式对被控侵权交易信息采取了编辑、选择、整理、排名、推荐或修改等；④权利人的通知足以使电商平台知道被控侵权交易信息或交易行为通过其网络服务进行传播或者实施；⑤电商平台针对相同网络卖家的重复侵权行为或同一侵权信息并未采取相应合理措施；⑥被控侵权交易信息中存在明确表明未经商标权利人许可的网络卖家自认；⑦以明显不合理价格出售或提供知名商品、服务；⑧电商平台从被控侵权交易信息的网络传播或交易行为中直接获得经济利益；⑨电商平台知道被控侵权交易信息或交易行为侵害他人注册商标专用权的其他因素。如在呷哺呷哺公司诉窝窝团公司、石家庄呷哺公司侵犯商标权一案中，法院认为窝窝团公司作为团购网站，注意义务应限制在合理范围内，其对石家庄呷哺公司的经营资质、商品等进行了一定审核，并在收到起诉书后及时下线，已尽合理注意义务，不承担赔偿责任。

（二）网络商标使用之免责免赔情形

前面我们提到，并非所有的商标使用都要承担商标侵权损害赔偿责任。司法实践中，常见的网络商标使用免责、免赔情形主要有：

1、在先使用的判断标准

《商标法》第59条第3款规定了商标在先使用的问题。即如使用人能够证明其在商标注册权利人之前已使用了商标，且该使用已具有一定影响，可豁免商标侵权责任。一般认为，使用人需要符合以下四方面要件：（1）使用时间必须在权利人申请注册商标之前，而非商标核准注册之日。（2）构成商标意义上的使用。即该使用必须面向社会公众，与具体商品或服务相结合，起到区分商品或服务来源的作用。（3）具有一定影响力。即相关商标具有一定的持续使用时间、区域、销售量或广告宣传等，从而使一定范围内的公众知晓该商标，进而对商品来源加以区分。（4）附加适当标识。即便使用人使用他人注册商标，符合在先使用并具有一定影响力的法律要件而被豁免侵权，但基于防止混淆的立法目的，在权利人要求的情况下，使用人仍负有附加区分标识以防止混淆的法律义务。在我院审理的李育武等诉欧莱雅公司、百度公司侵犯商标权案，原告抢注了契尔氏商标，欧莱雅公司在百度推广中使用契尔氏作为关键词，法院考虑到互联网互联互通的情况和欧莱雅公司在台、港以及大陆网上对契尔氏的使用情况，认定属于在先合理使用，不会引起混淆，驳回了原告的诉讼请求。

2、正当使用的判断标准

《商标法》第59条规定了商标的正当使用。正当使用需满足客观上属于描述性使用、主观上具有善意使用意图，且使用行为未超过合理限度。具体而言：（1）描述性使用。即注册商标为商品的通用名称、图形、型号，或者用以描述商品的质量、主要原料、功能等特点或为地名。（2）善意使用。使用人的使用意图须为善意，若使用人虽意在描述其商品或服务特征，但存在明显搭便车、傍名牌、意图使公众对商品来源产生混淆的故意，则不构成正当使用。（3）使用方式合理。即使用人对商标的使用不能超过合理限度。是否具备合理性，可以从商标使用的具体方式上判断，如是否与自有商标一同使用，以将自有商标作为区别来源的标识；在使用地名时，是否明确标注了来源产地，而非以较大字号突出显示地名，以造成与他人的地名商标相混淆等。当然，网络商标使用方式的合理性问题，还需要考虑网络用户的消费习惯，以此判断是否存在混淆的可能性。如东阿阿胶公司曾起诉姿美堂公司在京东商城销售商品时使用“东阿阿胶”字样即行宣传侵犯了其商标权，一、二审法院均认为姿美堂公司在网站标题中对东阿阿胶文字的使用系对商标中描述性信息的正当使用，亦不会造成混淆，不构成商标侵权。

三、涉网络商标侵权案件的

风险预测与应对建议

（一）App应用和微信公众号的假冒问题及其应对

随着各种服务类App应用及微信公众号的普及，这两类产品面临着被仿冒的极大风险。而目前两类产品的准入门槛较低、无需实质审核即可上线运行，而不少App、微信公众号上标注的经营者仅为拼音人名或英文简称，准确性、指向性很差。一般而言，对App和微信公众号经营者的确定有两种途径：产品中标注的经营者信息及平台中登记备案的信息。在目前产品标注信息模糊、平台对经营者信息审核备案不严的情况下，一旦发生侵权，法院首先面临的是经营者难以确定的问题。本文建议从以下方面加强监管及处置：1、设置App及商业类微信公众号的登记备案制度；2、平台要严格审核准入制度，事先审核经营者身份证件、工商材料等，只有用户上传的身份证明与相关政府机关的数据库核对一致的情况下，相关App、公众号才可上线运行；3、对有商标侵权嫌疑的App及公众号及时做出下线、通知担保或反担保等处理。

（二）互联网金融平台的傍名牌问题及其应对

随着互联网金融的飞速发展，越来越多的金融平台对O2O运营模式青睐有加。互联网金融产品的优势在于充分运用网络的融资便捷性、具有较高的投资回报率，但网贷征信体系的先天不足及信用认证的不完善所引发的产品信用风险不容忽视。而网络金融产品一旦搭上知名商标的便车，容易造成社会公众对服务来源的混淆或误认并基于对名牌的信任参与到融资之中，进而引发大范围的金融风险。因此我们建议对金融产品的上线，平台应具有更高的审核注意义务，不仅要严格进行开发者、运营者资质的审核，更要对金融App应用名称是否存在傍名牌的侵权可能性承担更大的注意义务，在接到通知后及时采取必要措施，同时，相关金融主管部门必须切实加大对此类APP的监管力度。

（三）C2C模式下电子商务平台假冒商品泛滥问题及其应对

C2C模式下的电子商务平台上充斥假冒商标商品的情况一直屡禁不止，在大部分案件中，电子商务平台都未被判决承担赔偿责任，但也有平台曾因审查不严而受到惩处。不容忽视的是，有时平台对于恶意的商标侵权投诉难以有效识别，容易产生误伤合法经营者的情况。我们认为，虽然法院可在司法层面就个案来认定平台的过错及侵权责任，但仅靠个案诉讼的方式确实难以解决电商平台假冒商标泛滥的问题，C2C模式的特点导致电商平台确实存在操作层面的极大困难。因此，本文建议尝试通过技术手段来促进问题的解决，如采取价格过滤机制、大数据分析诚信记录等方式来加强对商标侵权行为监控的准确性、及时性。虽然价格过滤机制的设立，存在价格设定区间不好确定的困难和错杀的可能性，大数据分析诚信记录方式亦可能产生一定误判，但毕竟相关技术手段的探索和完善需要一个过程，而技术手段可能成为预防、制止商标侵权的有效方法和发展方向。同时，建议引入正品保险制度，即由电商平台与保险公司合作，引导商户参与投保，在商户被投诉或因售假被投诉后，保险公司相应提高商户投保金额，以经济手段增强不诚信商户的经营成本。

（四）网络商标侵权判赔数额、诉讼禁令问题及其应对

绝大多数网络商标侵权案件都是法官通过法定赔偿方式来酌定判赔数额的，且判赔数额不高，无法有效保护商标权人的利益。而这种现象的发生根源在于原告的举证不利，因此权利人必须增强举证意识、提高举证能力，在必要时申请法院调查取证。而法院对于原告提出的合乎条件的证据保全申请，应及时做出保全措施或履行调查取证职责。另外，通过法院颁发诉讼禁令的方式，可有效减少侵权人恶意拖延诉讼的现象，破坏其“以时间换市场”的策略，更好的保护商标权人。今后，法院需要在调查取证、证据保全、提高侵权判赔标准、颁发行为禁令方面迈出更大的步伐，以切实加强知识产权保护力度。