张素卿，龚锦玲

（国家知识产权局专利局 专利审查协作北京中心，北京 100190）

创造性是衡量一件专利申请能否授权专利权的重要标准之一，其在专利法中的地位至关重要。创造性判断理应是客观公正的，然而专利审查的特性决定了其必然包含一些主观性的元素。如何使得创造性审查更加客观公正一直是业内人士努力的目标。创造性标准的把握是极难的，其也是审查员与申请人持续争论的焦点。

1 我国专利法规的相关规定及其中的主观性元素

我国《专利审查指南2010》[1]（以下简称指南）对创造性判断采用“三步法”：1）确定最接近的现有技术；2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；3）判断要保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

对于第3步，指南进一步给出了判断“是否显而易见”的标准，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。

而对于是否存在技术启示，指南规定了三种特别情况，其中第i种情况通常最为引人关注：

所述区别特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披漏的解决该重新确定的技术问题的技术手段。

上述规定在多处体现了创造性判断的主观性元素：

1）根据区别特征确定发明实际解决的技术问题时，如果申请文件中对该区别特征的作用和所解决的技术问题没有做明确详细的记载，审查员和申请人会因为立场不同而产生分歧，进而不能确定是否存在技术启示；另外，区别特征是基于审查员所检索的对比文件确定的，对比文件不同所认定的区别特征也就不同，进而所确定的发明实际解决的技术问题也会随之改变。

2）本领域技术人员，指南中对其定义如下：是指一种假设的人，“假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。很明显，“本领域技术人员”是一个抽象的概念，在审查实践中，创造性的评判是由一个个活生生的人来执行的，这就必然会将其自身的知识背景和主观想法引入其中，而这也是不可避免的。

3）公知常识，指南中对其的定义是开放式的，其可通过教科书、工具书等对其进行佐证，但没有明确具体哪些信息来源可作为公知常识的证据，甚至会出现为公众所知的一些技术并未记载在任何文献中，这很容易导致公知常识的滥用。

4）专利审查的特性决定了，审查员必然是在已经获知了发明内容之后才对发明的创造性进行判断的，在进行创造性判断时，对发明内容的了解必然会影响到判断的结果，这也就是常说的“事后诸葛亮”。

由此可见，在创造性判断中，主观因素起到了不可忽视的作用，而这正是需要我们在审查过程中尽量避免的。

下面我们通过实际案例来对主观性元素在审查过程中的影响有一个更深刻的认识。

【案例1】权利要求1.一种再现媒体内容的方法，所述方法包括：接收主内容；以第一显示速率将所述主内容显示在显示器的第一区域上；存储来自所述主内容的被标识部分的重放内容以便时移显示所述主内容；在所述显示器的第二区域上以不同于所述第一显示速率的第二显示速率显示所述重放内容，所述重放内容的所述显示与所述主内容的所述显示同时发生；基于由用户选择的显示所述重放内容的持续时间和要被显示的所述重放内容的量来确定所述第二显示速率。

对比文件1公开了一种媒体内容再现方法，为最接近的现有技术，权利要求1与对比文件1的区别特征为“基于由用户选择的显示所述重放内容的持续时间和要被显示的所述重放内容的量来确定所述第二显示速率”。

对比文件2公开了用户可以修改重放内容的显示速率。

现有技术中没有公开或暗示用户直接设置重放内容的持续时间，由再现装置计算速率的技术方案。

案例分析：对比文件2所公开的“由用户设置重放速率”的技术特征可以说是媒体再现领域的一种惯用手段，例如，计算机、手机上的各种媒体播放器中往往具有“调整重放速率”的功能，即用户直接通过调整重放速率来快速或慢速地进行播放，但是所属领域中并没有公开或启示“用户直接设置持续时间，由再现装置计算速率”的技术方案，即所属领域存在“因为涉及播放速度，所以由用户直接调整速度”的技术惯例，而本发明恰恰是克服了上述技术惯例，在现实应用中非常便于用户快速便捷地安排时间，能够更加适应现代人的快节奏生活，具有非常强的实际应用性，具有意想不到的技术效果。因此，权利要求1请求保护的技术方案具备创造性。

而如果对权利要求1的技术方案简单地套用“三步法”，可能会得出完全相反的结论：

对比文件1公开了一种媒体内容再现方法，权利要求1与对比文件1的区别特征为“基于由用户选择的显示所述重放内容的持续时间和要被显示的所述重放内容的量来确定所述第二显示速率”（这里采用S=C÷T来表示持续时间T、量C和显示速率S之间的关系）。对比文件2公开了用户可以修改重放内容的显示速率，显然，对于一段具有一定大小的重放内容，用户设定了其显示速率，其显示持续时间也就相应地确定了，既然可以由用户设定其显示速率，那么也可以由用户来设定其显示持续时间。虽然对比文件2没有明确公开上述区别特征，但本领域技术人员可以由对比文件2所公开的上述特征获得启示，即由对比文件2公开的T=C÷S很容易得到S=C÷T。因此，在对比文件1的基础上结合对比文件2得到权利要求1的技术方案是显而易见的，即权利要求1不具备创造性。

【案例2】[2]权利要求1.一种印刷设备，其特征是部件A采用不易变形的材料B。

说明书背景技术部分说明了现有印刷设备的缺陷是印刷时纸张跑偏，发明人发现纸张跑偏的原因是印刷机使用一段时间后其中的部件A产生变形。

对比文件1公开了类似的印刷设备，具有部件A，权利要求1要求保护的技术方案与现有技术的区别在于部件A使用材料B制造。

使用材料B制造的零部件具有更好的刚性或不易变形是公知常识。

现有技术中没有公开或暗示印刷机使用一段时间后其中部件A产生变形会造成纸张跑偏。

案例分析：发明所要解决的技术问题是克服“印刷时纸张跑偏”问题，引起“印刷时纸张跑偏”的根本原因是“部件A的变形问题”。虽然解决“部件A的变形问题”的技术手段非常简单，但认识该根本原因“部件A的变形”是不容易的，从而提出解决“部件A的变形问题”的技术手段对所属领域技术人员来说是非显而易见的，因此权利要求1请求保护的技术方案具备创造性。

需要说明的是，如果对该案例简单地套用“三步法”，也可能得出完全相反的结论：

对比文件1公开了一种印刷设备，权利要求1要求保护的技术方案与对比文件1现有技术的区别在于部件A使用材料B制造，由此确定发明实际解决的技术问题是部件A的变形问题。而对于本领域技术人员来说，为防止部件变形，在一定的横截面条件下使用不易变形的材料B制造是惯用的技术手段，因此在对比文件1的基础上得到权利要求1的发明是显而易见的，即权利要求1不具备创造性。

公知常识的引用所体现的主观性已为审查员和申请人所熟知，这里不再举例说明。

分析以上案例，可以很明显看出，“三步法”标准看似简单，但由于审查员和申请人立场不同，所掌握的背景知识和思维方式不同，对区别特征的作用和解决的技术问题，以及公知常识的认定往往持不同观点，在审查实践中很容易产生较大的分歧。

2 建议

基于以上分析，笔者就如何使“创造性”判断更加客观提出一些自己的想法。

首先，需要明确的是，发明的技术方案简单并不能说明没有创造性，这一观点也已在指南中多处作了例证，然而，面对申请文件和现有技术，审查员往往会忽略这一点。因此，审查员应重视并尽可能客观的评价区别特征的作用及其解决的技术问题，当审查员在面对是否有技术启示的困惑时，不妨和其他审查员多多交流，采取大多数的更为合理的意见，以最大程度削弱个人主观性的影响。

其次，审查员对其所认定的区别特征涉及公知常识的，应尽可能给出其证据，例如，举例说明该公知常识在日常生活或某一技术领域常见的应用方式，或者引用多篇文献进行佐证。

再其次，建议申请人对其发明技术方案所能解决的技术问题，以及各主要技术特征所起的作用作尽可能详细明确的记载，这些内容会在后续的创造性判断方面起到至关重要的作用。

最后，审查过程中审查员的主观因素不可能完全避免，申请人可以采取针对性的意见答复策略，例如，1）在对审查员确定的技术启示提出质疑时，可以从以下角度进行辩解：区别特征认定是否合理；区别特征的作用及其解决的技术问题是否与本发明的本意有出入；除审查员认定的作用及其解决的技术问题之外，区别特征是否还有相对于现有技术更有益的技术效果，这也许是本发明能否获得专利权的关键；2）在对审查员认定的公知常识及其证据提出质疑时，可以提供证据说明目前解决该类技术问题常用的技术手段是什么；或者采用反证的方式，如将审查员认定的技术手段应用至所属领域其他技术方案中，证明其不能实施或者极难实施，以说明该技术手段并非所属领域技术人员常用的技术手段[3]。

以上是笔者个人的一些想法，如有不妥之处，敬请指正。

[1]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南（2010）[EB/OL].[2012-08-02].http://219.239.26.3/download/9684714/36892187/3/pdf/20/202/1293923383572_714/sczn2010.pdf.

[2]中华人民共和国国家知识产权局.审查操作规程（2011）[EB/OL].[2012-08-02].http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2011/201104/t20110413_597578.html.

[3]尹新天.中国专利法详解[M].北京：知识产权出版社，2011.