龚锦玲

（国家知识产权局专利局 专利审查协作北京中心，北京 100190）

一件发明专利从申请到授予专利权，其中要经历初审、实审、复审等不同的阶段，在此期间专利申请人可以对其申请文件进行一定的修改，从而对专利申请文件予以弥补和完善。一般来说，说明书的具体实施方式部分和说明书附图表述的内容随着原始说明书的提交就固定下来了，基本上不太可能做比较大的变动了，然而针对说明书及其附图中披露的发明创造，申请人在选择保护客体的类型、寻求保护范围的大小方面却又较大的选择余地，在实际的操作中，国外的申请人，尤其是图像领域的申请人经常的做法则是一开始撰写出保护范围尽可能宽的权利要求书，并要求保护尽可能多的发明创造类型，说明书中写入尽可能多的详细的实施例，到进行实质审查时再根据审查员提出的审查意见进行相应修改，做出必要限制。这种策略的使用导致对发明专利申请的权利要求书进行修改成为十分普遍的事情。相对来说，国内图像领域的申请人在这个方面的把握则显得不是很自如。究其原因还是国内申请人对中国专利法中关于“修改”的各个法律条款不够了解造成的，在专利法中对一个发明专利从申请到获得专利权给予了不同的修改机会，但对每次修改的时间以及内容都有一定的条件限定，如何利用好上述修改时机，是申请人获得一个更加有效的专利权关键。因此本文结合专利法和审查指南的相关规定，对涉及修改的规定予以解析，以帮助申请人在恰当的时机，合适的方式修改申请文件，从而获得一个稳定有效的专利权。

1 专利法第三十三条

对专利申请文件内容与范围的限定，根据专利法第三十三条的规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。国际申请的申请人根据专利合作条约规定所提交的修改文件，同样应当符合专利法第三十三条的规定。

专利法三十三条是一个根本规定，即在任何阶段只要是对已经确定了申请日的申请文件进行修改则都需要满足专利法三十三条的规定。该条款的核心是：修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。也就是修改后比较申请人所提交的文件是否满足专利法三十三条的规定的依据是申请日提交的说明书和权利要求书。而在申请之后各个阶段，权利要求书的内容都可以进行相应的修改，因此申请日申请人所提交的说明书则成为了申请人对其所要求保护的范围是否可以修改的重中之重。所以说明书是否撰写成功，则成为了申请人是否获得专利权的根本。因此，在提交申请文件时，国外图像领域的很多申请人，他们所提交的说明书都非常翔实，并且其中还囊括了尽可能多的具体的实施例，实施例中对每个其认为可以对获得专利权保护有贡献的特征都给出了详尽的描述，在这样的说明书的基础上，申请人即使是一开始撰写的权利要求被审查员检索到对比文件，但其还可以通过不断的修改权利要求获得专利权。然而，国内图像领域的申请人，在这方面显然是有一些不足，一份申请文件中一个构思的实施例只有一个，除了自己认为的有贡献的技术特征详细描述外，对其他有可能获得专利权的技术特征，则考虑较少，在这种情况下，一旦审查员检索到对比文件，再可以修改权利要求的余地则少之又少，从而导致最后无法获得专利权。所以从这个法条的分析笔者认为申请人应该在一开始就非常重视专利申请说明书的撰写，并适当学习国外申请人撰写说明书的技巧。

2 专利法第五十一条第一款

专利法实施细则第五十一条第一款规定，发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。

该条款的核心是两个时间点和一个修改的类型，两个时间点是提出实质审查请求时和收到国务院行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起，而修改的类型是主动修改。这两个时间是申请人对申请文件中的权利要求保护范围、类型做出修改的最恰当，最合适的时机。中国专利法中实质审查请求的提出是在从申请确定申请日之后的三年内提出都可以。并且在专利法实施细则第五十一条第一款中并未对修改内容做出其他特别的规定，因此申请人可以有3年的时间去考查其申请所存在的缺陷，从而根据原始提交的说明书补充或者修改权利要求。例如在该次修改中，如果申请人发现了申请说明书中所记载的设备并未写入权利要求要求保护，则可以依据说明书的内容撰写相应的设备的权利要求以弥补申请提交时的缺陷。

另一方面，如果申请人提出实质审查请求的时间较早，或者在提出专利申请的同时就一并提交了实质审查请求，则难以利用上述修改机会，所以专利法又规定在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内也可以提出主动修改。从该法条可以看出，中国专利法给予申请人在申请之后的较长的一段时间后至少一次再次撰写权利要求的机会。而这个条款是发明专利唯一可以进行主动修改的条款，因此，这个修改机会实质上对于申请人弥补申请时未曾考虑全面的问题是非常重要的。在这两个可以修改的时间段中，申请人的修改只要满足专利法三十三条的规定，在权利要求书中可以增加独立权利要求，可以增加从属权利要求，可以增加与原来权利要求保护类型不同的权利要求，而上述这些修改在此之后则都是不被允许的。

3 专利法第五十一条第三款

专利法实施细则第五十一条第三款的规定，申请人在收到专利局发出的审查意见通知书后修改专利申请文件，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。

该条款核心在于只能针对通知书的缺陷进行修改，即这样的修改已经不能完全根据申请人自己的意愿进行修改了。对此，审查指南中列出了以下几种修改的情形作为不接受的情形：

1）主动删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围。

2）主动改变独立权利要求中的技术特征，导致扩大了请求保护的范围。

3）主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。

4）主动增加新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。

5）主动增加新的从属权利要求，该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求中未出现过。

从上述法条可以看出，在针对审查意见通知书进行修改时，专利法已经对权利要求可修改的尺度做了一个比较严格的规定，申请人的修改内容，仅限于针对通知书的缺陷进行。也就是说申请人对申请文件的修改，仅限于如何保证申请的专利权更加稳定，而不能再随意增加所要求保护的专利权，使得审查意见通知书随着申请人的随意改动而改动，这样的规定实质上是为了保证了实质审查程序的高效运转。

综合上述专利法实施细则第五十一条第一款和专利法实施细则第五十一条第三款的规定，中国专利法在专利审批过程中，既给予了申请人主动修改申请文件弥补错误的时机，又做出了保证专利权相对稳定的修改的限制，这两个条款相辅相成，一方面保证了申请人有足够的修改时机，一方面又保证了实质审查程序的高效运转。

4 专利法第六十一条第一款

根据专利法实施细则第61条第1款的规定，请求人在提出复审请求或者在对专利复审委员会的复审通知书做出答复时，可以修改专利申请文件；但是，修改应当仅限于消除驳回决定或者合议组指出的缺陷。下列情形通常不符合上述规定：

1）修改后的权利要求相对于驳回决定针对的权利要求扩大了保护范围。

2）将与驳回决定针对的权利要求所限定的方案缺乏单一性的技术方案作为修改后的权利要求。

3）改变权利要求的类型或者增加权利要求。

4）针对驳回决定指出的缺陷未涉及的权利要求或者说明书进行修改。但修改明显文字错误，或者修改与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷的情形除外。

在修改阶段，对权利要求的修改要求基本与实审阶段相对应，但有一点需要注意的是其所限定的技术方案中要求权利要求的保护范围不能相对于驳回决定的权利要求扩大其保护范围。例如，在驳回决定中实质审查部门是以权利要求不具有创造性驳回了申请，申请人在提交复审请求时反而提交了比驳回决定所针对的权利要求范围更大的权利要求，显然这样的修改是不能被复审阶段所接受的。即这样的修改是不符合专利法实施细则第六十一条第一款的规定的。

5 小结

综合上述几个法条的分析比较得出，笔者建议申请人在提交申请文件到审批获得专利的整个过程中，应该注意：1）申请日提交的申请文件的撰写中，说明书以及说明书附图的内容非常重要，只有说明书中记载了翔实而又全面的技术手段，之后的阶段才有可能依据说明书这个根本，在对权利要求进行不同的修改的同时满足专利法第三十三条的规定，从而获得专利权；2）在提交实质审查请求和进入实质审查程序的3个月内，是申请人再次对所申请的权利要求进行斟酌考虑，修改弥补申请时未曾考虑到之处，这时候的修改只要是满足了专利法第三十三条的规定，其可以增加新的权利要求，可以对权利要求进行重新撰写等各种类型的修改；3）在实质审查程序中，可以对申请文件进行修改，但这时候的修改，已经多了很多的限制，只能是申请人针对审查意见通知书的缺陷进行修改，而不能增加新的权利要求；4）在复审程序中，申请人可以再次进行修改，但修改中除了与实审程序中相同的问题之外，还需要使修改之后权利要求的范围不能比修改前宽。

综上所述，主动修改考虑全面，被动修改做好配合，申请人才能在整个的申请过程中加速专利权的审批程序，快速有效的获得专利权。

[1]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南（2010）[EB/OL].[2012-08-02].http://219.239.26.3/download/9684714/36892187/3/pdf/20/202/1293923383572_714/sczn2010.pdf.

[2]尹新天.中国专利法详解[M].北京：知识产权出版社，2011.

[3]中华人民共和国专利法（2008修正）[EB/OL].[2012-08-02].http://www.sipo.gov.cn/zcfg/flfg/zl/fljxzfg/200812/t20081230_435796.html.