谢佳妮，闫晓宁，陈 罡，冯 骥

（国家知识产权局专利局 专利审查协作北京中心，北京 100190）

责任编辑:魏雨博

在发明专利申请的审批过程中，为克服申请文件存在的缺陷，特别是关于新颖性和/或创造性缺陷而对申请文件进行修改是常见的。通常发明专利审查员在收到申请人的修改文件后，首先要判断的是申请人的修改是否符合专利法第三十三条的规定，即判断申请人对发明专利申请文件的修改是否超出了原说明书和权利要求书记载的范围。在《专利审查指南》第二部分第八章第5.2.1.1节中则规定了“原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容”[1]。如何在上述法条规定允许的框架内修改申请文件以克服申请文件存在的缺陷，是专利申请能够顺利得到授权保护的重要环节。本文从专利法第三十三条的立法宗旨出发，结合电视图像领域的3个案例对中国国家知识产权局在实质审查过程中的修改超范围判断标准进行分析，并在最后一部分对该领域的申请人在撰写和修改申请文件时应注意的问题提出建议。

1 专利法第三十三条的立法宗旨

专利申请提出以后，申请人既可以主动对申请文件进行修改，也可以应国家知识产权局的要求对申请文件进行修改。之所以规定可以对申请文件进行修改，是因为在撰写申请文件过程中，难免存在用词不够严谨或者表达不够准确等缺陷。对这类缺陷如果不加以修改，就可能影响专利权保护范围的确切性，影响公众对专利技术信息的利用，从而因不符合专利法及其实施细则的有关规定而不能被授予专利权[2]。

但是，不论是申请人主动还是应国家知识产权局的要求对申请文件进行修改，都应当遵循一定的原则，在一定的条件和范围内进行修改，不能任意进行修改。专利法第三十三条规定，修改发明和实用新型专利申请文件不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。之所以有这样的规定，是因为我国专利制度采用的是先申请原则，如果允许申请人对申请文件的修改超出原始提交的说明书和权利要求书记载的范围，就会违背先申请原则，造成对其他申请人来说不公平的后果[2-3]。

2 案例分析

本部分通过介绍电视图像领域的3个案例对中国国家知识产权局在实质审查过程中的修改超范围判断标准进行分析，向电视图像领域的申请人撰写和修改申请文件提供借鉴。

【案例1】

申请号：200810189478.8

申请人：佳能株式会社

申请日：2008年12月29日（优先权日：2007年12月27日）

原始权利要求1：

1.一种摄像设备，包括：

摄像单元，用于对光学图像进行光电转换；

光学变焦单元，用于响应于变焦操作进行光学变倍；电子变焦单元，用于对从所述摄像单元输出的信号进行电子变倍；以及

控制单元，用于在从广角侧起的第一变焦范围内，响应于所述变焦操作，操作所述光学变焦单元和所述电子变焦单元；在比所述第一变焦范围更靠近远摄侧的第二变焦范围内，响应于所述变焦操作，操作所述光学变焦单元而不操作所述电子变焦单元；以及在比所述第二变焦范围更靠近所述远摄侧的第三变焦范围内，响应于所述变焦操作，操作所述光学变焦单元和所述电子变焦单元，其中所述电子变焦单元在第一变焦范围内能够将所述摄像单元输出的信号变焦至要被输出到监视器或要被记录在记录介质上的一帧图像的行数的整数倍。

在第一次审查意见通知书中，审查员指出权利要求1相对于对比文件不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。为克服权利要求1存在的新颖性缺陷，申请人根据说明书中的相关记载将权利要求1修改为下述形式：

1.一种摄像设备，包括：

摄像单元，用于对光学图像进行光电转换；

光学变焦单元，用于响应于变焦操作进行光学变倍；电子变焦单元，用于对从所述摄像单元输出的信号进行电子变倍；以及

控制单元，用于在从广角侧起的第一变焦范围内，响应于所述变焦操作，操作所述光学变焦单元和所述电子变焦单元；在比所述第一变焦范围更靠近远摄侧的第二变焦范围内，响应于所述变焦操作，操作所述光学变焦单元而不操作所述电子变焦单元；以及在比所述第二变焦范围更靠近所述远摄侧的第三变焦范围内，响应于所述变焦操作，操作所述光学变焦单元和所述电子变焦单元，其中所述电子变焦单元在第一变焦范围内能够将所述摄像单元输出的信号变焦至要被输出到监视器或要被记录在记录介质上的一帧图像的行数的整数倍。

申请人按照说明书中的相关记载在权利要求中增加了2个技术特征：（1）从广角侧起；（2）其中所述电子变焦单元在第一变焦范围内能够将所述摄像单元输出的信号变焦至要被输出到监视器或要被记录在记录介质上的一帧图像的行数的整数倍。

对于上述增加的第（1）特征，原说明书中记载了：“在变焦范围I中，从对应于广角端的点A起至在远摄侧的点B，……”，说明书附图2中也体现了从广角端到远摄端的概念，因而该特征的增加符合专利法第三十三条的规定。

对于上述增加的第（2）特征，原说明书中仅记载了一种具体的实施方式：在变焦范围Ⅰ中，“将要提取的行数设置为960，由于待输出至监视器的行数是480，可以通过将为待输出至监视器的行数的整数倍的图像的行数减少到一半来获得具有480行的待输出的图像”。假如申请人在申请日提交权利要求时根据说明书中的这段记载来概括式撰写权利要求中增加的技术特征，那么以权利要求的概括能否得到说明书的支持的角度来判断，权利要求中该特征的概括式撰写是符合相关规定的。但是在申请日之后对权利要求进行修改时，则应当以专利法第三十三条的标准来衡量其是否符合规定。由于原说明书和权利要求书中仅记载了监视器行数为480而提取行数为960这一种实施方式，权利要求中增加的技术特征是对说明书中该具体数值的概括，并且包含了不能根据原说明书和权利要求书来直接地毫无疑义地确定的内容——例如监视器行数是240而提取行数是480/960等的情形，因此以权利要求的修改是否超范围的角度来判断，该特征的概括式撰写的修改是不符合专利法第三十三条规定的。

分析：根据本案例可以看出，在对权利要求进行修改时，应主要根据原说明书和权利要求书文字记载的内容来修改，假如申请人要对说明书中的实施例进行概括，则应当考虑概括后的技术特征是否包含了不能根据说明书的相关记载来直接地毫无疑义地确定的其它内容，如果包含了这样的内容，那么这样的修改通常是不符合专利法第三十三条规定的。

【案例2】

申请号：200910142953.0申请人：索尼株式会社申请日：2007年1月18日（优先权日：2006年1月18日）

原始权利要求1：

1.一种装载了第一记录介质和第二记录介质中的一个的用于拍摄对象的第一图像的图像拍摄装置，所述图像拍摄装置包括：

检测装置，用于检测所述图像拍摄装置是否装载了所述第二记录介质；

确定装置，用于根据检测结果确定所述图像拍摄装置是否装载了所述第二记录介质；以及显示控制装置，用于当确定没有装载所述第二记录介质时，控制第二图像中第三图像的显示，使得所述第三图像不叠加在所述第一图像上，所述第二图像允许用户指示各种功能的激活，以及，所述第三图像允许所述用户指示当所述图像拍摄装置装载了所述第二记录介质时所述用户可操作的功能的激活。

3.根据权利要求2所述的装置，其中，所述第二图像包括第一图标，允许所述用户指示用于允许用户选择各种功能的屏幕的显示，第二图标，允许所述用户指示当所述图像拍摄装置装载了第一记录介质时所述用户可操作的功能的激活，以及第三图标，允许所述用户指示当所述图像拍摄装置装载了第二记录介质时所述用户可操作的功能的激活，其中所述第三图像为所述第三图标。

在第一次审查意见通知书中，审查员指出权利要求1相对于对比文件不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。为克服权利要求1存在的新颖性缺陷，申请人根据说明书中的相关记载将权利要求1修改为下述形式：

1.一种装载了第一记录介质和第二记录介质中的一个的用于拍摄对象的第一图像的图像拍摄装置，所述图像拍摄装置包括：

检测装置，用于先后检测所述图像拍摄装置是否装载了所述第一记录介质和所述第二记录介质；确定装置，用于根据检测结果先后确定所述图像拍摄装置是否装载了所述第一记录介质和所述第二记录介质；以及显示控制装置，用于当确定没有装载所述第一记录介质时，控制包括第一图标、第二图标和第三图标的第二图像中的第二图标的显示，使得所述第二图标不叠加在所述第一图像上，用于当确定没有装载所述第二记录介质时，控制所述第二图像中的所述第三图标的显示，使得所述第三图标不叠加在所述第一图像上。

为克服新颖性的缺陷，修改后的权利要求增加了检测“第一记录介质”并控制相应的图标显示的技术特征，使之区别于审查员检索到的对比文件。在说明书中，关于该部分功能的实现以结合附图的具体实施例来描述，在该实施例中分别检测“磁带”和“存储卡”是否被装载，并相应地控制图标141A和141B的显示和隐藏。假如说明书中仅记载了这一种实施方式，根据说明书中的检测和确定“磁带”是否被装载而概括得出权利要求中的检测和确定“第一记录介质”是否被装载的修改方式将被质疑其修改方式不符合专利法第三十三条的规定。但是在说明书中的其它多处还记载了：“记录介质可以为磁带或DVD，也可以是诸如硬盘驱动器的存储装置”、“数码摄像机可以根据需要装载记录介质”、“不管所装载的记录介质的类型如何，数码摄像机都能改变在LCD面板上显示的按钮”，结合说明书中的这些记载，可以直接地毫无疑义地推出权利要求中检测和确定“第一记录介质”的相关技术特征，因而该修改符合专利法第三十三条的规定。此外，结合原从属权利要求3关于“第二图标”、“第三图标”的描述，将说明书中具体所指的图标141A概括式修改为“第二图标”也符合专利法第三十三条的规定。

分析：根据本案例可以看出，当说明书中关于某些技术特征存在概括式的记载、并有具体的实施例予以支持时，申请人可以将说明书实施例中的下位概念修改为权利要求中的上位概念，对于这样的修改，申请人可以在意见陈述中指出修改依据并陈述合理进行上位概括式修改的理由，以便更好的与审查员进行沟通，加快发明专利申请的审批进程。

【案例3】

申请号：200880017905.2申请人：LG电子株式会社

申请日：2008年4月8日（优先权日：2007年4月10日）原始权利要求1：

1.一种数据处理方法，包括：

将描述主要业务数据的第一节目表信息与所述主要业务数据复用，并且将第二节目表信息与移动业务数据复用，所述第二节目表信息描述所述移动业务数据并且包括从所述第一节目表信息标识的信息；

对已复用的移动业务数据执行纠错编码处理，并且以数据包为单位将进行了所述纠错编码处理的所述移动业务数据与所述已复用的主要业务数据复用；以及调制和发送所述已复用的数据包。

申请人在该PCT申请进入国家阶段后对权利要求书进行主动修改，重新撰写提交了1组权利要求：

1.一种在发送器中发送广播信号的方法，所述方法包括：

预处理移动数据，其中预处理移动数据包括：

对二维里德-索洛蒙RS帧进行编码，通过所述二维RS帧对所述移动数据进行里德-索洛蒙-循环冗余校验RS-CRC编码，将编码后的RS帧分成多个部分，其中所述移动数据包括具有业务类型信息的信令表，所述业务类型信息标识所述移动数据中承载的移动业务的类型；形成所述移动数据的数据组，其中所述数据组包括信令信息、已知数据序列、以及所述多个部分中的一个部分，其中用于主要数据、MPEG-2报头以及非系统RS奇偶性的占位符被插入到每个数据组中；

在所述数据组中形成包括数据的移动数据包；

对所述移动数据包和包括主要数据的主要数据包进行复用；

分别对复用的数据包中的主要数据进行系统RS编码，以及对复用的数据包中的移动数据进行非系统RS编码；以及

发送包括RS编码的主要数据和移动数据的广播信号。

申请人在PCT申请进入国家阶段后，根据说明书中所记载的一个具体实施例来重新概括撰写了一组权利要求。说明书中的实施例记载了发送广播信号时的各个具体步骤及详细参数，但是修改后的权利要求中则仅记载了说明书中的关键步骤，省略了其余的次要步骤和参数等内容，因而包含了不能根据说明书的记载来直接地毫无疑义地确定的其它实施方式，这样的修改不能被接受。假如申请人坚持修改后的权利要求，那么在发明专利的实质审查阶段，本案通常得不到授权。

分析：根据本案例可以看出，在对权利要求进行修改时，假如根据说明书中记载的具体实施例来重新概括得出一个技术方案，由于省略了实施例中的某些具体步骤和参数，使得概括得出的技术方案包含了说明书中没有记载也不能直接地毫无疑义地确定的内容，因而这样的修改通常不符合专利法第三十三条的规定。

3 建议

根据以上案例，结合近年来实质审查过程中的修改超范围判断标准，笔者对于电视图像领域的申请人在修改申请文件时提出以下建议：

1）在修改时尽量根据原说明书和权利要求书的文字记载来修改，避免修改后出现没有充足实施例佐证的情况下而对说明书的某个实施例进行概括得出的技术方案。

2）假如申请人认为在原说明书和权利要求书中没有文字记载的内容可以根据原说明书和权利要求书来直接地毫无疑义地确定，则应当在意见陈述中说明理由，以便更好地通过书面形式与审查员进行沟通，加快专利的审批进程。

3）申请文件的撰写，特别是权利要求书的撰写要慎重，避免在后续过程中对申请文件进行重新撰写式的修改。

[1]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南（2010）[M].北京：知识产权出版社，2011.

[2]尹新天.中国专利法详解[M].北京：知识产权出版社，2011.

[3]中华人民共和国专利法实施细则(2009)[EB/OL].[2012-06-20].http://wenku.baidu.com/view/4f049e176edb6f1aff001f3e.html.