电视相关领域发明专利申请的修改

2012-04-01加玉，吴倩

电视技术 2012年2期

加玉，吴倩

（国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心，北京 100190）

责任编辑:任健男

1 有关电视领域的专利申请

数字电视是电视技术的一次革命，被各国视为新世纪的“战略技术”，目前世界各国都根据本国具体情况，慎重选择数字电视标准，由于跨国公司研发走在我国前面，掌握了大量专利，使得我国现行DMB-TH标准中的大量技术来源于欧美数字电视标准，与DVB，ATSC标准有不少技术重叠，并且已经被外国企业陆续提出专利收费的要求，使得人们不得不担心知识产权问题成为制约我国数字电视产业发展的瓶颈之一。

新兴的数字电视技术作为第三代电视仍在蓬勃发展中，现今世界各国都加快了广播电视数字化的步伐，我国政府也制定了相应的时间表，致力于摆脱对国外专利技术的依赖，在这一背景下，必须使专利保护与技术发展同步，用知识产权为技术发展护航，在国际舞台的竞争上尽早占据有利地势。目前我国TCL、康佳、创维等13家彩电厂商已经达成专利池建设的共识，力争推动国内技术标准的制定，促进新技术的标准化合产业化，从而引导整个产业获得更多的专利权，降低技术成本。

我国有关数字电视领域的专利申请量从2000年开始迅速攀升，2003年呈现跳跃式增长，2005年就已超过了美国、欧洲和日本，那么在专利申请中如何更好的利用专利申请保护自己的技术，在技术创新的同时，学会利用专利法的相关规定，更好地撰写、修改和维护自己的专利申请成为对业内申请人不可或缺的技能要求。

本文将以专利法中专利申请的修改法规为入口，以电视相关领域的案例为支撑，来探讨如何在专利申请的过程中修改申请文件。

2 专利申请修改的判断过程和标准

2.1 立法本意

在专利法中涉及到专利申请的修改的条款主要有专利法第33条及专利法实施细则第43条（针对分案申请），专利法实施细则第51条第1款、第3款，其中专利法第33条。

之所以规定申请人可以对专利申请文件进行修改，是因为专利申请文件的撰写常常会出现用词不严谨，表述不准确、权利要求撰写不恰当等缺陷，如果不加修改即授予专利权，不仅会影响准确向公众传递专利信息，妨碍公众对授权专利权的实施应用，还会影响到专利权保护范围的确定。基于这样的理由，国家知识产权局通过法条和实施细则赋予了申请人修改申请文件的权力。

1984年制定的《专利法》中规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是不得超出原说明书记载的范围。1992年为与国际标准保持一致，修改《专利法》对本条规定进行了扩充，将“修改不得超出原说明书记载的范围”改为“不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”，并补充了对外观设计专利申请文件进行修改的原则。2000年和2008年修改《专利法》时，均未对该专利法第33条的内容进行再次调整。

虽然依据申请人可以对申请日提交的申请文件进行修改，但是对修改的范围或方式却都有明确的规定，即修改不得超出原申请说明书和权利要求书记载的范围。这是因为允许申请人对专利申请文件进行修改，同时又不改变申请日，就意味着国家知识产权局认定修改后的内容在原申请日就已经提出。既然如此，如果允许申请人对专利申请文件的修改超出原说明书和权利要求书记载的范围，就会违背《专利法》第九条第二款规定的先申请原则，导致对其他申请人不公平的后果。

2.2 修改原则

不论申请人是主动修改，还是根据审查员的通知书进行修改，修改遵循的最重要的原则均是“不得超出原申请说明书和权利要求书记载的范围”。同时，《专利审查指南2010》[1]对其进行了解释：原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接、毫无疑义地确定的内容。

“原申请”保证了立法本意中提到的“申请日”问题，“原申请”不是指作为优先权基础的在先申请，因为申请人要修改的和能修改的只能是当前的专利申请文件，而不可能对之前的作为优先权基础的在先申请文件进行修改[2-4]。如果申请人要求了优先权，但是在后申请的原始说明书和权利要求书没有记载作为优先权基础的在先申请的说明书和权利要求书记载的某些内容，此时若“原申请”为作为优先权基础的在先申请，则其对应的申请日就会发生改变。对PCT申请而言，在《专利法条约》的指引下，经修改的《PCT实施细则》第4.18条和第2.6条建立了一种被称为“援引加入”的机制，其规定如果在后申请的申请文件缺少被要求优先权的在先申请记载的某些内容，在符合有关规定的条件下，允许申请人将这些内容加入在后申请的申请文件中，但我国的国家知识产权局同德国、日本、韩国、西班牙等12个国家一样向PCT国际局声明对该机制予以保留，也即对这种引援加入的内容是不予承认的。

“直接地、毫无疑义地确定的内容”是指虽然原申请文件中没有明确的文字记载、但所属技术领域的技术人员根据原权利要求书和说明书文字记载的内容以及说明书附图，可以唯一确定的内容。

2.3 修改类型

申请人可以对申请文件进行多次修改，可以对申请文件的多个地方进行修改，修改的方式也有多种，简单归纳如下：

1）按时间分（1）主动修改

按照《专利法实施细则》第51.1款的规定，申请人可以在提出实质审查请求时进行修改，也可以在国家知识产权局发出发明专利申请进入实质审查阶段的通知书后3个月内提出。这两个时间点的修改均为主动修改。

（2）被动修改

根据《专利法实施细则》第51.3款的规定，申请人在收到审查员发出的“补正通知书”和“审查意见通知书”，针对审查通知书指出的缺陷进行的修改，为被动修改。

被动修改与主动修改不同，在被动修改时，某些修改如主动删除独立权利要求中的技术特征，扩大了权利要求的保护范围，即使没有超出原申请说明书和权利要求书记载的范围，只要扩大了权利要求的保护范围，都是不允许的。

然而对于虽然修改方式不符合《专利法实施细则》第51.3款的规定的修改，只要其修改未超出原申请说明书和权利要求书记载的内容，并且该修改消除了原申请文件存在的缺陷，申请具有授权前景时，这种修改也是可以接受的。

2）按内容分

申请人不仅可以修改说明书、摘要，还能修改权利要求书和附图。

无论申请人修改的地方和修改的时机如何，都必须遵循基本原则，即不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

3）按修改的方式分

申请人为了使申请能够满足专利法的各项要求，其修改方式有多种，简单可划分为增加技术特征、变更技术特征、删除技术特征、变更主题名称（常见于客体问题及涉及计算机程序的申请）、增加新的权利要求等。

3 对修改是否超范围的探讨

针对申请人的修改，目前常见的判断方法有直接新颖法、间接新颖法、必要技术特征判断法等，这些判断方法都有各自适用的范围，如直接新颖法主要适用于增加特征或信息的改变，间接新颖法适用于上下位概念替换及技术特征的删除等，但是，有时申请人的修改方式既能划分到“信息的修改”，又能划分到“删除技术特征”，此时对同一个修改分别采用直接新颖法和间接新颖法来判断时，会出现判断结果相互矛盾的情形，有时申请人的修改不能划分到上述任何适用范围。

对此，如果我们利用修改超范围的基本原则结合技术方案实质一致，而非专利法技巧进行判断可能会更加简单。以下给出若干个电视技术领域中专利申请中的修改案例。

【案例1】

原说明书和权利要求书中的相关记载为：“对第一视频图像（IMBL）进行编码，以及对编码的第一视频图像进行解码以获得重建的第一视频图像（IMBL，rec）”。

申请人将对应的权利要求修改为：“第一视频图像是重建的图像，以及应用（TR）第二转换函数的步骤参照重建的第一视频图像”。

对这个案例，若从字面来看，确实有“重建的第一视频图像”的记载，但实际上这种修改是错误的，是超范围的，因为从原说明书和权利要求书中可知，该重建是对编码的第一视频图像进行解码获得的，可见编码前就存在“第一视频图像”，这个“重建”的含义从技术上实际就是“解码”后重现第一视频图像，且原申请仅记载了对第一视频图像进行编码，对“第一视频图像”本身是什么样的视频图像并没有任何限定，其可以是任意的一个视频图像，例如原始视频图像，并非一定是重建的图像。

【案例2】

原申请权利要求2记载：曝光确定装置中的第二曝光确定单元配置成基于检测到的所述多个区域中的每一个区域中的光强度，计算用于所述多个区域中的每一个区域的正确曝光；计算用于所述多个区域中的每一个区域的所述正确曝光于所述第一曝光之间的差。

申请人修改后将上述第二曝光确定单元中的特征“计算用于所述多个区域中的每一个区域的正确曝光；计算用于所述多个区域中的每一个区域的所述正确曝光于所述第一曝光之间的差”增加到权利要求1中的曝光确定装置中，形成：

所述装置包括图像获取单元，其配置成……第一曝光拾取；光强度检测单元……；失配区域确定单元，其配置成：基于检测到的所述多个区域中的每一个区域中的光强度，计算用于所述多个区域中的每一个区域的正确曝光；计算用于所述多个区域中的每一个区域的所述正确曝光于所述第一曝光之间的差。

对这个案例来讲，虽然增加到权利要求1的特征“计算用于所述多个区域中的每一个区域的正确曝光；计算用于所述多个区域中的每一个区域的所述正确曝光于所述第一曝光之间的差”是原申请说明书和权利要求书记载过的，但是从整体的技术方案来讲，原申请中实现该技术特征的是“第二曝光确定单元”，而非“失配区域确定单元”，使得修改后的权利要求1中的曝光装置并不等同于原申请中的曝光装置，两者技术方案并不一致。

【案例3】

申请人在新修改的权利要求中删去了原权利要求8中所记载的“和/或者所述网格阵列第二电极的网格电极的尺寸及网格电极间的间隔与所述电子纸的像素点尺寸及像素点间的间隔对应相同或者所述网格阵列第二电极的网格电极的尺寸比所述电子纸的像素点尺寸大且所述网格”。

对这个案例，通常容易认为由于将其包含“和”所连接的共同存在的技术特征删除了，自然和原技术方案相比有实质性的区别。

但是如果再仔细查看原权利要求：所述网格阵列第一电极的网格电极的尺寸及网格电极间的间隔与所述电子纸的像素点尺寸及像素点间的间隔对应相同或者所述网格阵列第一电极的网格电极的尺寸比所述电子纸的像素点尺寸大且所述网格阵列第一电极的网格电极间的间隔比电子纸的像素点间的间隔小（方案A）；和/或者（方案B）所述网格阵列第二电极的网格电极的尺寸及网格电极间的间隔与所述电子纸的像素点尺寸及像素点间的间隔对应相同或者所述网格阵列第二电极的网格电极的尺寸比所述电子纸的像素点尺寸大且所述网格阵列第一电极的网格电极间的间隔比电子纸的像素点间的间隔小”。

从这个权利要求所要表达的整体技术方案出发，会发现其实际上记载了A，B，A和B三种技术方案，申请人在修改时，删除了B，A和B两种技术方案，保留A这个技术方案。因此，这种修改是可以接受的，是不超范围的。

【案例4】

一个关于视频相交检测算法的申请中，申请人将技术特征“利用C++标准模板库STL中的集合模板类（set），将三个顺序表定义为set集合”增加到“在读取每个空间对象到内存的同时，创建与之相对应的事件点，并将其X最大值(xMAX)、Y最大值(yMAX)、Z最大值(zMAX)作为事件点的值，分别放入顺序表(xTable，yTable，zTable)中；当所有对象都读取完毕后，选择顺序表(xTable，yTable，zTable)中记录最多的作为事件点列表(EventTable)，并对事件点列表中记录按照从大到小顺序进行排列之后。

而说明书的记载中：“在读取每个空间对象到内存的同时，创建与之相对应的事件点，并将其X最大值xMAX、Y最大值yMAX、Z最大值zMAX，作为事件点的值，分别放入顺序表xTable、yTable、zTable中。利用C++标准模板库STL中的集合模板类(set)，将三个顺序表定义为set集合，在完成事件点存储和管理同时，可以避免事件点的重复存储。当所有对象都读取完毕后，选择顺序表xTable，yTable，zTable中记录最多的作为事件点列表(EventTable)，并对事件点列表中记录按照坐标值从大到小顺序进行排列”。

显然，利用C++标准模板库STL中的集合模板类(set)，将三个顺序表定义为set集合”在说明书中有完全一致的记载，但是该特征在原申请中所放置的位置是在“对象读取完毕”之前，而修改后的权利要求中是放置在之后。对于这种修改能否接受，同样要站在技术方案的角度上来看，“利用C++标准模板库STL中的集合模板类(set)，将三个顺序表定义为set集合”仅是对顺序表的实现方式做了进一步限定，上述追加的限定在权利要求中的描述的位置，并不会影响权利要求2中读取、创建、放入顺序表、排序的过程，因此这种修改是可以的。

4 进一步的思考

从上述案例可知，修改的方式千差万别，可以接受的方式也不唯一，申请人只要能在修改的过程中保持与原申请说明书和权利要求书的所记载的内容，从本领域的技术人员的角度出发，站在整体的技术方案上来看是一致的都是可以接受的，这样能在一定程度上增加修改的灵活性，又不违背专利法有关修改的规定。

申请人在修改的过程中，首先要考虑到修改是否超范围的问题，但同时要注意，该修改不能引入新的不支持的缺陷。由于超范围的要求比不支持的要求更高，通常情况下，保证了不超范围，便不会出现不支持的情形，但若申请人修改时，进行了二次概括，该概括的特征虽然在发明内容部分或说明书其他部分有相同的记载，虽然不超范围，符合专利法第33条的规定，但仍有可能得不到说明书的支持。