詹超慧，李 鹏

（国家知识产权局专利局 专利审查协作北京中心，北京 100190）

中国专利法实施细则第五十一条第三款规定：“申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。”按照上述规定，在国家知识产权局发出通知书之后，申请人就不再能够对其申请文件主动进行修改，而是只能针对“审查意见通知书”指出的缺陷进行修改，这样的修改就是申请人进行的被动修改。从立法宗旨来看，其实质是从节约审查程序的角度规定了被动修改的限制，这对于审查员的审查程序以及申请人的修改方式有着极其重要的指导意义。

然而，申请人在答复实际申请的过程中会发现审查员对不同申请中相同修改方式的处理方式并不完全相同，导致了申请人不能明确该相同修改方式是否符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定，从而给申请人带来疑惑。本文通过具体的案例分析，明确了哪些修改方式不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定，分析了审查员对不同申请中相同修改方式的处理方式不同的原因，并给出了相应建议。

1 相关规定

《专利审查指南（2010）》在第二部分第八章第5.2.1.3节[1]“答复审查意见通知书时的修改方式”中做出了如下规定：“根据专利法实施细则第五十一条第三款的规定，在答复审查意见通知书时，对申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改，如果修改的方式不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定，则这样的修改文本一般不予接受。”

然而，对于虽然修改的方式不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定，但其内容与范围满足专利法第三十三条要求的修改，只要经修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷，并且具有被授权的前景，这种修改就可以被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，因而经此修改的申请文件可以接受。这样处理有利于节约审查程序。

在《专利审查指南（2010）》第二部分第八章第5.2.1.3节中规定了不符合专利法实施细则第五十一条第三款的修改的5种情形：

1）主动删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围。

2）主动改变独立权利要求中的技术特征，导致扩大了请求保护的范围。

3）将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。

4）主动增加了新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。

5）主动增加新的从属权利要求，该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求中未出现过。

2 案例分析

从《专利审查指南（2010）》中的规定可见，审查员在处理申请人“答复审查意见通知书时的修改方式”时具有一定的裁量权，但这同时也给申请人造成了一定的困扰。例如，在一个申请中，申请人以某种修改方式进行修改，尽管该修改不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定，但审查员基于节约审查程序的目的接受了修改文本，从而导致申请人误认为该修改方式是符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定的。当在另一个申请中，申请人采用同样的修改方式进行修改，审查员认为该修改不是针对通知书指出的缺陷进行的修改而不予接受时，申请人往往就感到难以理解。

2.1 典型案例

本节对申请人容易混淆并产生疑惑的两种典型案例加以分析，以避免申请人在对专利法实施细则第五十一条第三款的理解中的误区。

1）对于不同申请中增加新的从属权利要求或新的独立权利要求，审查员的处理方式不同。

【案例1】

某申请，原权利要求1为：

权利要求1：一种图像显示控制方法，包括步骤：存储多条图像数据；将所述多条图像数据中在相近日期和时间拍摄的一组图像数据分组为事件；检测场景改变的定时；基于场景改变的定时将包含在所述事件中的一组图像数据分组为划分为更小的组的子事件，以及按照以子事件为单位显示图像的方式控制显示。

审查员在第一次审查意见通知书中指出权利要求1中“分组为划分为更小的组的子事件”有歧义导致该权利要求不清楚的缺陷后，申请人将权利要求1进行了修改，修改后的权利要求1如下：

权利要求1：一种图像显示控制方法，包括步骤：存储多条图像数据；将所述多条图像数据中在相近日期和时间拍摄的一组图像数据分组为事件；检测场景改变的定时；基于场景改变的定时将包含在所述事件中的一组图像数据分组为子事件，所述子事件是将该一组图像数据划分成的更小的组；以及，按照以子事件为单位显示图像的方式控制显示。

同时，申请人在修改文本中还增加了新的从属权利要求2：

权利要求2：根据权利要求1所述的方法，其中所述控制显示进一步包括：首先用列表显示事件；当从所述列表中选择希望的事件时，以将所选择的事件划分成的更小的组的子事件为单位显示图像；以及当从所显示的图像中选择了一个图像时，仅显示该图像。

案例分析：

第一种情况，倘若在本案中原权利要求书只有一组权利要求，即权利要求1及其从属权利要求，审查员在第一次审查意见通知书中只指出了权利要求1中“分组为划分为更小的组的子事件”有歧义导致该权利要求不清楚的缺陷，则申请人应针对审查员所指出的缺陷进行修改。其中，申请人将权利要求1中的“分组为划分为更小的组的子事件”修改为“分组为子事件，所述子事件是将该一组图像数据划分成的更小的组”是针对审查员所指出的缺陷进行的修改，而增加新的从属权利要求2是申请人主动进行的修改，导致审查员需要审查新增加的从属权利要求2是否有修改超范围的缺陷或者是否有不清楚的缺陷，从而延长了审查时间以及审查周期，不利于节约审查程序。可见，申请人主动增加从属权利要求2属于《专利审查指南（2010）》第二部分第五章第5.2.1.3节中规定的5种“不予接受”的主动修改方式之一，并且会导致增加审查员的工作量且不利于节约后续审查程序，审查员可以认为“新增加从属权利要求2”的修改方式不是针对审查员指出的缺陷进行的修改，申请人提交的修改文本不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定，因而不予接受。

第二种情况，倘若在本案中原权利要求书中存在产品权利要求5与方法权利要求1完全对应一致，并且原权利要求书中存在产品权利要求6与新增加的权利要求2完全对应一致，此时要注意的是，并不是只要不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定的修改方式就绝对不能接受。根据《专利审查指南（2010）》第二部分第八章第5.2.1.3节的相关规定，即使修改的方式不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定，但修改的内容与范围满足专利法第三十三条的规定，同时审查员不需要花费额外的时间进行检索和审查，且有利于节约后续审查程序，审查员可以接受申请人所提交的修改文本。若原权利要求书中存在与新增加的权利要求2完全对应一致的产品权利要求，审查员在一通的时候已经审查过该对应的产品权利要求并且其已符合授权条件，那么，审查员容易确定新增加的从属权利要求2也符合授权条件，申请人新增加的从属权利要求2并不会给审查员带来额外的审查负担，为了节约审查程序，审查员可以接受申请人提交的修改文本并作出授权决定。

最后，对于申请人主动增加独立权利要求的情形与本案中主动增加从属权利要求的情形类似，其属于《专利审查指南（2010）》第二部分第八章第5.2.1.3节中规定的5种“不予接受”的主动修改方式之一，但是如果修改的内容与范围满足专利法第三十三条的规定，同时审查员不需要花费额外的时间进行检索和审查，且有利于节约后续审查程序，审查员可以接受申请人所提交的修改文本。

2）对于不同申请中删除经审查员检索和评述过的一组权利要求而保留与其不具有单一性的另一组权利要求，审查员的处理方式不同。

【案例2】

申请一：

原权利要求书有两组权利要求（1～20）和（21～89）。

审查员检索到对比文件1，在第一次审查意见通知书中，审查员指出这两组权利要求之间相同的技术特征已被对比文件1公开，即不具有相同或相应的特定技术特征，从而不具有单一性。同时，审查员引用对比文件1评述了权利要求1～20不具有创造性。

答复一通时，申请人删除了权利要求1～20，仅保留了权利要求21～89。

申请二：

原权利要求书有12项权利要求，其中具有独立权利要求1、4、7、10、11、12。

审查员认为独立权利要求（1、10）、（4、11）与（7、12）之间属于明显不具有单一性的情形，要求申请人修改，删去不符合单一性规定的权利要求。同时，仅针对独立权利要求（1、10）及其从属权利要求即权利要求1～3、10进行了检索和审查，审查意见为权利要求1～3不具有创造性，权利要求10不具有新颖性。

申请人答复时删除了部分权利要求，仅保留了权利要求（7、12）及其从属权利要求。

案例分析：

为克服明显缺乏单一性的缺陷，删除经审查员检索和评述的权利要求，而保留与该权利要求不具有单一性的其他未经检索的权利要求，这种方式的修改不属于专利法第五十一条第三款规定的针对通知书指出的缺陷进行的修改，不能被接受。

对于申请的主题之间不明显缺乏单一性的专利申请，审查员在检索和评述了一组权利要求之后，如果该组权利要求不能被授权，申请人修改选择了另一组与其缺乏单一性的权利要求作为审查基础，则审查员应当继续审查上述另一组权利要求，而不应认为申请人的修改不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定。

对于本案的申请一，审查员是在检索之后才确定申请的主题之间缺乏单一性的，即该申请属于申请的主题之间不明显缺乏单一性的情形，为了在兼顾申请人的利益的前提下保证行政工作效率，审查员在检索和审查了权利要求（1～20）并认为权利要求（1～20）不能被授予专利权，申请人修改时选择了与其不具有单一性的权利要求（21～89）作为审查基础，则审查员应当继续检索和审查权利要求（21～89），而不能认为这样的修改方式不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定。

对于本案的申请二，审查员认为独立权利要求（1、10）、（4、11）与（7、12）之间明显不具有单一性，即该申请属于申请的主题之间明显缺乏单一性的情形，审查员在第一次审查意见通知书中已经选择独立权利要求（1、10）及其从属权利要求进行检索审查，发出审查意见通知书，给出相应的审查意见并告知单一性缺陷，并且审查员在第一次审查意见通知书中通常会提醒申请人“只删除已检索和评述过的该组权利要求而保留与该组权利要求不具有单一性的未经检索的权利要求及其从属权利要求”的修改方式不符合专利法实施细则第51条第3款的规定，那么申请人在答复时只能针对第一次审查意见通知书中评述过的独立权利要求（1、10）及其从属权利要求进行修改或意见陈述并删除其他不具有单一性的权利要求。在本案的申请二中，申请人在答复时删除已检索和评述过的独立权利要求（1、10）及其从属权利要求而仅保留了与权利要求（1、10）不具有单一性的权利要求（7、12）及其从属权利要求的修改方式不是针对审查员在通知书中指出的缺陷进行的修改，审查员可以认为申请人提交的修改文本不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定而不予接受。

2.2 小结

通过上文的两种典型案例的分析可以看出，审查员在处理申请人“答复审查意见通知书时的修改方式”时具有一定的裁量权，相应地审查员在对不同申请中相同的修改方式的处理方式也不完全相同，申请人不应认为审查员接受了某种修改方式，则该修改方式就必然符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定。

因而，当申请人在答复审查意见通知书对申请文本进行修改时，应注意尽量避免出现《专利审查指南（2010）》第二部分第八章第5.2.1.3节中规定的不符合专利法实施细则第五十一条第三款的修改的5种情形，同时，若申请人进行了该五种情形之一的修改并认为这样的修改并不会给审查员带来额外的审查负担，则应在意见陈述书中陈述其理由，否则审查员容易认为其修改方式不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定。

而当申请人收到审查员发出的修改文本不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定的通知书后，若申请人对审查员的论点有反对意见，例如，审查员经过检索之后才确定申请的主题之间缺乏单一性并评述了第一组权利要求的情况，申请人删除第一组权利要求并保留与第一组权利要求不具有单一性的其它未经检索的权利要求，审查员认为该修改方式不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定，则申请人可以在意见陈述书中详细阐述反对意见，着重指出审查员是经过检索之后才确定申请的主题之间缺乏单一性的，那么该申请属于申请的主题之间不明显缺乏单一性的情形，这种情形下如果审查员检索和评述过的第一组权利要求不能被授权，申请人修改选择了另一组与其缺乏单一性的权利要求作为审查基础，则审查员应当继续审查上述另一组权利要求，而不应认为申请人的修改不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定。

3 结语

本文结合《专利审查指南（2010）》中的相关规定，通过对典型案例的分析，对不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定的修改方式进行了梳理，从立法本意上剖析为何审查员对相同修改方式的处理方式会有所不同，避免了申请人在对专利法实施细则第五十一条第三款的理解中的误区，并给出了申请人在答复审查意见通知书时的建议，希望对遇到此类审查意见通知书的申请人能有所帮助[2-3]。

[1]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南（2010）[EB/OL].[2012-08-02].http://219.239.26.3/download/9684714/36892187/3/pdf/20/202/1293923383572_714/sczn2010.pdf.

[2]完善的审查规则是专利制度的保障——《专利审查指南》解读（一）.[EB/OL].[2012-08-02].http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2010/201002/t20100201_489207.html.

[3]尹新天.中国专利法详解[M].北京：知识产权出版社，2011：417-419.